Использование товарного знака, сходного до степени смешения с иным, ранее зарегистрированным, не может быть оправдано тем, что производимая продукция является неоднородной, так как формально отнесена по МКТУ к различным видам товаров, и поэтому не нарушает прав и законных интересов первичного правообладателя (постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11).
Суть дела
Общество обратилось в Роспатент в 2003 г. с заявлением зарегистрировать товарный знак. Оно было удовлетворено, регистрация прошла в 2004 г. Общество получило свидетельство и правовую охрану заявленного товарного знака с приоритетом от 21 марта 2003 г. Товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 25-го класса (одежда, обувь, головные уборы) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)1.
Со временем выяснилось, что тот же товарный знак уже более 200 лет известен во всем мире в качестве торговой марки одной из старейших часовых мануфактур — самой известной и престижной в своем сегменте рынка. Инофирма обратилась в Роспатент с возражением против регистрации и защиты данного товарного знака, мотивируя это не только более чем двухсотлетней историей товарного знака, но и тем, что он зарегистрирован и имеет приоритет от 21 марта 1978 г. в отношении товаров 14-го класса МКТУ (часы, ювелирные изделия). Инофирма считала, что общество незаконно использует знаменитый товарный знак и вводит потребителя в заблуждение своими действиями относительно происхождения товаров и их производителя, что признается нарушением не только российского законодательства, но и ст. 8 Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее — Парижская конвенция)2. В соответствии с этим документом фирменное наименование охраняется во всех странах-участницах без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.
Роспатент отказал в аннулировании регистрации товарного знака на имя общества, посчитав, что товары, производимые иностранным предприятием и обществом, неоднородны. Роспатент также обратил внимание на то, что иностранное предприятие не осуществляет деятельность на территории России в отношении однородных с обществом товаров. Инофирма думала иначе: то обстоятельство, что она не производит одежду в России под тем же названием, что и часы в Швейцарии, не может быть основанием для отказа в защите на территории РФ принадлежащего ей товарного знака. Иное бы означало, что любой желающий может зарегистрировать всемирно известный бренд в отношении неоднородной группы товаров и получать все бонусы, связанные с использованием чужого имени. Инофирма обратилась в суд с просьбой признать отказ Роспатента незаконным и аннулировать товарный знак, зарегистрированный обществом, поскольку он сходен до степени смешения с товарным знаком, ранее зарегистрированным на инофирму.
Судебное разбирательство
Суды трех инстанций отказали инофирме. Арбитры посчитали, что элитные швейцарские часы и выпускаемая обществом одежда — товары неоднородные. И наличие идентичного названия бренда не может ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и их производителей.
Другими словами, покупатель, приобретая производимую обществом одежду, реализуемую под той же торговой маркой, что и швейцарские часы, не будет их отождествлять. Кроме того, суды пришли к выводу, что всемирно известная торговая марка российским гражданам незнакома. Арбитры также отметили, что при ввозе товаров 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) к ним не применяется товарный знак 14-го класса МКТУ (часы, ювелирные изделия). Инофирме логика судов показалась странной. Что изменится, если на коробке с ввозимыми в Россию швейцарскими часами написать «шапка»? Или продавать часы в комплекте с джинсами? В тонких вопросах приоритетов защиты товарных знаков и критериях однородности товаров пришлось разбираться высшему суду.
Позиция ВАС РФ
Коллегия судей передала дело на рассмотрение Президиума ВАС РФ, мотивируя свое решение следующим образом. Правовая охрана товарного знака страхует правообладателя от незаконного использования этого знака третьими лицами, что способно ввести потребителя в заблуждение, нарушитель в результате получает недобросовестные преимущества. Действовавший в 2003 г. закон запрещал регистрировать товарный знак, содержавший элементы, которые могли ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, а также регистрацию товарных знаков, сходных до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными иными лицами в отношении однородных товаров, имеющих более ранний приоритет3. Аналогичные правила действуют и сейчас (ст. 1483 и п. 2 ст. 1512 ГК РФ).
Нижестоящие суды сочли, что регистрация товарного знака обществом не нарушила прав и законных интересов инофирмы, поскольку производимая продукция отличалась по роду (виду). Однако при установлении однородности эти критерии не имеют решающего значения в соответствии с Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг. Необходимо учитывать целый спектр иных обстоятельств (потребительские свойства, функциональное назначение, цель применения). Российский закон также не устанавливает закрытого перечня критериев оценки однородности (приказ Роспатента от 05.03.2003 № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания»). Следовательно, установление неоднородности только по формальному отнесению товаров к различным категориям по МКТУ не может определенно означать, что товары однородны. Это подтверждено и судебной практикой (постановление ФАС Московского округа по делу от 01.09.2011 по делу № А40-126318/10-26-1045). В аналогичном споре инофирма, тоже производитель часов, выиграла и добилась удовлетворения своих требований. Тогда суды сочли часы не просто аксессуаром, а элементом общего представления об их владельце. Такое представление может формироваться и по качеству, и по бренду производителя одежды, обуви, головных уборов и т.д. Причем круг потребителей в данном случае — это не только реальные потребители, имеющие адекватные финансовые возможности, но и потенциальные потребители, которые только стремятся к формированию подобного образа (имиджа). Необходимо также учитывать, что для вывода о смешении в сознании потребителя сходных товарных знаков достаточно наличия опасности такого смешения.
Президиум ВАС РФ отменил все решения нижестоящих судов. Отказ Роспатента удовлетворить возражение инофирмы против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству общества признан незаконным. Высший суд обязал Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака в России.
1 Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков от 15.06.57.
2 Ратифицирована СССР 19 сентября 1968 г.
3 См. п. 3 ст. 6 и п. 1, 3 ст. 7 Закона РФ от 23.09.2002 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров». Этот закон действовал до 31 декабря 2007 г. и утратил силу 1 января 2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой ГК РФ».