Даже если регистрация товарного знака в установленном законом порядке не признана недействительной и не прекращена, суд вправе признать сделку по его передаче ничтожной.
В силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого он зарегистрирован. Этому лицу не может быть отказано в защите товарного знака (даже если в суд представляются доказательства неправомерности его регистрации) до признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ. Такие разъяснения содержатся в п. 62 постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Признание регистрации товарного знака недействительной осуществляется Роспатентом. Получается, что до тех пор, пока Роспатент не признал регистрацию товарного знака недействительной, свидетельство о регистрации товарного знака является доказательством существования исключительного права на товарный знак и правообладатель может передавать исключительные права на него иным лицам.
Однако до вступления в силу четвертой части ГК РФ действовали иные нормы. Позволяют ли они сделать тот же вывод применительно к правоотношениям, существовавшим в период их действия? В этом вопросе недавно разбирался Президиум ВАС РФ.
В суд обратилась организация № 1 с иском о признании недействительной сделки по передаче прав на товарный знак, заключенной между организацией № 2 и организацией № 3.
В 2003 г. организация № 1 подала заявку на регистрацию товарного знака. Затем организация № 1 и организация № 2 заключили договор о передаче права на заявку на регистрацию товарного знака. По результатам экспертизы заявки в 2004 г. товарный знак был зарегистрирован на организацию № 2.
В 2007 г. по договору, зарегистрированному в Роспатенте, организация № 2 уступила товарный знак организации № 3.
В 2008 г. по решению арбитражного суда договор о передаче права на заявку на регистрацию товарного знака, заключенный между организацией № 1 и организацией № 2, был признан недействительной сделкой из-за несоблюдения порядка одобрения сделки с заинтересованностью, установленного п. 2 ст. 45 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Организация № 1, полагая, что организация № 2, не являясь правообладателем товарного знака, незаконно заключила договор о его уступке, обратилась в арбитражный суд с иском о признании договора недействительным.
Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. Он исходил из того, что в соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента совершения.
Поскольку сделку о передаче прав на заявку суд счел недействительной, организация № 2 не приобрела прав на товарный знак и соответственно не имела права уступать этот товарный знак организации № 3. Ведь согласно ст. 25 Закона РФ от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (действовавшего на момент заключения оспариваемого договора об уступке) исключительное право на товарный знак может быть передано другому лицу по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака) только правообладателем. А организация № 2 правообладателем товарного знака не являлась.
Следовательно, договор об уступке товарного знака организации № 3 считается ничтожной сделкой в силу ст. 168 ГК РФ как не соответствующий закону.
Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции. Эти выводы поддержал и Президиум ВАС РФ.
Итак, если сделка по уступке товарного знака была совершена в период действия Закона РФ от 23.09.92 № 3520-1 (до 1 января 2008 г.), суд вправе считать ее недействительной независимо от того, признана регистрация товарного знака недействительной в установленном законом порядке или нет (постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 № 6535/10).
Буква закона
Статья 1512 ГК РФ (извлечение)
Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований п. 1—5, 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ;
2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (ст. 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований п. 6 и 7 ст. 1483 ГК РФ;
3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований ст. 1478 ГК РФ;
4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ;
5) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств — участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции;
6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.