Недавно внимание общественности привлекло судебное решение Арбитражного суда г. Москвы, которым был разрешен доменный спор с участием компании Swatch. Она отсудила доменное имя swatch.ru, которое использовалось иным лицом. Это решение можно считать своего рода подарком, поскольку суд уж весьма лояльно отнесся к интересам именитой компании. Что же лежит в основе принятого решения и как складывается судебная практика по таким спорам?
Изначальная функция доменных имен — адресация. Однако постепенно они начали решать еще одну задачу — индивидуализировать конкретные информационные ресурсы, то есть стали дополнительным средством индивидуализации. Например, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) еще в 1999 г. в своем докладе отмечала, что доменные имена приобрели значение средства индивидуализации, имеющего коммерческое значение, и в результате вступили в конфликт с системой индивидуализации, существовавшей до появления Интернета (в особенности с товарными знаками).
К этому пониманию пришли и российские суды. Так, Президиум ВАС РФ в постановлении от 16.01.2001 № 1192/00 отметил, что при выборе доменных имен владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.
Однако в действующем российском законодательстве правовая связь доменов с товарными знаками и фирменными наименованиями регламентирована недостаточно. Домены не отнесены законом к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Это приводит к массовому распространению так называемых киберсквоттеров, которые регистрируют на себя свободные домены для последующей перепродажи компаниям, имеющим сходное наименование или товарный знак. Правообладатели, обнаружив лжесебя в Интернете, вынуждены обращаться в суд.
Так поступила и компания Swatch AG. Арбитражный суд г. Москвы признал администрирование домена swatch.ru его администратором нарушением исключительных прав истца на товарный знак и фирменное наименование и злоупотреблением правом, запретил ему использование товарного знака в части фирменного наименования SWATCH в домене и обязал незамедлительно и безвозмездно передать домен истцу, а также взыскал с него в пользу истца компенсацию за нарушение использования товарного знака SWATCH в размере 10 000 руб.
Суды и до этого нередко принимали сторону правообладателей. Чем же данное решение уникально?
Правовой режим использования товарного знака определен в ст. 1484 ГК РФ.
Анализ судебной практики позволяет выделить несколько оснований для заявления правообладателями своих прав в доменных спорах, которые вытекают из данной статьи.
Если лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования на него в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых он зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в Интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Что должен доказать правообладатель
Основания для заявления правообладателями своих прав приведены, в частности, в постановлении ФАС Московского округа от 07.04.2010 № КГ-А40/2806-10. Он указал, что в предмет доказывания по доменным спорам входит установление следующих обстоятельств:
- принадлежат ли истцу исключительные права на товарный знак;
- является ли комбинированное обозначение, используемое ответчиком на своем веб-сайте, сходным до степени смешения с комбинированным знаком обслуживания истца;
- используется ли обозначение для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров и услуг.
О нарушении прав правообладателя свидетельствует их наличие в совокупности, что подтверждает судебная практика.
Например, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2007, 20.09.2007 № 09АП-10952/2007 отмечено, что исходя из п. 3 ст. 1484 ГК РФ включение в доменное имя обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, считается нарушением только применения доменного имени в отношении товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Если домен не используется его владельцем для рекламы или предложения товаров и услуг, на которые зарегистрирован товарный знак, нарушение владельцем домена законных прав и интересов правообладателя товарного знака отсутствует.
Другой пример: суд признал, что использование товарного знака истца в спорном доменном имени является нарушением его исключительных прав, поскольку домен используется для предложения к продаже товара (природной питьевой воды), напрямую конкурирующего с товарами истца (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.03.2010 по делу № А19-10074/08).
Еще в одном деле суд защитил правообладателя международного товарного знака Cayenne, выступившего с иском к одному из клубных сайтов любителей Porsche Cayenne. На одной из страниц сайта была размещена такая информация: «...в нашем клубе Вы всегда можете приобрести запчасти для Porsche Cayenne. На нашем складе найдется большое количество деталей для Вашего Porsche Cayenne. Обращаем Ваше внимание, что мы предлагаем только оригинальные запчасти для автомобилей Porsche Cayenne...» Суд решил, что, зарегистрировав домен, сходный с наименованием Cayenne, ответчик осуществлял предложение к продаже товаров, аналогичных тем, в отношении которых за истцом зарегистрированы товарные знаки (постановление ФАС Московского округа от 21.04.2010 № КГ-А40/3338-10).
Данные решения иллюстрируют, что ключевым обстоятельством в предмете доказывания зачастую выступает использование обозначения для продвижения тех товаров или услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных.
Суть прецедентности
В деле по иску компании Swatch AG суд счел, что о нарушении прав правообладателя свидетельствует информация о регистрации домена, и не придал значения тому, что товарный знак истца охраняется только по нескольким позициям, которые затрагивают часы и запасные части к ним. При этом ответчик не размещал на swatch.ru информацию, которая бы вводила в заблуждение клиентов компании Swatch AG.
Суды явно симпатизируют правообладателям товарных знаков, названию которых созвучно наименование спорных доменов. Судебное решение по иску Swatch AG лишь подтвердило это, но прецедентного толкования норм, которое могло бы повлиять на сложившуюся практику, в нем нет.
Приоритет товарным знакам выходит боком
Нельзя не отметить одну из основных причин, по которым споры владельцев доменов с правообладателями товарных знаков в последнее время все чаще разрешаются в пользу последних.
До недавнего времени в подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ было установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Однако Федеральным законом от 04.10.2010 № 259-ФЗ из данной формулировки было исключено «доменное имя» (поправка вступила в силу с 19 октября 2010 г.).
Таким образом, теперь время регистрации домена не играет никакой роли в споре с правообладателями. Но на практике это привело к злоупотреблениям. В России появился обратный захват доменов. Его суть в том, что регистрируется товарный знак, тождественный широко известному доменному имени, принадлежащему известной компании. Затем правообладатель обращается с иском в суд о признании администрирования данного доменного имени его истинным владельцем нарушением его прав (прав истца) на товарный знак. Идея в том, что владелец доменного имени, боясь потерять основное средство индивидуализации в Интернете и, следовательно, львиную долю будущих клиентов, вынужден мирно договариваться и выкупать свое доменное имя. Изменят ли суды столь порочную практику? Посмотрим.