Роспатент обязан регистрировать лицензионный договор, заключенный правообладателем и пользователем, даже когда в нем содержатся условия как исключительной, так неисключительной лицензии. При этом лицензиар имеет право ограничить сферу применения изобретения в зависимости от способа его использования (постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 13921/12).
Суть дела
В начале марта 2011 г. два общества подписали лицензионный договор. По его условиям лицензиар (также — общество, заявитель) выдал лицензиату (также — третье лицо, компания) исключительную лицензию на использование изобретения по патенту в отношении конкретных способов использования, указанных в договоре. Продукция, которая может быть произведена на основании изобретения, также была четко определена в договоре.
Оба общества не были заинтересованы в выдаче лицензии на все способы использования изобретения лицензиатом. Поэтому в одном из пунктов договора предусмотрено положение о сохранении за лицензиаром права заключения с другими лицами лицензионных договоров в отношении иных не предусмотренных договором способов использования (далее — лицензия другим лицам).
Через несколько дней компания обратилась в Роспатент за регистрацией этого договора, однако Роспатент направил в адрес компании уведомление об отказе в регистрации. Причиной стало положение договора о сохранении за лицензиаром права выдать лицензию другим лицам. При этом в договоре применялся термин «исключительная лицензия». Данное положение, по мнению Роспатента, противоречило подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ. Роспатент не мог зарегистрировать несколько исключительных лицензий, по сути — разделение объема передаваемых прав в отношении одного изобретения в зависимости от способа его использования, то есть введения продукции в гражданский оборот. Формула изобретения не давала такой возможности.
Заявитель обратился с иском в суд, считая решение Роспатента незаконным и не дающим распоряжаться исключительным правом на изобретение в нарушение п. 1 ст. 1233 и п. 1 ст. 1358 ГК РФ.
Судебное разбирательство
Суд первой инстанции в иске отказал, руководствуясь тем, что спорное положение договора противоречило понятию исключительной лицензии. Ведь исключительный лицензионный договор не предусматривает сохранение права выдачи лицензии другим лицам согласно п. 1 ст. 1236 ГК РФ.
Кроме того, спорному положению противопоставлялся пункт, согласно которому лицензиар не имел права выдавать лицензии другим лицам. Поэтому Роспатент не мог зарегистрировать рассматриваемый договор также из-за наличия в нем внутренних противоречий (подп. 10 п. 7.10 Административного регламента, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 321).
Довод заявителя о том, что в указанном договоре им были определены различные способы использования изобретения в зависимости от получаемого продукта, признан судом необоснованным. Законом четко определены способы использования изобретения, которыми считаются все способы введения изобретения в гражданский оборот: ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа и хранение (п. 1 ст. 1358 ГК РФ). Следовательно, способы использования изобретения нельзя разделить в зависимости от получаемого результата.
Объем правовой охраны изобретения определяется на основании патентной формулы. В рассматриваемом случае она состояла из одного независимого пункта. Соответственно, выделить несколько независимых объектов, которые могли бы быть переданы лицензиатам без пересечения передаваемых прав, невозможно.
Но несколько исключительных лицензий в отношении одного охраняемого объекта (изобретения) могут быть зарегистрированы, только если объем предоставляемых прав по ним не пересекается (п. 3.1.10 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 № 186).
Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение в силе, согласившись с выводами нижестоящего суда.
Позиция ВАС РФ
Президиум ВАС РФ установил, что при вынесении решения и постановлений судьи предыдущих инстанций не учли существенные для дела обстоятельства. В частности, не был принят во внимание принцип свободы договора при определении сторонами его условий (ст. 421 ГК РФ). Ведь при заключении лицензионного договора лицензиар реализовал право на использование изобретения по своему усмотрению не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1229 ГК РФ, п. 11 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29).
Также ст. 1236 ГК РФ была применена судами некорректно. В ней отсутствуют нормы относительно объема передаваемых правомочий как исключительной, так и неисключительной лицензий. Изобретение может применяться в различных продуктах, и, как справедливо заметили судьи Президиума, лишение лицензиара возможности самостоятельно определить способ использования такого изобретения могло повлечь значительное ограничение прав общества, что противоречило бы ст. 1, 9 и 421 ГК РФ.
Кроме того, закон не содержит ограничений на установление лицензиаром в договоре и в патенте условий об использовании изобретения в конкретной сфере, а наоборот, указывает на то, что такое использование осуществляется в пределах прав, предусмотренных договором (ст. 1235, 1236 ГК РФ). Напротив, законодатель даже допускает содержание в одном лицензионном договоре в отношении разных способов использования изобретения условия для лицензионных договоров разных видов (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). Стороны рассматриваемого договора руководствовались именно этой нормой при его составлении. Соответственно, спорный пункт договора не противоречит закону, а Роспатенту надлежит зарегистрировать заключенный сторонами лицензионный договор и выдать запрашиваемый патент заявителю.