Вопросы защиты объектов интеллектуальных прав в такой «подвижной» среде, как Интернет, встают все чаще и чаще. Особую популярность приобрели споры по поводу пользования доменными именами, схожими или аналогичными со словесными элементами товарных знаков. Но этим разнообразие доменных споров не исчерпывается: заинтересованные лица борются за право пользование доменными именами или требуют компенсации за причинение морального и репутационного вреда.
Доменное имя используется в Интернете. Его основной функцией является преобразование адресов IP (Internet protocol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса. Современная коммерческая практика показывает, что при выборе доменных имен для Интернета владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью.
Доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности, но требует защиты
Доменные имена уже фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость (постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 № 1192/00 по делу № А40-25314/99-15-271).
В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Учитывая, что информационная технология имеет определенную ценность и может быть предметом сделки, доменное имя, право его администрирования следует квалифицировать как имущественное право, заключающееся в возможности лица, зарегистрировавшего доменное имя, разместить в Интернете информационный ресурс, доступ к которому осуществляется пользователем Интернета путем набора определенных символов, составляющих доменное имя. Доменное имя является средством индивидуализации, которое индивидуализирует информационный ресурс, размещенный под данным доменным именем.
Использование доменного имени получило широкое распространение, что придает вопросам правовой защиты участников делового оборота в данной области особую актуальность.
Доменное имя, как средство преобразования цифровых адресов интернет-протокола в буквенные и словесные обозначения для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса в Интернете, является средством индивидуализации услуг предоставления информации в Интернете, фактически (но не юридически) выполняющее функцию товарного знака при предоставлении данной услуги. При этом российское законодательство об интеллектуальной собственности не относит доменные имена к объектам интеллектуальной собственности, не устанавливает оснований и порядка возникновения прав на доменное имя и требования о государственной регистрации доменных имен, как условия признания права и его охраны (ст. 1232 ГК РФ).
Законодательство предусматривает только правовую защиту исключительных прав владельцев зарегистрированных товарных знаков и правообладателей наименования места происхождения товара на размещение данных средств индивидуализации в Интернете, в том числе в доменном имени. Настоящий иск не связан с защитой исключительных прав истца на товарный знак или на наименование места происхождения товара.
Основанием возникновения прав пользователя на доменное имя, в соответствии со сложившимися обычаями делового оборота (ст. 5 ГК РФ), является регистрация аккредитованным регистратором прав физического или юридического лица на доменное имя на основании заявки такого лица (пользователя). Такая регистрация права на средство индивидуализации не связана с наличием или отсутствием у пользователя прав на сайт, как результат интеллектуальной деятельности, зарегистрированный под соответствующим доменным именем.
Три вида доменных споров: право пользования, товарный знак и причинение вреда
Доменные споры многообразны, но среди них можно выделить несколько самых «популярных»: споры, касающиеся права пользования доменом, соотношения прав на домен и товарный знак, а также общегражданские споры.
Первая категория дел — споры о праве пользования доменом возникают из-за притязаний нескольких субъектов на одно и то же доменное имя. Заметим, что право пользования таким объектом возникает из факта регистрации доменного имени за пользователем, а не из подачи заявки на регистрацию.
В одном деле истец оспаривал права ответчика на доменные имена и обосновывал это тем, что он раньше ответчика подал заявку на регистрацию доменных имен. Однако суд при рассмотрении дела установил, что регистрация доменных имен за истцом не была произведена, и право пользования ими у истца не возникло. При этом из представленных документов, подтверждающих оплату истцом услуг Интернета и услуг хостинга не следовало, что оплата производилась за регистрацию доменных имен именно за истцом.
Напротив, факт регистрации аккредитованным администратором доменных имен за ответчиком установлен судами первой и апелляционной инстанций, в отсутствие факта регистрации тех же доменных имен за истцом. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что если аккредитованный регистратор в нарушение условий публичной оферты не осуществил регистрацию доменных имен за истцом (что не доказано истцом в рамках настоящего дела), истец вправе требовать возмещения регистратором убытков, причиненных неисполнением договора, но не признания права пользования доменным именем, зарегистрированным за иным лицом (постановление ФАС Поволжского округа от 28.02.2012 по делу № А65-21520/2010).
Второй вид споров по поводу доменных имен связан с их администрированием и его соотношением с правовой защитой товарных знаков. Как свидетельствует практика, подавляющее большинство возникающих споров в области использования доменных имен как раз касается случаев, когда правообладатели товарных знаков, считающие свои исключительные права нарушенными, обращаются в суд с требованием об обязании прекратить администрирование доменного имени, поскольку, по их мнению, это приводит к нарушению их прав.
Согласно ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в Интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).
В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.
В постановлении от 11.11.2008 по делу № 5560/08 Президиум ВАС РФ указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
Если у лица, осуществляющего администрирование доменного имени, отсутствуют какие-либо права и законные интересы в отношении него, он не является владельцем одноименного товарного знака, доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования, то иск правообладателя одноименного товарного знака о запрете осуществлять администрирование спорного доменного имени подлежит удовлетворению (постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10).
При оценке действий администратора доменного имени на предмет соответствия российского законодательства о защите конкуренции следует исследовать, являются ли администратор доменного имени и правообладатель соответствующего товарного знака конкурентами на рынке тех или иных товаров, работ или услуг. Если охраняемое законом средство индивидуализации (товарный знак, фирменное наименование и др.) идентично или сходно до степени смешения с доменным именем, действия по его администрированию доменного имени следует квалифицировать в качестве акта недобросовестной конкуренции, поскольку администратор доменного имени в данном случае получает возможность сократить свои затраты на продвижение продукции на рынке определенных товаров, что создает ему преимущества в предпринимательской деятельности перед конкурентом (постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.02.2010 по делу № А56-17785/2009).
При разрешении вопроса о нарушении исключительных прав на товарный знак следует оценивать конкретные действия предполагаемого нарушителя, имея в виду, что не всякое использование товарного знака можно квалифицировать в качестве нарушения.
Так, в одном деле окружной суд указал, что размещаемые ответчиком на сайте в Интернете каталоги сами по себе не являются товарами, поскольку не предлагаются к продаже, а представляют информационные ресурсы, то есть совокупность отдельных документов, массивов документов, обычно структурированных в базы данных и используемых определенной информационной системой; размещая товарный знак истца на сайте, ответчик фактически информирует потребителей о наличии журнала истца, дает о нем справку, но не использует товарный знак для рекламы своих товаров и услуг и продвижения себя на рынке как производителя товаров и услуг, в отношении которых истцом зарегистрирован упомянутый товарный знак (постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.05.2012 по делу № А56-21573/2011).
Если регистрация доменного имени не препятствует правообладателю товарного знака использовать его в предпринимательской деятельности по зарегистрированным классам МКТУ, не создает смешения в отношении предприятий, не вводит в заблуждение потребителей и, кроме того, доменное имя и товарный знак используются в различных алфавитах, то в действиях администратора доменного имени отсутствуют признаки нарушения действующего российского законодательства (постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.04.2012 по делу № А21-4371/2011).
Третья категория — общегражданские споры. Поскольку права на доменное имя являются имущественными, они подлежат правовой защите на общих основаниях. В одном деле суд установил, что общество использовало свое доменное имя для размещения газеты, для предоставления иным лицам возможности за плату размещать свою информацию, а также для проведения различных коммерческих проектов, в том числе онлайн-конференций. Руководитель общества безвозмездно передал права на доменное имя третьему лицу. Суд в связи с этим, оценив его действия с точки зрения положений п. 1 ст. 44 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об общества с ограниченной ответственностью», посчитал, что они были неразумны и недобросовестны. Приобретатель доменного имени, кроме того, его не использовал. При таких обстоятельствах суд признал недействительной сделку по безвозмездной передаче права на доменное имя на основании ст. 168 ГК РФ как не соответствующую требованиям ст. 10 ГК РФ о недопущении злоупотребления правом (постановление ФАС Поволжского округа от 07.07.2011 по делу № А57-10483/2010).
Администрирование доменного имени и диффамация
Администрирование доменного имени не должно приводить к нарушению прав других лиц, причинять вред их доброму имени, чести, достоинству и деловой репутации. Если в доменном имени используется какая-либо порочащая информация в отношении гражданина или юридического лица, они вправе на основании ст. 152 ГК РФ предъявить требование о защите своей репутации, взыскании компенсации морального или репутационного вреда (для юридических лиц).
Здесь следует иметь в виду, что предметом судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ могут являться утверждения о фактах, то есть о тех или иных действительных, реальных событиях, действиях, которые могут характеризоваться такими признаками, как конкретность деяния, дата, субъектный состав и которые могут быть проверены на предмет их действительности (п. 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»).
При рассмотрении одного дела суд отказал Российскому авторскому обществу в удовлетворении требований о защите деловой репутации на основании ст. 152 ГК РФ к администратору домена под названием «antirao». Суд указал, что данное доменное имя представляет собой способ адресации в Интернете и не является утверждением о каких-либо фактах. Сам же по себе факт регистрации указанного доменного имени не может повлечь негативных последствий в виде нарушения деловой репутации РАО (постановление ФАС Московского округа от 15.04.2010 № КГ-А40 делу № А40-70376/09-27-557).
к сведению
Споры о нарушении администраторами доменных имен исключительных прав на товарные знаки доходят до Президиума ВАС РФ не очень часто. В то же время коллегия судей уже не раз отказывала в передаче споров данной категории на рассмотрение в Президиум, подтверждая выводы кассационной инстанции.
В частности, в Определении от от 22.04.2013 № ВАС-2451/13 по делу № А40-54960/12-51-456 судьи оставили в силе судебный акт о запрете индивидуальному предпринимателю использовать в доменном имени словесный элемент зарегистрированного товарного знака «zavod». Правообладателем товарного знака выступало рекламное агентство, и дата приоритета товарного знака была более ранней по сравнению с датой регистрации доменного имени в Интернете (zavod.ru).
В другом деле ВАС РФ также подтвердил правомерность требований правообладателя о запрете индивидуальному предпринимателю использовать в доменном имени aquapel.ru словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком на автохимию «aquapel» (Определение от 10.04.2013 № ВАС-3958/13 по делу № А41-11307/2012). В этом деле, в отличие от указанного выше, суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, поскольку дата приоритета товарного знака оказалась позже, чем дата регистрации спорного доменного имени. Однако апелляция и кассация пришли к противоположным выводам. При оценке правомерности использования спорного доменного имени суд учитывает не только дату приоритета товарного знака, за защитой которого обратился истец, но и наличие у ответчика — администратора доменного имени — реального интереса в использовании такого имени (например, оно связано с его фирменным наименованием или другим средством индивидуализации). Но в данном деле указанного интереса у ответчика не было.
В пересмотре постановления кассационной инстанции в порядке надзора было отказано и предпринимателю, выступавшему ответчиком по иску Сбербанка, который требовал запретить использование доменных имен sberbank.biz и sberbank.org, очевидно сходных до степени смешения с зарегистрированным за ним товарным знаком (Определение от от 21.02.2013 № ВАС- 1149/13 по делу № А40-140236/10-51-1189).