Свое выступление на Форуме по интеллектуальной собственности Алексей Сычев, заместитель заведующего отделом судебного представительства Роспатента, посвятил проблемам оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам в связи с наличием зарегистрированных фирменных наименований и коммерческих обозначений, сходных с ними до степени смешения, в отношении однородных товаров и услуг.
Согласно п. 8 ст. 1483 ГК РФ в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (ТЗ) обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в России фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (дата подачи заявки в Роспатент о регистрации РИД).
Отметим, что и после 1 октября — даты, когда вступит в силу Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ с масштабными поправками в четвертую часть ГК РФ (см. «ЭЖ», 2014, № 12, с. 07), — норма п. 8 ст. 1483 ГК РФ останется действовать в указанной редакции.
Именно проблемам оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам на основании вышеприведенного п. 8 ст. 1483 ГК РФ и посвятил свое выступление на форуме А. Сычев.
Возражать против правовой охраны можно при наличии трех условий
Проанализировав большое количество практики — административной в виде решений Роспатента и судебной по вопросам правомерности указанных решений — представитель Роспатента выявил, что у правоприменителей, формирующих правовую позицию по данной категории дел, зачастую возникают сложности как в силу неверного толкования п. 8 ст. 1483 ГК РФ, так и несовершенства использованных в ней формулировок.
Предоставление правовой охраны признается недействительным, а правообладатель сходного товарного знака не вправе регистрировать его в Роспатенте только при наличии трех условий:
- товарный знак должен быть сходен или тождественен до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием, коммерческим обозначением (его отдельными элементами), наименованием селекционного достижения;
- товар или услуга, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, должны быть однородными товарам и услугам, в отношении которых охраняется фирменное наименование, коммерческое обозначение, наименование селекционного достижения;
- право на фирменное наименование, коммерческое обозначение, наименование селекционного достижения должно возникнуть в РФ до даты приоритета регистрируемого ТЗ.
Если же хотя бы одно условие из трех вышеназванных не соблюдается, правовая охрана уже зарегистрированного товарного знака сохраняется (решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.06.2013 по делу № А40-15642/13, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2013 № 09АП-11447/2013-ГК по делу № А40-121039/2012).
Закрепление в уставе компании вида экономической деятельности не подтверждает его осуществление
А. Сычев отметил, что до сих пор проблемным является вопрос о том, как оценивать однородность права на фирменное наименование с теми товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый ТЗ.
На этот счет существует несколько точек зрения, но Роспатент пока придерживается довольно четкой позиции. Для того чтобы оценить однородность товара, лицо, обращающееся в Роспатент с соответствующим заявлением, должно доказать, что на дату приоритета ТЗ оно осуществляло конкретный вид деятельности с использованием своего фирменного наименования (коммерческого наименования, наименования селекционного достижения). Для этого необходимо представить соответствующие документы, в качестве которых могут выступать, например, договоры, платежные документы, официальные документы с указанием фирменного наименования и т.д. Доказательством могут быть также рекламные объявления (постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.10.2012 по делу № А56-59866/2011).
Зачастую заявители считают, что достаточно предъявить устав, где указаны осуществляемые компанией виды деятельности. Но данная позиция является ошибочной, ведь, как правило, учредители в устав компании включают фразу «…и иные/любые не запрещенные законом виды деятельности». Соответственно, на этом основании можно было бы оспорить регистрацию в отношении любых товаров и услуг.
С Роспатентом солидарны и суды, причем как при рассмотрении споров с применением Закона от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», так и с применением действующего законодательства. Сведения о видах деятельности, указанные в уставе или ЕГРЮЛ, суд может принять лишь в качестве факультативного доказательства (постановление ФАС Московского округа от 07.02.2013 по делу № А40-129955/11-51-1203).
Заметим, что еще одним аргументом против заявителя в деле об оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака может стать тот факт, что заявитель и правообладатель товарного знака использовали спорный объект совместно (постановление ФАС Московского округа от 14.06.2013 по делу № А40-116359/12-19-947).
Иностранная компания не оспорит использование ее наименования российскими бизнесменами
Не менее интересным является рассмотрение Роспатентом обращений иностранных организаций из стран — участниц Конвенции по охране промышленной собственности (заключена 20 марта 1883 г. в Париже, далее — Конвенция). Особенность таких обращений заключается в том, что заявители неверно трактуют норму об охране фирменного наименования во всех странах — участницах Конвенции без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли наименование частью товарного знака (ст. 8 Конвенции). На этом основании заявители пытаются оспорить регистрацию товарных знаков, приводя в качестве доказательств своей позиции документы об использовании ими фирменного наименования не на территории РФ, а на территории страны происхождения.
Но на этот счет в судебной практике уже сформировалась четкая позиция: при оспаривании предоставления правовой охраны на территории РФ должно быть доказано использование фирменного наименования иностранной организации именно на территории РФ. Иначе, как отметил А. Сычев, у любой иностранной компании имелась бы возможность оспаривать регистрацию любого используемого в РФ товарного знака.
Конструкция нормы п. 8 ст. 1483 ГК РФ призвана не допустить смешения товаров и услуг компаний в предпринимательской деятельности именно на территории РФ. Потому представленные сторонами спора документы об осуществлении коммерческой деятельности на территории других государств не могут быть доказательствами по подобным делам (Определение ВАС РФ от 13.12.2013 № ВАС-17942/13 по делу № А40-142173/2012).
В качестве примера можно привести известный спор относительно товарного знака VACHERON CONSTANTIN. В нем суды всех инстанций подтвердили, что оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку правообладатели фирменного наименования, право на которое возникло вне территории России, на основании п. 3 ст. 1483 ГК РФ не могут. И даже итоговое решение Президиума ВАС РФ о неправомерности такой правовой охраны приведенный вывод не отменяет, поскольку оно было обосновано актом недобросовестной конкуренции со стороны российской компании (постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625).
Таким образом, оспорить правовую охрану товарного знака можно, только если фирменное наименование, коммерческое обозначение или наименование селекционного достижения использовалось на территории России.