Ревизия интеллектуальной собственности. Что нужно успеть до октября

С 1 октября вступают в силу поправки в часть IV ГК РФ, внесенные Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ (см. «ЭЖ», 2014, № 12, с. 07, № 15, с. 12). Объединение корпоративных юристов (ОКЮР) сформулировало для компаний рекомендации по подготовке к грядущим новациям, а прокомментировал эти рекомендации для «ЭЖ» главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания „РОСНАНО“», к.ю.н. Виталий Калятин.

Какие меры необходимо предпринять юристам компаний накануне вступ­ления в силу новой редакции час­ти IV Гражданского кодекса РФ, обсуждали участники конференции ОКЮР «Новые возможности для бизнеса в сфере интеллектуальной собственности: приняты поправки в Гражданский кодекс». Результаты обсуждения было решено обобщить в виде кратких практичес­ких рекомендаций для коллег. «Расшифровать» их значение для читателей «ЭЖ» согласился В. Калятин, также принимавший участие в конференции.

Авторское право

• Если вы оказываете юридичес­кие, патентные, маркетинговые и т.п. услуги, проверьте, предусматриваете ли вы в договорах сохранение за собой исключительных прав на типовые РИД (договоры, отчеты, обзоры).

В. Калятин: В силу действующих норм ГК РФ права на объекты авторского права, созданные по договору заказа, сохраняются за исполнителем, если иное не предусмотрено договором. И если, например, некая юридическая фирма разрабатывает для клиента договор, то авторское право на использование этого договора сохраняется за ней. С 1 октября ситуация меняется на противоположную: согласно обновленной ст. 1296 ГК РФ право будет по умолчанию переходить к заказчику, если иное не определено договором. Поэтому если компания занимается разработкой типовых документов, права на которые хотела бы сохранить, то необходимо скорректировать условия соглашений со своими клиентами.

• Заказчик произведений, изменение которых может потребоваться в будущем (архитектурные проекты, программы для ЭВМ и т.д.), должен включить в договоры положение, предусматривающее согласие автора на изменения, которые могут потребоваться ему в будущем.

В.К.: Сейчас действует жесткое право на неприкосновенность объекта авторского права. Любые изменения в произведении, в том числе сопровождение его предисловием, послесловием, комментариями и т.п., могут быть осуществлены только с согласия автора. Согласно новому варианту п. 3 ст. 1266 ГК РФ автор сможет заранее дать согласие на те изменения, которые впоследствии могут потребоваться заказчику и которые можно производить без согласования. Тогда совершенствовать объекты авторского права, исправлять в них ошибки, добавлять комментарии, изменять архитектурные проекты будет возможно без необходимости разыскивать автора и получать у него согласие.

Произведения в электронной форме

• До 1 октября 2014 г. необходимо разобраться с тем, какие информационные материалы третьих лиц (например, статьи) имеет смысл использовать на своем сайте, и определить порядок отбора и оценки таких материалов с целью установления возможности их использования на сайте.

В.К.: В настоящий момент нет никаких ограничений исключительного права применительно к использованию произведений в Интернете. Действуют ограничения для случаев использования в печатных изданиях, на радио, телевидении и так далее, но про Интернет ничего не сказано.

С 1 октября во все статьи Кодекса, в которых сейчас упоминаются ограничения в отношении использования произведений на радио, телевидении и в печатных изданиях, будут распространяться и на Интернет (см., например, ст. 1274 «Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях»). Это делает возможным размещение на сайте компании, например, статей по актуальным вопросам, речей и докладов без необходимости спрашивать разрешения правообладателя, если только автор или иной правообладатель специально это не запретил. И надо, конечно же, этим правом воспользоваться, чтобы на законных основаниях расширить информационную составляющую своего сайта.

• Компаниям, создающим программы для ЭВМ и базы данных, целесообразно начать внед­рение электронных форм договоров.

В.К.: В новой редакции ГК РФ, как и сейчас, нет определения электронной формы догово­ра, но зато появляется возможность определить условия договора в электронном виде, например, в виде файла, который будет включен в произведение или будет находиться на диске, или текста на сайте (новый п. 5 ст. 1286 ГК РФ). В результате электронная форма договора становится необходимой частью практики любой крупной компании, особенно в области программного обеспечения, ведь в большинстве случаев программы и другие произведения приобретаются не на материальном носителе, а путем скачивания с сайта. И раз электронная форма договора будет законом признаваться, надо этим воспользоваться: подготовить и разместить на сайте форму договора или какие-то правила скачивания произведений с сайта.

• Необходимо проверить используемые договоры типа свободных лицензий на предмет соответствия правилам, установленным ГК РФ.

В.К.: Свободные лицензии получают в мире все более широкое распространение. В России их тоже предоставляют довольно часто, но все это до последнего момента делалось полулегально. Теперь свободные лицензии легализуются — им посвящена специальная ст. 1286.1, в которой перечислено, что в таком договоре должно, а чего не должно быть. Поэтому тем, кто пользуется свободными лицензиями, нужно проверить, соответствуют ли они новым правилам.

Патентное право

• Обеспечьте взаимодействие с Роспатентом по электронной почте, проверьте, чтобы в организации был сотрудник, ответственный за рассмотрение запросов Роспатента.

В.К.: Сейчас в распоряжении получателя запросов Роспатента есть два месяца с момента доставки такого запроса для того, чтобы на него ответить. С 1 ок­тября на это будет отводиться три месяца, но исчисляться они будут с даты, когда Роспатент направил запрос (п. 2 ст. 1363, п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Чтобы не про­пустить этот срок, каждый потенциальный получатель должен внимательно отнестись к системе взаимоотношений с Рос­патентом, в том числе определить сотрудника, ответственного за получение посланий Роспатента, соблюдение сроков ответа на них, принятие решений и подготовку необходимых для ответа материалов.

• При подготовке заявки убедитесь, что она содержит достаточно информации для осуществления изобретения.

В.К.: В ГК РФ появилось новое основание для отказа в выдаче патента — «недостаточное раскрытие изобретения или полезной модели для его практического осуществления» (п. 1 ст. 1387, п. 2 ст. 1390 в новой редакции). Иными словами, если претендент на получение патента изложил свою идею в заявке обтекаемо, дал недостаточно информации для того, чтобы можно было использовать его решение на практике, то у Роспатента есть основания в выдаче патента отказать. Поэтому надо проверить свои заявки (уже поданные и только готовящиеся) на предмет того, достаточно ли подробно изложена в них информация.

• При патентовании РИД не забывайте о возможности патентования применения продукта или способа по определенному назначению.

В.К.: В ГК РФ появился новый вид патента — на применение продукта по определенному назначению (п. 1 ст. 1350). Если даже чужое изобретение уже запатентовано, но кто-то смог придумать новую сферу его применения, то он может получить на это патент. Такого рода патенты распространены в фармакологии, например, когда известному уже веществу находят новое применение.

• Проверьте, смогут ли готовящиеся заявки на получение полезной модели пройти полноценную экспертизу по существу.

• При выборе между получением патента на изобретение и патента на полезную модель приоритет стоит отдавать патенту на изобретение.

В.К: Сейчас экспертиза по существу заявки на полезную модель не проводится, дело ограничивается формальной проверкой наличия необходимых документов и уплаты госпошлины. То есть по сути, получить право на полезную модель можно без проверки и достаточно быстро. Это привело к тому, что полезная модель стала инструментом шантажа: в практике были случаи патентования даже обыкновенных стаканов, рельс, бутылок и т.п., а затем их производителям выдвигались требования купить патент под угрозой подачи иска в суд и запрета производства в дальнейшем.

С 1 октября для полезной модели вводится почти такая же экспертиза, как и для заявки на изобретение — сначала формальная, а затем по существу (ст. 1390 ГК РФ). Роспатент будет проверять, действительно ли в заявке есть что-то новое, достаточно ли в ней описания для практического осуществления полезной модели и т.д. Отчасти из-за этого, отчасти из-за ряда других изменений в ГК РФ полезная модель теряет свою привлекательность. Если кто-то планировал подать заявку на полезную модель, то ему стоит рассмотреть альтернативу в виду получения патента на изобретение.

• Рассмотрите вопрос о целесо­образности расширения патентования промышленных образцов; при необходимости предусмот­рите привлечение необходимых трудовых ресурсов и бюджета на следующий год.

В.К.: В ГК РФ сделан большой шаг вперед в развитии регулирования промышленных образцов. Промышленный образец — это внешнее оформление изделия. На данный момент ст. 1352 ГК РФ говорит о художественно-конструкторском решении — внешнем виде, который диктуется конструкцией изделия. Изменения в ГК РФ уводят от связи с конструкцией, теперь промышленный образец будет определяться внешним видом изделия, тем, что мы называем дизайном. В результате будет легче получить патент на промышленный образец в отношении внешнего вида изделия. Тем компаниям, которым Роспатент отказывал в патентовании внешнего вида их продукции, стоит учесть, что с 1 октября это будет возможно.

• Наладьте контакты с организациями, специализирующимися на проведении социологических опросов.

В.К.: В случаях проверки оригинальности промышленного образца, например, когда идет спор об использовании чужого дизайна, решающее значение имеет впечатление, которое дизайн изделия производит на потребителей, оценка того, похоже ли оформление одного продукта на оформление другого. Чтобы не быть голословными при защите своей позиции в суде, лучше представить результаты социо­логического опроса на эту тему, которые бы подкрепили ваши аргументы. А для этого стоит иметь какие-то социологические компании, к которым можно будет оперативно обратиться за выполнением такой работы.

• При подаче заявки на получение патента на промышленный образец убедитесь, что приложенные фотографии или рисунки отражают все черты объекта, которые важны для компании и которые нужно защитить.

В.К.: Сейчас при подаче заявки на промышленный образец надо приложить не только изоб­ражение, но и описание существенных признаков этого образца. Рисунок в заявке может быть не очень понятным, и не со всех сторон показывать изделие, фотографии могут быть мутными, но это компенсируется наличием перечня существенных признаков, который является главным. Но поскольку мы переходим к охране только внешнего вида изделия (новый п. 1 ст. 1352 и п. 3 ст. 1354), то отказались от этого подробного описания. Остаются только рисунки или фотографии, значение которых в связи с этим возрастает. Поэтому надо обратить внимание на качество и детальность информации на изображениях и дать их побольше.

Секрет производства

• Пересмотрите положения о коммерческой тайне, конфиденциальности и иные подобные документы, чтобы обеспечить возможность защиты объектов, охрана которых ранее в рамках режима коммерческой тайны была затруднена или невозможна.

• Проследите, чтобы установленные режимы охраны информации соблюдались в компании неуклонно, иначе сотрудников-нарушителей нельзя будет привлечь к ответственности.

В.К.: Сейчас для того, чтобы охранять секрет производства по правилам ст. 1465 ГК РФ, необходимо ввести режим коммерческой тайны, что согласно Федеральному закону от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее — Закон о коммерческой тайне) требует исполнения довольно жестких условий, в частности, проставления на каждом документе грифа со своим адресом, учета лиц, получающих доступ к такой информации и т.д. Эти требования не всегда исполнимы в работе российских компаний, а при наличии иностранных партнеров их тем более трудно соблюсти.

Новая редакция ст. 1465 ГК РФ будет требовать не соблюдения режима коммерческой тайны, а того, чтобы правообладатель предпринял разумные меры для охраны своего секрета производства, то есть выбрал меры, которые считает для этого достаточными. На практике это означает, во-первых, что нужно описать требования к охране во внутренних документах компании. Если этого не сделать, то будет использоваться старый режим либо никакого. И во-вторых, необходимо обеспечить исполнение принятого режима, то есть все, что в нем предусмот­рено, должно быть воплощено на практике. Потому что раз режим упрощается, то у суда есть основания более жестко оценивать его исполнение, иначе о какой охране вообще можно вести речь. Кроме того, надо иметь в виду, что в п. 5 ст. 11 Закона о коммерческой тайне теперь прямо указано, что сотрудника нельзя привлечь к ответственнос­ти за нарушение коммерческой тайны, если организация сама не соблюдает меры по обеспечению этого режима.

• Убедитесь, что трудовой до­говор с руководителем организации предусматривает его обязанность по обеспечению охраны конфиденциальности составляю­щей коммерческую тайну информации, обладателем которой является компания и ее контр­агенты, и ответственность за обес­печение охраны конфиденциальности этой информации.

В. К.: В силу внесенных изменений Закон о коммерческой тайне (п. 6, 7 ст. 11) налагает на руководителя ответственность за охрану коммерческой тайны в компании. Но в каких случаях и как это можно сделать, нужно определить во внутренних докумен­тах компании. Привлечь руководителя к ответственности за то, что в компании не соблюдается режим охраны коммерческой тайны, на практике будет возможно, только если в договоре с ним будут определены его обязанности по обеспечению режима охраны такой информации.

Договоры

• В случае совместной разработки РИД несколькими компания­ми с последующим признанием их всех правообладателями обязательно заключать договор о порядке распоряжения правом на РИД.

В.К.: Поправки в п. 3 ст. 1229 ГК РФ разрешают совместным правообладателям заключать между собой договор, который определит порядок распоряжения правом на РИД. По старым правилам ГК РФ для любого распоряжения правом на РИД необходимо было принять общее решение всех правообладателей. Например, если патент принадлежит троим патентообладателям, то все трое должны принять единогласное решение о том, что дают кому-то лицензию или продают патент. Если один из правообладателей выступит против, то распорядиться правом уже будет невозможно. Таким образом, из-за конфликтов правообладателей блокируются многие решения. Теперь у правообладателей появляется возможность заранее договориться между собой о том, как они будут решать вопрос о распоряжении правом: большинством голосов или в соответствии с долями, или назначат кого-либо одного от их имени распоряжаться и выдавать лицензии. Это стоит сделать, чтобы избежать конфликта в будущем.

• В случае лицензирования интеллектуальной собственности внутри группы нужно рассмот­реть целесообразность безвозмездного предоставления права.

В.К.: Сейчас запрещены безвозмездные сделки между коммерческими организациями — договоры дарения. ГК РФ в новой редакции еще раз закрепляет это правило (п. 3.1 ст. 1234, п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ). В то же время ограничение запрета в отношении лицензионных договоров только случаем предоставления исключительной лицензии на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права означает, что в иных случаях безвозмездные лицензии в отношениях между коммерческими организациями становятся возможными. Одна из компаний группы сможет теперь безвозмездно предоставить лицензию, например, на программное обеспечение или товарный знак другим компаниям группы, благодаря чему можно не гонять деньги внутри группы и не детализировать лицензионный до­говор, что существенно упрощает оборот.

• В случае заключения договора исключительной лицензии лицензиару нужно рассмотреть вопрос о том, планирует ли он сам использовать лицензируемый РИД.

В.К.: По новым правилам ГК РФ при предоставлении исключительной лицензии правообладатель теряет право на самостоя­тельное использование этого объекта на время действия лицензионного договора, если в договоре не сказано иное (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ). Поэтому если правообладатель хочет сохранить возможность самому использовать РИД, ему надо это прямо предусмотреть в договоре.

• Проверьте, предусматривают ли имеющиеся у вас формы до­говоров в отношении объектов патентных прав вступление в силу с даты подписания, а не регистрации.

В.К.: Сейчас все договоры, которые регистрируются в Роспатенте (в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и т.д.), не действуют до тех пор, пока не будут зарегистрированы. По новым правилам регистрироваться будет не договор, а движение права, а договор будет действительным с момента заключения (п. 3 ст. 1232 ГК РФ). Это очень облегчит жизнь компаний, потому что по этому до­говору можно будет перечислять деньги, исполнять положения о конфиденциальности, оказывать техническую помощь. Поэтому всем компаниям, которые работают с объектами патентных прав и товарными знаками, нужно все свои текущие типовые договоры просмотреть и изменить в них положения «договор вступает в силу с даты регистрации в Роспатенте» на «договор вступает в силу с момента заключения». Конечно, это не обязательно, но гораздо удобнее.

• Пересмотрите сложившуюся в компании практику работы с подготовкой договоров для регистрации в Роспатенте. При наличии в договорах конфиденциальной информации переходите от представления в Роспатент договора к представлению заявления.

В.К.: В связи с тем, что регистрироваться теперь будет не договор, а только движение прав, нет необходимости и предоставлять в Роспатент полный текст договора. Достаточно передать краткую информацию по перечню, который указан в ГК РФ (п. 3 ст. 1232 ГК РФ) в виде заявления или выписки из договора. В до­говорах обычно содержится много конфиденциальной информации, поэтому чтобы сохранить ее конфиденциальность, стоит поменять практику и не нес­ти в Роспатент все договоры, а только тот минимум, который требует ГК РФ.

• Определите, в каких случаях целесообразно безвозмездное лицензирование интеллектуальной собственности (отдельно внутри компании и отдельно вовне).

В.К.: Допустим, в группе компаний есть товарный знак, который должен стать общим для всех ее членов. Как обеспечить возможность его использования внутри группы? Если предоставить право на использование по большой стоимости, то это может создать проблемы финансовому подразделению: придется гонять деньги, и с налогообложением могут быть проблемы. Поэтому в большинстве случаев устанавливается небольшое вознаграждение, например, 1000 или 10 000 руб. Это удобнее, но возникает риск, что при необходимости привлечь к ответственности нарушителя прав он использует это как аргумент при определении размера компенсации в суде. Получается, маленькую сумму устанавливать опасно, а большую невыгодно. В этом случае безвозмездный договор передачи лицензии, который становится возможным, будет гораздо удобнее, ведь он не влечет обязанности правообладателя передавать в дальнейшем лицензию так же безвозмездно, если ранее он это сделал внутри группы. А в случае с нарушителем будет рассчитываться нормальное вознаграждение.

Ответственность

• При приобретении компании или начале совместного проекта, предусматривающего использование интеллектуальной собственности, уделите внимание проверке соблюдения вашим контрагентом исключительных прав третьих лиц.

В.К.: В ГК РФ немного меняются правила в отношении вины (абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ). В случае использования интеллектуальной собственности в сфере предпринимательской деятельности ответственность наступает независимо от вины, поэтому при приобретении компаний или во взаимоотношениях с поставщиками продукции нужно проводить юридическую проверку на предмет нарушений прав на ИС третьих лиц. Иначе отвечать придется и в том случае, если нарушения были совершены контрагентами.

• Посмотрите, нельзя ли вести более активную политику по преследованию нарушителей патентных прав с применением нового механизма санкций (ст. 1406.1 ГК РФ).

В.К.: На нарушения прав на объекты патентных прав теперь будет распространяться механизм санкций, который существовал раньше для некоторых других объектов. До сих пор возможно потребовать с нарушителя возмещения убытков, но это не всегда удобно, так как их трудно доказывать. С 1 января 2015 г. появляется возможность вместо возмещения убытков требовать фиксированную сумму от 10 000 до 5 млн руб за факт нарушения, определяемую по усмотрению суда, либо двойную стоимость нарушенного права. То есть если мы по лицензионному договору предоставляем лицензию за 10 000 руб, то можем потребовать с нарушителя 20 000 руб., ничего, кроме самого факта нарушения, не доказывая.

• При оспаривании патента на изобретение, принадлежащее компании, рассмотрите вопрос о возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель.

В.К.: Если патент на изобретение оспорен на основании того, что изобретение не соответствует требованию изобретательского уровня, то до прекращения действия его можно преобразовать в патент на полезную модель, для которого установлен более низкий уровень требований, сохранив тем самым свой патент (п. 3 ст. 1398). После того как патент на изобретение аннулируют, делать это уже поздно.

Средства индивидуализации

• Выдавая письмо — согласие на регистрацию товарного знака, подумайте дважды, так как его нельзя будет отозвать.

В.К.: Если при регистрации товарного знака Роспатент находит, что он похож на чужой товарный знак, то к владельцу этого знака можно обратиться с просьбой дать письмо — согласие на регистрацию нового товарного знака. Роспатент будет такие письма учитывать (ранее это допускалось на практике, но не предусматривалось в законе). Теперь ГК РФ определяет, что такие письма-согласия безотзывны, потому прежде, чем их давать, надо хорошо подумать (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

• Анализируйте заявки на регистрацию товарных знаков — нарушение легче предотвратить, чем потом бороться с ним.

В.К.: Заявки на регистрацию товарных знаков теперь будут публиковаться (п. 1 ст. 1493 ГК РФ). Регистрация товарного знака длится обычно около года (или более), поэтому если кто-то захочет зарегистрировать похожий товарный знак, это можно предотвратить еще на стадии заявки. Данной возможностью необходимо пользоваться, потому что Роспатент, как и любой государственный орган, не склонен признавать свои ошибки. Если товарный знак будет зарегистрирован, то аннулировать его будет сложнее, чем не допустить регистрации, представив свои возражения эксперту. Поэтому компаниям, которым уже принадлежат ценные товарные знаки, имеет смысл периодически осуществлять мониторинг и смотреть, какие поступают заявки.