Сколько нарушений исключительных прав найдет суд в незаконном нанесении двух товарных знаков на одну футболку или одного и того же — на футболку и рубашку? Одну или несколько компенсаций придется выплатить за незаконное использование разных персонажей одного произведения? В Суде по интеллектуальным правам готовится справка о том, как рассчитать компенсацию за нарушение исключительного права.
В начале сентября на заседании Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам (далее — СИП) обсуждался проект Справки по вопросам взыскания компенсации за нарушение исключительного права (далее — Справка). Из содержания Справки после ее утверждения Президиумом СИП арбитражные суды и стороны споров смогут узнать, какие подходы к решению подобных вопросов будут применяться СИП как судом кассационной инстанции. В проект Справки вошли только самые спорные, еще не решенные в практике вопросы о компенсациях. Да и сам проект представляет собой не готовую позицию, а дискуссионные материалы. Но даже из того, как и какие вопросы поставлены его разработчиками, правообладатели и те, кто использует результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и средства индивидуализации (далее — СИ), могут вынести для себя немало информации о возможных рисках и величине потенциальной ответственности.
Сколько видов компенсаций вы видите?
Спектр инструментов защиты исключительных прав правообладателя описан в ст. 1252 ГК РФ. Пункт 3 этой статьи устанавливает, что при нарушении исключительного права на отдельные виды РИД и СИ правообладатель может вместо возмещения убытков (размер которых традиционно трудно доказать в российских судах) потребовать выплаты компенсации за использование права. Это возможно в случае нарушения в сфере авторских прав, прав на произведение, на объекты смежных прав, на товарный знак и наименование происхождения товара.
ГК РФ предоставляет правообладателю несколько опций при выборе вида компенсации и способа ее расчета. Во-первых, он вправе потребовать компенсацию либо за каждый случай неправомерного использования, либо за допущенное нарушение в целом. Во-вторых, размер компенсации может быть рассчитан тремя способами: в фиксированной сумме в диапазоне от 10 тыс. до 5 млн руб., либо взиматься в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения. Конкретную сумму компенсации в этих пределах должен определить суд.
Заглавный п. 1 проекта Справки посвящен разъяснению того, две или три опции выбора расчета компенсации доступны пострадавшему от неправомерного использования его товарного знака. Дело в том, что в регулирующем этот вопрос п. 4 ст. 1515 ГК РФ только два подпункта. В результате непонятно, может правообладатель выбирать только компенсацию от 10 тыс. до 5 млн руб., либо в двукратном размере? Или ему также доступен выбор того, что конкретно будет удваиваться: стоимость контрафактных товаров или стоимость использования товарного знака?
В постановлении Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 3602/11 для ситуации компенсации за неправомерное использование товарного знака указывается на возможность выбора одного из двух вариантов. Однако разработчики Справки считают, что анализ этой нормы позволяет сделать вывод о наличии трех видов определения размера компенсации: один — в подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (10 тыс. — 5 млн руб.) и два — в подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (две стоимости либо товаров, либо использования товарного знака). Но одновременно приводят и иную точку зрения, согласно которой подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусматривает лишь варианты расчетов, а не виды компенсации. Так что доступны только два варианта.
Разработчики склоняются все же к тому, что у правообладателя есть на выбор три опции. И ссылаются на то, что в новых редакциях других норм, предусматривающих сходный механизм исчисления компенсаций (например, ст. 1301 «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение», ст. 1311 «Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав», вступающие в силу с 1 октября 2014 г.), предусматриваются именно три вида компенсации.
На практике возникает вопрос не только о том, какой правообладателю товарного знака выбрать вид ответственности (убытки или компенсация) или вид компенсации, но и о том, кто и когда это может сделать. Может ли правообладатель изменить свою позицию по этому вопросу в ходе процесса? Может ли суд своим решением изменить вид компенсации?
Разработчики Справки в п. 2 предлагают исходить из того, что суд по своей инициативе не вправе менять вид компенсации. А вот правообладатель согласно ч. 1 ст. 49 АПК РФ может это сделать, поскольку, по их мнению, предмет заявленного иска остается прежним при сохранении исковых требований. Но на выбор предлагаются еще два варианта решения того же вопроса. Согласно второму подходу изменение правообладателем вида компенсации все-таки означает изменение и основания, и предмета иска, а значит, позволить это согласно ч. 1 ст. 49 АПК РФ нельзя. Третий вариант ограничивает правообладателя в суде первой инстанции только в выборе до вынесения судебного акта либо компенсации в твердой сумме от 10 тыс. до 5 млн руб., либо в размере, определяемом объемом использования, а вот выбрать, что именно будет удваиваться — стоимость товаров или стоимость использования права, дозволяет.
Склонившись в сторону одного из трех разъяснений, Президиум СИП должен будет еще указать на возможность или невозможность для суда самому изменить вид компенсации, выбранный правообладателем согласно предложенным разъяснением правилам.
Секреты расчета объема и стоимости контрафактного товара
Сразу несколько пунктов в проекте Справки посвящены подходам к расчету сумм компенсаций. Пункт 3 посвящен определению количества контрафактного товара для случаев, когда выбрана компенсация в виде двукратного размера его стоимости, но точно подсчитать стоимость суд не может. В подобной ситуации он может рассмотреть экономические расчеты и иные доказательства, указывающие на предполагаемый объем выпуска, предоставленные истцом. И если ответчик (производитель или распространитель) не предъявит суду доказательства, опровергающие расчеты истца, то компенсация будет взыскана в заявленном размере (п. 3.1). А вот не подкрепленные расчетами и обоснованиями требования истца предлагается даже при доказанности правонарушения удовлетворять компенсацией в минимальном размере (п. 3.2). При этом судебные расходы относить на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований (п. 3.3). То есть если требование заявлено на миллион, а удовлетворено на 10 тыс. руб., то и расходы истцу возместят в соответствующей пропорции. Как пояснили разработчики проекта Справки, эта позиция предлагается для того, чтобы истцы более ответственно и взвешенно подходили к выдвижению требований.
Пункт 4 рассматривает ситуацию, когда истцом выбрана компенсация в виде двукратного размера стоимости контрафактного товара или стоимости использования права, но при этом в силу того, что товары фактически не продавались, а права на использование на возмездной основе не передавались, у суда нет данных об их цене.
Разработчикам Справки представляется, что в отсутствие базы для расчета суд, установив факт нарушения, должен взыскать компенсацию в размере 0 руб. Поэтому, ссылаясь на ст. 133 и 135 АПК РФ, они рекомендуют судам предлагать истцам еще на этапе подготовки дела к судебному разбирательству либо раскрыть доказательства, либо выбрать иной вид компенсации.
Но не всегда истец, выбравший компенсацию в виде двукратной стоимости контрафактных товаров либо прав на использование РИД и СИ, сможет получить ее в полном размере, даже если база для расчета этой стоимости будет в распоряжении суда (п. 5). Во-первых, ранее в постановлении Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 была сформирована позиция о том, что суд вправе с учетом обстоятельств дела снизить размер двукратной компенсации. А во-вторых, с 1 октября 2014 г. вступает в действие норма абз. 3 п. 3. ст. 1252 ГК РФ о том, что суд может взыскивать компенсации в размере ниже того предела, который установлен ГК РФ, если ответчик одним действием совершил несколько правонарушений. Но ответа на вопрос, будет ли после 1 октября действовать позиция о снижении двукратной компенсации из постановления Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 в случаях, не упомянутых в абз. 3 п. 3 ст. 1252, например, когда несколько правонарушений совершены ответчиком разными действиями, проект Справки пока не дает. Разработчики предлагают НКС и Президиуму СИП об этом поразмышлять.
Сколько раз можно взыскать компенсацию
Ряд открытых для обсуждения вопросов проекта Справки посвящен определению того, одно или несколько нарушений было совершено. Это важно, например, когда истец выбрал вариант взыскания компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. В этом случае суд определяет сумму компенсации за все нарушение в целом. На основании этого в п. 7 Справки делается вывод, что истец не может, обнаружив еще одно проявление того же нарушения, повторно обратиться в суд за новой компенсацией, потому что это по сути означает пересмотр уже вынесенного решения суда. Но что в таком случае будет считаться тем же нарушением, а что — совершенно другим? В пункте 7.1 предлагается решить это для случаев:
■ многократной продажи однородных контрафактных товаров;
■ распространения тех же контрафактных товаров после привлечения нарушителя к ответственности и выплаты им компенсации;
■ когда один и тот же незаконно используемый товарный знак наносится на неидентичные товары.
При выборе «двукратной» компенсации эти вопросы решить намного проще. Поскольку взыскание производится не за факт нарушения, а исходя из количества контрафактных экземпляров, то при выявлении новых штук или партий можно снова и снова обращаться в суд за компенсацией (п. 8).
В пункте 9 рассматривается вопрос о том, одно или несколько нарушений имеют место, когда одним действием производится неправомерное использование нескольких связанных между собой РИД и СИ: произведения и товарного знака, использующего это произведение, словесного товарного знака и такого же фирменного наименования, объемного товарного знака и промышленного образца и т.п., или когда на один материальный носитель нанесено сразу несколько защищенных товарных знаков. Разработчики обращают внимание на то, что до настоящего времени судебная практика трактовала последнее как отдельные нарушения (постановление Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 № 9414/12). Но делалось исключение для случаев, когда все из нанесенных товарных знаков фактически являются группой или серией зависимых друг от друга знаков одного правообладателя и имеют некое общее сходство: их одномоментное неправомерное использование считалось одним нарушением (постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12). Применим ли такой подход к ситуации, когда разом неправомерно используются РИД и СИ, имеющие разную природу, но объединенные сходными словами, изображениями и т.п? Разработчикам представляется, что нет. Поскольку, чтобы установить наличие нарушения, необходимо для каждого из использованных РИД и СИ отдельно применять разные положения ГК РФ — об авторском, патентном правах, о фирменных наименованиях, товарных знаках и т.п. Считать эти нарушения за одно не получится. Тем более что с 1 октября, после вступления в силу поправок в четвертую часть ГК РФ, всегда будет считаться каждое нарушение исключительных прав на каждый товарный знак. Это прямо следует из первого предложения абз. 3 п. 3. ст. 1252 ГК РФ. Снижения компенсации можно ожидать только при применении судом уже упоминавшейся нормы о возможности взыскания компенсации ниже предела, установленного ГК РФ в случае, если права на неправомерно использованные объекты интеллектуальных прав принадлежат одному правообладателю.
А вот неправомерное одновременное использование разных частей произведения (названия, персонажей, отрывков), которые могут быть и самостоятельными объектами гражданских прав и предметами сделок, по мнению разработчиков, составляет одно нарушение исключительного права на произведение и является основанием для однократного привлечения к ответственности и выплате компенсации, а не многократного (п. 12).
Заплатят и виновные, и невиновные
Нарушение исключительного права может быть и при отсутствии вины. Ведь распространитель товаров мог принять их от поставщика, не зная, что они контрафактные. Поскольку требование о применении мер ответственности может быть предъявлено только лицу, которое своими действиями нарушило исключительное право, отвечать невиновному все равно придется. До настоящего времени справедливость в этом вопросе достигалась путем, предложенным в постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12. Если при рассмотрении дела о взыскании за невиновное нарушение исключительного права путем распространения контрафактных экземпляров удавалось установить, например, производителя этого контрафакта, то его также привлекали к участию в деле в качестве соответчика. В результате в судебной практике сформировался подход, согласно которому невозможно рассмотреть дело о взыскании компенсации с одного из нарушителей исключительного права без участия в нем всей цепочки лиц, имевших отношение к тому же экземпляру контрафактной продукции, — производителя и всех распространителей.
Необходимость найти и привлечь к делу всю цепочку нарушителей серьезно затягивала судопроизводство.
После 1 октября виноватый нарушитель будет вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков — судебных расходов и выплаченных компенсаций (п. 4 ст. 1250 ГК РФ в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ).
Пункт 6 Справки предлагает Президиуму СИП задуматься о том, сохраняется ли подход о привлечении в судебный процесс всех лиц, сопричастных нарушению, после вступления в силу с 1 октября нормы о регрессе. Или розыск и привлечение лиц, стоящих у истоков нарушения, будет уделом невиновных, которые были привлечены к ответственности и выплатили компенсацию?
Введение института регрессных требований по компенсациям в совокупности с тем, что правообладатель товарного знака может предъявлять требование о ней за каждое нарушение исключительных прав на него к каждому из причастных, как виновных, так и не виновных, может привести к сомнительным последствиям.
Например, правообладатель взыщет компенсации с нескольких невиновных перепродавцов и непосредственно виновного лица, после чего перепродавцы в порядке регресса также предъявят требования к этому виновному лицу, и получится, что он несколько раз заплатит за одно правонарушение. В пункте 10 Справки разработчики ставят вопрос о том, должен ли суд учитывать такую возможность при определении как размера компенсации, взыскиваемой с невиновного нарушителя, так и с самого виновного лица. Повышенное внимание к этому пункту Справки гарантировано, если по окончании работы над ней в итоговом варианте появятся конкретные примеры или способы расчетов компенсации с учетом регресса.