Нормы о добросовестности и злоупотреблении правом не очень активно применялись судами при защите прав на интеллектуальную собственность, в частности — при оценке действий правообладателей. Однако сейчас наметилась положительная тенденция, и добросовестные правообладатели, и иные участники гражданских правоотношений могут рассчитывать на укрепление своих позиций в спорах с «патентными троллями».
Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» внес изменения в ГК РФ в части положений о добросовестности. Принятые новеллы применимы и в спорах с недобросовестными правообладателями — лицами, которые регистрируют товарные знаки в целях давления на реальных производителей и продавцов товаров, маркированных этими знаками.
Если коротко сформулировать суть указанных изменений, наиболее точной и емкой является формулировка, используемая юридическим сообществом, — «трансформация принципа презумпции добросовестного поведения хозяйствующего субъекта в обязанность действовать добросовестно». В первую очередь это касается новелл ст. 1 ГК РФ: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ).
Применительно к сфере интеллектуальных прав наибольший интерес представляет влияние указанной трансформации принципа добросовестности на правообладателей, поскольку с нарушителями исключительных прав и раньше все было более-менее понятно.
Нормы о добросовестности стали применяться к правообладателям сравнительно недавно
Небольшой экскурс в историю развития законодательства и формирования правоприменительной практики в этой области даст возможность увидеть, как постепенно менялись подходы к оценке поведения правообладателя.
Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации (СИ) — это монополия по определению. Такая формулировка, разумеется, не претендует на юридическую точность, но верно отражает сущность исключительных прав. Дело в том, что принцип презумпции добросовестности правообладателя усиливался исключительностью принадлежащих ему прав. Именно это, по всей видимости, тормозило применение норм о недобросовестности и злоупотреблении правом к правоотношениям в сфере интеллектуальной собственности.
Если проследить, как менялись законы в этой сфере, можно заметить, что прошло достаточно много времени, прежде чем появились первые нормы, предусматривающие последствия недобросовестного поведения правообладателя. Так, Закон РФ от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках) лишь спустя десять лет после его принятия дополнили нормой, в соответствии с которой предоставление правовой охраны товарному знаку могло быть оспорено и признано недействительным полностью или частично, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции (НДК) (п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках в ред. Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ). Практически одновременно Закон РСФСР от 22.03.91 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее — Закон о конкуренции) пополнился нормой о недопустимости НДК, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица (Федеральный закон от 09.10.2002 № 122-ФЗ).
Наконец, с принятием части четвертой ГК РФ правило о том, что правообладатель вправе использовать РИД или СИ по своему усмотрению, раскрывающее содержание исключительного права, было дополнено важной оговоркой об их использовании любым не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
Что касается правоприменительной практики, было бы несправедливым утверждать, что ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом в отсутствие специальных норм в сфере интеллектуальных прав совсем не применялась судами в случаях недобросовестного поведения правообладателей. Однако такие решения принимались судами довольно редко (например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.04.2001 по делу № А56-26978/00).
Благодаря изменениям, внесенным в Закон о товарных знаках и Закон о конкуренции, с 2002 г. начала формироваться правоприменительная практика по НДК в области интеллектуальной собственности. ФАС России с присущей ей решительностью стала принимать решения не только о наличии НДК в действиях лиц, незаконно использующих РИД и СИ, но и в отношении недобросовестных правообладателей. На продовольственном рынке можно выделить дела по сырам «Янтарь» и «Дружба» (решениe Управления ФАС по Краснодарскому краю от 02.11.2005 № 124), майонезу «Провансаль» (решение Управления ФАС по Томской области от 31.11.2009 по делу № 06-10/69-09), напитку «Летний» (решение ФАС России от 24.11.2011 по делу № 1 14/150-11) и другие.
При наличии подобных решений ФАС России суды уверенно отказывали в защите права недобросовестным правообладателям на основании ст. 10 ГК РФ.
Однако формулировки указанных выше норм фактически сужали весь спектр вопросов, связанных с недобросовестностью и злоупотреблением правом со стороны правообладателей, до НДК. Это значительно снижало эффективность применения этих норм, в том числе против так называемых «патентных троллей».
Почему большинство компаний сдавались в сражениях с «патентными троллями»
Как менеджер компании, работающей на рынке FMCG (рынок товаров повседневного потребления), могу с уверенностью утверждать, что «патентный троллинг» — достаточно серьезная проблема для этого рынка. Ведь выбор товара потребителем в значительной степени обусловлен узнаваемостью бренда.
Кого же называют «патентными троллями»? Применительно к товарным знакам под ними подразумевают правообладателей, которые:
1) регистрируют в качестве товарных знаков бренды, созданные и (или) используемые другими производителями, либо очень близкие к ним обозначения;
2) регистрируют на себя большое количество товарных знаков, причем часто — в классах МКТУ, близких к классам основного товарного знака;
3) получают прибыль от продажи товарных знаков или выдачи лицензий;
4) производят и реализуют продукцию под зарегистрированными товарными знаками не на регулярной основе, а только в минимальном объеме, необходимом для подтверждения использования товарного знака;
5) предъявляют претензии в связи с использованием товарных знаков добросовестным производителям или поставщикам. Как правило, они делают это в целях давления на потенциальных покупателей товарных знаков и лицензиатов. Но с учетом того, что ст. 1515 ГК РФ предусматривает такую меру ответственности нарушителя, как выплата правообладателю компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, нельзя исключать, что взыскание компенсаций может вырасти в самостоятельный и весьма доходный вид деятельности «патентных троллей».
Чтобы бороться с таким явлением, как «патентный троллинг», заинтересованному лицу нужно было пройти очень долгий путь. Сначала добиться признания в установленном порядке действий правообладателя по приобретению и использованию товарного знака НДК, то есть получить соответствующее решение ФАС России, дождаться его вступления в силу (чему зачастую предшествовала череда судебных споров, длящихся годами) и только потом бежать с ним в Роспатент и (или) суд, рассматривающий иск правообладателя. В придачу к этому Роспатент и антимонопольная служба долго не могли договориться по вопросам процедуры признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии решения ФАС России, пока высшие судебные инстанции не внесли ясность в этот вопрос (п. 63 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее — постановление № 5/29).
Любому практикующему юристу несложно подсчитать, сколько времени и затрат требует такая процедура. Неудивительно, что компании, подвергшиеся атаке «патентных троллей» либо просто обнаружившие, что их бренд под угрозой, часто вынуждены были договариваться с «патентными троллями» и покупали лицензию на использование товарного знака либо сам товарный знак.
Помимо «патентного троллинга», существуют и другие актуальные проблемы, связанные с недобросовестными действиями правообладателей. Например, регистрация в качестве товарного знака обозначения, которое использовалось ранее иным лицом (несколькими лицами). С такими действиями связаны споры за «советские» торговые марки, а также споры между лицами, совместно создавшими и/или использовавшими бренд, впоследствии зарегистрированный как товарный знак. Наиболее интересным примером такого рода споров является уже упомянутое выше дело завода «Карат» по товарным знакам «Дружба» и «Янтарь», дошедшее по Конституционного суда (Определение КС РФ от 01.04.2008 № 450-О-О). Управление ФАС России признало НДК действия компании по регистрации этих товарных знаков, поскольку они направлены на приобретение преимуществ перед другими предприятиями молочной промышленности, десятилетиями производившими плавленые сыры «Янтарь» и «Дружба». ФАС Северо-Кавказского округа пришел к выводу, что такие действия правообладателя в соответствии со ст. 10 ГК РФ являются формой злоупотребления правом, так как использование исключительных прав на товарные знаки направлено на ограничение конкуренции других хозяйствующих субъектов.
Еще один пример недобросовестных действий — регистрация товарного знака в отношении неоднородных, но ассоциирующихся друг с другом товаров в целях получения преимуществ за счет использования узнаваемого бренда. Как правило, суды не признавали такие действия правообладателей недобросовестными. Да и попытки добиться признания недействительными подобных регистраций также были безуспешны. Однако лед тронулся. По делу «VACHERON CONSTANTIN» Президиум ВАС РФ указал, что регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда. Такая регистрация создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя. Примечательно, что свои выводы ВАС РФ обосновал в том числе и ст. 10 ГК РФ, согласно которой не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах (постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11). Следует отметить, что, несмотря на наличие постановления № 5/29, потребовалось более года судебных разбирательств и вмешательство суда высшей инстанции, чтобы поставить точку в данном деле.
Применение ст. 10 Гражданского кодекса: оценка перспектив
С принятием части четвертой ГК РФ наметился постепенный сдвиг судебной практики в сторону более активного применения ст. 10 ГК РФ в сфере интеллектуальных прав, что нашло отражение прежде всего в информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 (п. 8) и уже упомянутом постановлении № 5/29 (п. 62, 63). Однако в целом судебную практику этой «пятилетки» (2008—2012 гг.) вряд ли можно назвать последовательной. По многим вопросам она была весьма неоднородной и противоречивой. И однозначные ответы на них появлялись не сразу. Можно привести несколько примеров таких вопросов.
Во-первых, можно ли подать непосредственно в суд иск об оспаривании и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании ст. 1512 ГК РФ без соблюдения установленного ст. 1513 ГК РФ порядка оспаривания (минуя обращение в Роспатент)? Учитывая, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если действия по регистрации этого товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 постановления № 5/29), теоретически это допустимо. Но коллегия судей ВАС РФ на этот вопрос ответила отрицательно, отказав в передаче дела для пересмотра в порядке надзора (Определение ВАС РФ от 19.03.2010 № ВАС-2973/10).
Во-вторых, должен ли суд оценивать использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака? Президиум ВАС РФ решил, что должен (постановление от 17.01.2012 № 5282/11). Однако судебные акты с такими выводами можно пересчитать по пальцам: зачастую суды подходят к этому вопросу формально и защищают правообладателя даже при наличии явной недобросовестности с его стороны.
В-третьих, нужно ли учитывать поведение правообладателя и цель его действий? Так, в деле по товарным знакам «Смешарики» коллегия судей ВАС РФ не согласилась с квалификацией судами апелляционной и кассационной инстанций действий истца как связанных с злоупотреблением правом, несмотря на то что ответчик (владелец пекарни) изготовил торт, на котором были украшения в виде фигурок персонажей мультсериала «Смешарики», в единственном экземпляре по индивидуальному заказу представителя истца, при этом доказательств изготовления таких тортов для неопределенного круга лиц, а также наличие соответствующих рекламных материалов суду представлено не было (Определение ВАС РФ от 06.02.2013 № ВАС-17584/12).
Суд по интеллектуальным правам вплотную занялся вопросами недобросовестного поведения
Каким же образом повлияет на практику судов и ведомств в области интеллектуальных прав трансформация принципа презумпции добросовестного поведения лица в обязанность действовать добросовестно?
Безусловно, новый подход к принципу добросовестности участников гражданского оборота в совокупности с потребностями рынка и появлением специализированного суда, занимающегося исключительно спорами в области интеллектуальных прав, должен привести к формированию единообразной правоприменительной практики, без которой невозможно обеспечить стабильность отношений в сфере интеллектуальной собственности. И принимаемые ключевыми судебными инстанциями решения дают надежду на такое развитие событий.
На протяжении 2013—2014 гг. принят целый ряд судебных актов, непосредственно затрагивающих вопросы недобросовестности и злоупотребления правом в сфере интеллектуальных прав. Среди них можно выделить три дела, которые наиболее ярко это иллюстрируют. Первое из них — о взыскании компенсации по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в сумме свыше 1,3 млрд руб. Иск заявил правообладатель ООО «ТЕЛЕРОСС» к своему дочернему обществу «Мурманские мультисервисные сети». Примечательно, что ответчик использовал товарные знаки для оказания услуг под контролем истца, был заключен договор об уступке истцом товарных знаков ответчику, но договор не прошел государственную регистрацию в Роспатенте. По прошествии времени «мама» поссорилась с «дочкой» и вчинила ей иск в размере двукратной стоимости услуг за три с половиной года. Вывод Президиума ВАС РФ закономерен: «Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту» (постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 15187/12).
Два других дела рассматривал Суд по интеллектуальным правам. Суд учел то обстоятельство, что истцы зарегистрировали в качестве своих товарных знаков обозначения, которые до этого длительное время использовались другими участниками гражданского оборота, и указал, что приобретение и последующее использование участником рынка исключительного права на средство индивидуализации, заведомо используемого при введении в оборот товара иными лицами, противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости (постановления от 26.12.2013 по делу № А60-41938/2012 и от 11.02.2014 по делу № А60-52709/2011).
Примечательно и то, что темой первого заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, состоявшегося 27 декабря 2013 г., стали именно вопросы недобросовестного поведения. Рассмотрев рекомендации Научно-консультативного совета, Президиум СИП постановлением от 21.03.2014 № СП-21/2 утвердил Справку по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» (далее — Справка СИП), которая вносит определенность в ряд вопросов, связанных с НДК и злоупотреблением правом в сфере исключительных прав.
Несмотря на то что указанные выше судебные акты и Справка СИП во многом способствуют формированию единообразной правоприменительной практики, мы еще в самом начале пути. Многие ответы, данные ВАС РФ и СИП, порождают новые вопросы, которые, несомненно, в скором времени окажутся на повестке дня.
Во-первых, вправе ли заинтересованное лицо обратиться в суд с самостоятельным требованием о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом со стороны правообладателя? Установлено, что требование о признании действий лица НДК может быть предъявлено непосредственно в суд, минуя административный порядок (п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30, п. 3.1 Справки СИП).
Во-вторых, что представляет из себя неохраняемое обозначение (без регистрации товарного знака) и какие права порождает его использование? В Справке СИП отмечено, что «одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей» (п. 4 Справки СИП).
В-третьих, вправе ли суд отказать правообладателю в защите нарушенного права со ссылкой на злоупотребление правом при его использовании, если цель извлечь преимущества из недобросовестного поведения возникла у правообладателя не сразу, а спустя некоторое время после регистрации товарного знака? Казалось бы, ответ есть: «злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак». То есть при рассмотрении исков правообладателей о защите нарушенных прав может оцениваться их добросовестность в целом, однако в расчет принимается только добросовестность при приобретении прав на товарный знак, последующее же поведение правообладателя остается «за бортом» (п. 3.2 Справки СИП). Но вопрос возникает в связи с тем, что одновременно в п. 6 Справки СИП указано на возможность принимать во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя, хотя это право суда ограничено рамками дел по заявлениям о незаконности решений ФАС и по искам о признании актом НДК регистрации товарного знака.