Сложно представить современную компанию без своего собственного сайта. Однако закон до сих пор не признал доменное имя средством индивидуализации. Какие риски есть у владельца доменного имени? Как защитить свои интересы? По какому пути идет судебная практика при рассмотрении споров между владельцами товарных знаков и доменных имен?
Термины «домен» и «доменное имя» сегодня широко распространены и известны даже тем, кто тесно не связан с интернетом. В настоящий момент в доменной зоне «RU» зарегистрировано почти 5 млн доменов, а в доменной зоне «РФ» — почти 835 000.
Однако легального определения домен до настоящего времени так и не получил, хотя попытки предпринимались.
Проект четвертой части ГК РФ (законопроект № 323423-4), находившийся на рассмотрении Госдумы еще в 2006 г., в главе 76 имел отдельный параграф о доменных именах. В соответствии с ним доменное имя приобретало собственное правовое регулирование и становилось самостоятельным объектом исключительных прав наравне с фирменным наименованием, товарным знаком и иными средствами индивидуализации.
Однако этот параграф был исключен из проекта. Причины называют разные. Например, исследователь в области доменных имен Виталий Калятин в своем блоге написал: «Проект закона, в принципе исключающий конфликт товарных знаков и доменных имен, оказался неприемлемым для бизнеса, построенного на таком конфликте». Действительно, отсутствие правовой определенности в статусе доменного имени выгодно, поскольку позволяет заинтересованным в этом лицам использовать различные методы недобросовестной конкуренции и извлекать из этого прибыль. В свою очередь Координационный центр национального домена RU, Региональный сетевой информационный центр (RU-CENTER) и Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС) в заключении к проекту указали, что «нецелесообразно относить доменные имена к средствам индивидуализации в рамках института интеллектуальной собственности, поскольку главной функцией домена является упрощение связи между компьютерами, а защита прав владельцев доменных имен должна реализовываться иными способами без придания доменным именам статуса объекта исключительных прав». Так или иначе, но на сегодняшний день доменное имя упоминается в нормах ГК РФ о способах осуществления исключительного права на товарный знак, когда словесное обозначение товарного знака используется в доменном имени или в способах осуществления прав на наименование мест происхождения товаров.
Таким образом, доменное имя в настоящее время, к сожалению, остается только способом адресации в интернете, в связи с чем продолжает использоваться в целях недобросовестной конкуренции.
Администратором национальных доменов верхнего уровня «RU» и «РФ» является АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее — Центр). Услуги регистрации доменов конечным пользователям оказывают аккредитованные Центром регистраторы. Порядок регистрации доменного имени установлен Правилами регистрации доменных имен в доменах «RU» и «РФ», утвержденных Центром. Таким образом, он обладает широкими полномочиями в сфере доменных имен и его главная задача — обеспечение надежного и стабильного функционирования инфраструктуры российского сегмента интернета.
Порядок регистрации доменов на сегодняшний день — заявительный. То есть пользователь, который первым обратится для регистрации домена, при соблюдении всех требований регистратора станет администратором домена.
Порядок регистрации устанавливается непосредственно регистратором в документах, размещаемых на сайте
На примере правил, установленных регистратором ООО «Наунет СП», первичная регистрация доменного имени происходит в следующем порядке.
1. Выбор доменного имени. На сайте каждого регистратора можно проверить, занято выбранное доменное имя или свободно. Если выбранный домен занят, то сервисом будет предоставлена информация о регистраторе, зарегистрировавшем соответствующий домен, и предложена возможность связаться с администратором домена.
2. Заключение договора на оказание услуг. Такой договор чаще всего заключается путем заполнения формы для регистрации на сайте регистратора. Следует отметить, что по своей природе вышеуказанный договор является публичным, что в силу ст. 426 ГК РФ означает, что он должен быть заключен с любым обратившимся за его заключением.
3. Заполнение заявки. Если выбранное доменное имя никем не занято, то следует заполнить форму с указанием контактной информации и идентифицирующих данных (включая паспортные данные). Обращаем внимание, что для услуги по регистрации доменного имени заполнение полей с паспортными данными является обязательным.
4. Регистрация доменного имени. Если все поля в заявке заполнены корректно, то на адрес указанной электронной почты направляется письмо с указанием данных для активации услуги и карточка услуги, включающая необходимые рекомендации по настройке услуги, ссылки на руководство пользователя и иную информацию. Срок регистрации доменного имени составляет один год, и администратор вправе продлевать срок регистрации неограниченное количество раз.
После действий по активации услуга по регистрации считается оказанной, а заявитель приобретает статус администратора доменного имени при условии оплаты услуг регистратора.
Таким образом, процесс регистрации доменного имени не требует значительных трудозатрат и много времени.
За внешней простотой регистрации доменного имени могут скрываться проблемы
Одной из самых распространенных трудностей, с которой сталкиваются пользователи на этапе регистрации доменного имени, является администрирование выбранного домена другим пользователем.
Если компания хочет, чтобы ее доменное имя совпадало со словесным обозначением уже принадлежащего ей товарного знака, то для освобождения домена можно обратиться в суд с иском.
Так, например, ОАО «Российские железные дороги» подало иск к физическому лицу с требованием о защите исключительных прав на товарный знак, о запрете использовать товарный знак РЖД в доменном имени и о передаче прав администратора (дело № А40-5128/2013).
Исковые требования были обоснованы тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует в доменном имени «rzd-shop.ru» охраняемое обозначение «rzd», тождественное товарным знакам истца, для предложения к продаже в интернете товаров и оказания услуг, аналогичных тем, в отношении которых за истцом зарегистрированы товарные знаки.
Суд удовлетворил иск ОАО «Российские железные дороги», указав при этом, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе в интернете, а ответчик незаконно использует товарные знаки истца путем размещения их в интернете, чем имеет реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.
В подобной ситуации все нормы гражданского законодательства и сложившаяся правоприменительная практика работают на владельца товарного знака.
Все зависит от сходства до степени смешения
В соответствии с положениями ст. 1484 ГК РФ одним из видов использования исключительного права на товарный знак является его использование в интернете, в том числе в доменном имени.
Исходя из смысла ст. 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо выявить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.
При этом иск о защите прав на товарный знак имеет судебные перспективы в том случае, если товары и услуги, в отношении которых истцом используется товарный знак, принадлежат к смежным классам МКТУ по отношению к товарам и услугам, в отношении которых администратор использует доменное имя.
Соответственно, лицо, зарегистрировавшее соответствующий домен и использующий его для распространения смежных товаров и услуг либо не использующее товарный знак вовсе, фактически нарушает исключительные права владельца товарного знака. Обращаем внимание, что доменное имя необязательно должно повторять товарный знак до буквы — достаточным основанием будет регистрация в качестве домена словесного обозначения, сходного до степени смешения с соответствующим товарным знаком. Противоправным, помимо прочего, будет являться не только смешение, но и вероятность такого смешения у потребителя.
При этом в качестве исковых требований рекомендуем указать: о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком в доменном имени, об аннулировании регистрации (прекращении использования доменного имени) или о передаче регистрации доменного имени владельцу соответствующего товарного знака, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.
Судебная практика показывает, что подобные споры практически всегда разрешаются в пользу владельца товарного знака (постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2015 № 10АП-18145/2014 по делу № А41-56904/14, Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2014 № 09АП-49635/2014-ГК по делу № А40-66173/14, от 29.12.2014 № 09АП-49635/2014-ГК по делу № А40-66173/14).
Однако если товары или услуги истца и ответчика относятся к различным классам МКТУ, то в удовлетворении исковых требований судом с большой долей вероятности будет отказано.
При этом истцам по таким видам споров также следует обращать внимание на следующее. При решении вопроса о том, нарушаются ли его права на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличие сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. Доказывая недобросовестность ответчика, истец может доказывать, что доменное имя:
- зарегистрировано для того, чтобы помешать его деятельности (недобросовестная конкуренция);
- изначально зарегистрировано не для ведения деятельности, а для последующей перепродажи, сдачи в аренду (так называемое киберсквоттерство);
- используется ответчиком для того, чтобы создать впечатление причастности к товарному знаку истца.
Таким образом, именно на истце будет лежать бремя доказывания того факта, что ответчик использует спорное доменное имя в отношении товаров, однородных товарам истца — владельца товарного знака, что ответчик занимается аналогичным с истцом видом деятельности, а также недобросовестность ответчика.
На ответчике, в свою очередь, лежит бремя доказывания того факта, что доменное имя используется им на законных основаниях, либо того, что регистрация спорного доменного имени не была направлена на введение потребителей товаров ответчика в заблуждение относительно деятельности истца, а также, что ответчик никогда не размещал на сайте какую-либо информацию, которая могла бы создать ложное мнение у потребителей в отношении продукции истца, характера его деятельности.
Например, в процессе рассмотрения дела ООО «Нова» против Жильцовой Н.С. (дело № А40-105018/2014) сложилась следующая ситуация.
Истец является обладателем исключительных прав на товарный знак НОВА в отношении товаров: металлические ворота, конструкции, трубопроводы; меха; неметаллические двери, дверные коробки, рамы, панели, балки, заборы, изгороди, карнизы, коробки оконные, рамы оконные.
При этом администратором доменного имени нова.рф является Жильцова Н.С.
В ходе судебного процесса ответчиком было доказано, что она является издающимся писателем, автором восьми книг, спорный домен был приобретен ею для размещения информации о произведениях в новом для себя жанре — косморомане, серию которых в настоящее время автор планирует к изданию. Выбор доменного имени был обусловлен тем, что первый из романов, информацию о которых планировалось разместить на сайте, имеет название НОВА. Открытие сайта планировалось осуществить к моменту выхода одноименной книги.
Суд отказал в удовлетворении требований истца, указав при этом на отсутствие доказательств того, что приобретение прав на администрирование доменного имени «нова.рф» со стороны ответчика имело место намерение приобрести преимущества для продвижения товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку истца. Суд посчитал, что ответчик не осуществляет какую-либо предпринимательскую или иную экономическую деятельность посредством администрирования доменного имени «нова.рф».
Таким образом, отсутствие недобросовестности в действиях ответчика и ведение им деятельности, отличной от деятельности истца, является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований владельца товарного знака (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2015 № 09АП-1205/2015-ГК по делу № А40-105018/2014).
Судебная практика изменилась в пользу владельцев доменных имен
Если компания хочет зарегистрировать доменное имя, которое принадлежит третьему лицу, но соответствующий товарный знак не зарегистрирован.
В этом случае можно зарегистрировать доменное имя, словесное обозначение которого отличается от уже занятого домена какой-либо буквой или цифрой либо попробовать купить домен у администратора.
Однако если компания использует товарное обозначение, не зарегистрированное в качестве товарного знака, и не хочет, чтобы кто-то использовал похожий домен или чей-то домен совпадал с фирменным наименованием, то можно поступить следующим образом.
Можно зарегистрировать словесное обозначение доменного имени в качестве соответствующего товарного знак или фирменного наименования, а затем уже обратиться в суд с исковым заявлением о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком в доменном имени, об аннулировании регистрации или о передаче регистрации доменного имени владельцу соответствующего товарного знака.
Некоторое время назад суды были на стороне владельцев товарных знаков, и это часто использовалось не только добросовестными владельцами товарных обозначений для защиты своих прав, но и недобросовестными предпринимателями для целей захвата популярных и интересных с точки зрения извлечения прибыли доменных имен.
Исходя из позиции, изложенной Президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 28.03.2014 № СП-21/4, суд вправе отказать в удовлетворении требования о прекращении использования доменного имени, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, предъявление указанного требования может быть квалифицировано в качестве злоупотребления правом.
О наличии признаков злоупотребления правом может свидетельствовать факт заявления лицом, зарегистрировавшим товарный знак, требования о запрете использования доменного имени, в котором используется обозначение, ранее ставшее широко известным благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.
Также суд может отказать истцу в удовлетворении исковых требований, если ответчик по делу докажет, что:
- ответчик использовал или собирался использовать доменное имя с целью добросовестного предоставления товаров и услуг (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2015 № 09АП-1205/2015-ГК по делу № А40-105018/2014);
- администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2015 № 09 АП-56345/2014 по делу № А40-60158/14);
- используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2014 № 13АП-23268/2014 по делу № А56-7889/2014).
Проверить наличие совпадений можно за небольшую плату через различные интернет-сервисы
Если же доменное имя, выбранное компанией, свободно для регистрации, то во избежание проблем в будущем, следует предостеречь себя от рисков.
Так, например, если в результате поиска обнаружится, что кем-либо зарегистрирован товарный знак, словесное обозначение которого похоже на выбранный домен и который используется в отношении товаров и услуг, смежных с вашими, то рекомендуем выбрать для регистрации другое доменное имя. В противном случае есть риск предъявления к вашей компании судебного иска с требованиями, аналогичными рассмотренным выше.
При этом если соответствующий товарный знак есть, но в течение трех лет он не использовался, то компания может обратиться в Роспатент и/или в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании ст. 1486 ГК РФ.
Так, например, Ковалев В.В., являясь (с 2007 г.) владельцем доменного имени «technoshock.ru», зарегистрированного еще в 2002 г., обратился 11 января 2011 г. в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «technoshock», принадлежащего ЗАО «Компания «Симтекс», в связи с его неиспользованием в отношении части услуг. Решением Роспатента от 28.03.2011 заявление Ковалева В.В. было удовлетворено.
Указанное решение было обжаловано в судебном порядке (дело № А40-75222/11) и после длительного судебного разбирательства в нескольких инстанциях (после надзора в ВАС РФ) было признано законным (28 января 2014 г. вступило в силу решение суда). При этом суд указал, что заявление Ковалева В.В. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «technoshock» в связи с его неиспользованием направлено на защиту прав Ковалева В.В. на доменное имя.
При этом ЗАО «Компания «Симтекс» не смогла отстоять свою позицию, несмотря на то что в суде также рассматривалось дело № А41-37023/10 по иску общества к Ковалеву В.В. о незаконном использовании их товарного знака, которое было удовлетворено.
После удовлетворения иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака можно спокойно регистрировать выбранное доменное имя, защитив его регистрацией в качестве соответствующего товарного обозначения.
Если же компания по каким-либо причинам не смогла или не захотела зарегистрировать товарный знак, то она подвергает себя определенным рискам.
В будущем другой пользователь может зарегистрировать домен, похожий на домен компании, а затем зарегистрировать соответствующий товарный знак в отношении смежных товаров или услуг. Тогда у такого пользователя будут основания обратиться к вашей компании с иском о прекращении использования доменного имени.
В этом случае компании будет непросто отстоять свои права на доменное имя. И главным аргументом в судебном споре будут добросовестность и длительность использования доменного имени.
Например, в судебном процессе по делу № А40-60158/14 суд отказал в удовлетворении исковых требований правообладателя о защите исключительных прав на товарный знак LIFENEWS.
ОАО «НЬЮС МЕДИА» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю о запрете использовать товарный знак LIFENEWS в доменном имени «live-news.ru» в интернете.
Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует в доменном имени «live-news.ru» охраняемое обозначение «LIFENEWS», тождественное товарному знака истца, тем самым вызывает смешение разных субъектов и вводит в заблуждение потребителя относительно производителя услуг.
При этом товарный знак был зарегистрирован истцом в 2010 г. В свою очередь, ответчик является владельцем доменного имени «live-news.ru» с приоритетом от 4 апреля 2008 г.
Судом было установлено, что ответчик осуществлял непрерывно в течение длительного периода времени до регистрации истцом товарного знака и осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием индивидуализирующего обозначения, включающего словесный элемент «LiveNews», и приобрел известность на определенной территории; уставом ответчика предусмотрено его право на осуществление деятельности с извлечением дохода. Суд пришел к выводу о том, что действия истца, выразившиеся в регистрации товарного знака в совокупности с заявлением настоящих требований в судебном порядке, носят признаки злоупотребления правом и не подлежат судебной защите в силу положений ст. 10 ГК РФ.
Таким образом, пользователь в течение длительного времени добросовестно использующий доменное имя, может защитить свое право в суде.
В завершение хотелось бы сказать, что для уменьшения вероятности подобных споров наилучшим способом е на сегодняшний день является регистрация товарного обозначения, словесное выражение которого совпадает с выбранным доменом. Несмотря на то что судебная практика несколько изменилась, судебные тяжбы могут отнять у вас много времени и сил.