Масштабные случаи нарушения исключительных прав в современных условиях свойственны миру не только реальному, но и виртуальному. Особой мишенью нарушителей являются товарные знаки, незаконное использование которых позволяет привлечь на свою страницу большее количество пользователей, предложить некачественный товар, прячась за чужим брендом, или получать деньги за рекламу, размещенную на странице с известным доменом. В контексте подобных нарушений перед правообладателем встает ряд вопросов, ключевым из которых является выбор правильного способа защиты прав на товарные знаки с учетом специфики интернета.
В цифровом веке интернет является незаменимым спутником большинства потребителей. Через интернет можно заказать любой товар и выбрать необходимые услуги, в том числе с использованием приложений для смартфонов. Но у стремительно развивающейся глобальной сети есть и обратная сторона. Вместе с добросовестными предпринимателями в Сеть выходят недобросовестные лица, использующие анонимность и вседозволенность Сети в собственных целях. Это проявляется и в незаконном использовании товарных знаков. Первоочередная задача правообладателя в этом случае — грамотно сформулировать требования при обращении за защитой прав на товарный знак.
Закон предоставляет множество инструментов для защиты прав на бренд
Российское гражданское законодательство содержит открытый перечень способов защиты исключительных прав. Статья 1252 ГК РФ устанавливает, что в случае нарушения исключительных прав правообладатель вправе обратиться в суд с требованиями:
1) о признании права;
2) пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
3) возмещении убытков;
4) выплате компенсации;
5) изъятии материального носителя;
6) публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.
Применительно к случаям нарушения прав на товарные знаки законодатель дополнительно конкретизирует возможный перечень требований правообладателя. В статье 1515 ГК РФ установлены альтернативные пределы компенсации. Правообладатель может требовать выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Правообладатель также вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
Для защиты нарушенных прав на товарные знаки можно использовать не только судебный способ, но и административный — обращение в Роспатент с возражением на предоставление правовой охраны товарному знаку оппонента, сходному до степени смешения с товарным знаком правообладателя, или обращение в ФАС России с требованием о признании действий оппонента недобросовестной конкуренцией.
Несмотря на обширный открытый перечень примерных требований в случае нарушения прав на товарные знаки правообладатели перед подачей иска или заявления зачастую задаются вопросами: что выигрышнее — взыскать убытки или требовать выплаты компенсации, кого привлекать к ответственности — администратора домена или лицо, непосредственно использующее домен, что делать, если исключительное право на товарный знак нарушается в доменном имени? Постараемся дать ответы на эти и другие вопросы.
Комбинация требований в каждом споре будет отличаться
Какой-либо универсальной формулы составления требований в спорах о товарных знаках не существует. Необходимо учитывать обстоятельства каждого конкретного дела, с которым правообладатель сталкивается. Для понимания обоснованности заявляемых требований желательно постараться посмотреть на проблему с позиции суда.
Как правило, суд учитывает такие обстоятельства дела, как характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, соразмерность заявленных требований последствиям нарушения (см., например, постановления Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 по делу № А40-8033/12-5-74, от 20.11.2012 № 8953/12 по делу № А40-82533/11-12-680).
Следовательно, формулируя перечень требований, правообладатель должен основываться на тех требованиях, которые он сможет обосновать суду, в отношении которых у него есть доказательства. Вместе с тем на практике наиболее распространенным и эффективным является заявление сразу совокупности требований. Например, правообладатель может требовать прекращения незаконного использования своего товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, изъятия из оборота и уничтожения контрафактной продукции, выплаты компенсации. Рассмотрим самые распространенные требования, которые может заявлять правообладатель.
Запрет использования доменов
В спорах, касающихся незаконного использования товарного знака в интернете, правообладатели обычно требуют запретить использование и (или) администрирование доменного имени нарушителем. В судебной практике встречаются такие требования, как аннулирование домена, обязание ответчика направить в адрес регистратора заявление об аннулировании домена (постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.07.2012 по делу № А56-43689/2011), обязание ответчика передать право администрирования домена (постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2015 по делу № А79-1204/2014), обязание ответчика отменить регистрацию домена и предоставление преимущественного права регистрации домена истцу (постановление ФАС Московского округа от 15.10.2012 по делу № А40-55153/11-27-450). Последний случай можно рассматривать как не очень удачный с точки зрения корректности и адекватности формулировки искового требования, на что обратил внимание Президиум ВАС РФ в постановлении от 04.06.2013 по этому делу.
Правообладатель может предъявить требования и в случае, если доменное имя, содержащее тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком обозначение, зарегистрировано, но сам домен нарушителем не используется. В подобных делах суды, как правило, встают на сторону правообладателя товарного знака, если усматривают признаки недобросовестной конкуренции со стороны администратора такого домена. В обоснование своей позиции суды зачастую ссылаются на ст. 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности («Недобросовестная конкуренция»).
Согласно этой статье к актам недобросовестной конкуренции, в частности, предлагается отнести действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.
Российские суды признают недобросовестной конкуренцией создание препятствий для регистрации домена истцом, размещение информации на соответствующем сайте, создание опасности введения потребителей в заблуждение. Ответчик при этом может и не быть непосредственным конкурентом истца на товарном рынке.
Пример
В деле по иску компании Swatch к Казакбаеву Р.Ш. касательно домена swatch.ru в 2011 г. суды указали, что администратор домена swatch.ru
Казакбаев недобросовестно использовал товарный знак Swatch, принадлежащий компании «Свотч АГ (Свотч СА) (Свотч Лтд)», своими действиями создал препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием своего товарного знака на названном домене российской зоны интернета и создал опасность введения потребителей продукции компании в заблуждение.При этом судами было принято во внимание, что сайт с доменным именем swatch.ru фактически не использовался Казакбаевым с момента перехода к нему прав по администрированию домена.
Действия ответчика были квалифицированы как недобросовестная конкуренция, поскольку противоречат требованиям ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Кроме того, суды указали на злоупотребление Казакбаева своим правом по смыслу ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (постановление ФАС Московского округа от 30.05.2011 по делу № А41-22989/10).
Пресечение будущих нарушений
Заявление требования о пресечении будущих нарушений возможно, однако на практике используется нечасто, включая случаи доменных споров. В первую очередь, нераспространенность подобного требования связана с необходимостью предоставления суду однозначных доказательств наличия намерений или приготовлений для совершения нарушения исключительных прав со стороны ответчика.
В отсутствие подобных доказательств с точки зрения судов удовлетворение таких требований нецелесообразно, поскольку запрет на использование товарных знаков третьими лицами без согласия правообладателя уже установлен в ст. 1484 ГК РФ.
Взыскание убытков или выплата компенсации: что лучше?
Традиционно в спорах о защите исключительных прав на товарные знаки правообладатели просят суд обязать нарушителя выплатить компенсацию в размере, предусмотренном ст. 1515 ГК РФ.
Тем не менее при подаче иска многие правообладатели задаются вопросом, что выгоднее: взыскивать убытки или требовать выплаты компенсации.
Взыскание убытков посредством ст. 15 ГК РФ, с учетом специфики норм четвертой части ГК РФ, может привести к получению меньшей суммы по сравнению с той, которую истец мог бы получить при взыскании компенсации, или к отказу в удовлетворении заявленных требований.
Это обусловлено тем, что при нарушении прав на товарные знаки можно требовать взыскания убытков, при этом правообладатель обязан доказать размер причиненных ему убытков в форме упущенной выгоды в размере полученной нарушителем прибыли (доходов) или процентов, получаемых правообладателем по лицензионному договору (роялти) на спорный товарный знак. Кроме того, в предмет доказывания для взыскания убытков входят факт совершения нарушения исключительного права на товарный знак, причинно-следственная связь между нарушением права и убытками, размер убытков.
При заявлении требования о выплате компенсации от правообладателя требуется доказать лишь факт нарушения его прав, а также обосновать размер заявленной суммы компенсации.
Следует учесть, что суд может снизить заявленную истцом сумму компенсации, если решит, что сумма не соразмерна характеру нарушения или рассчитана неверно. Так, до настоящего времени в судебной практике не было единого подхода к определению количества фактов неправомерного использования товарного знака в случае размещения в интернете тождественного или сходного с ним до степени смешения обозначения при предложении к продаже различных товаров на нескольких интернет-страницах одного сайта. На открытом заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, состоявшемся в апреле 2015 г., в этой связи обсуждались два основных подхода:
- количество фактов неправомерного использования товарного знака следует определять по количеству артикулов (моделей) товара определенного вида, предложения к продаже которых содержатся на интернет-сайте, независимо от количества страниц этого сайта, на которых встречается соответствующее обозначение;
- количество фактов неправомерного использования товарного знака следует определять по количеству страниц интернет-сайта, на которых размещено сходное до степени смешения с товарным знаком обозначение.
Пример
В одном из дел компания обратилось с требованием о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в размере 1 660 000 руб. за нарушение исключительных прав истца посредством незаконного использования товарного знака Angel star на сайте www.angel-shoes.ru.
При расчете заявленной компенсации истец исходил из 166 случаев неправомерного использования товарного знака, определенных по количеству артикулов обуви, размещенных в разделе Angel star сайта www.angel-shoes.ru. Однако суды первой и апелляционной инстанции посчитали, что компенсация была рассчитана некорректно. По их мнению, при расчете необходимо было исходить из количества фотографий страниц сайта, на которых был размещен спорный товарный знак. Таким образом, размер компенсации был снижен до 100 000 руб.
Суд по интеллектуальным правам прокомментировал порядок расчета компенсации в данном деле так: применительно к обстоятельствам настоящего спора использование предпринимателем в интернете товарного знака Angel star в отношении одной группы товаров определенного вида (детской обуви), однородных товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак, образует единое нарушение исключительного права вне зависимости от количества артикулов обуви, содержащихся в определенном разделе интернет-сайта или количества фотографий страниц сайта, на которых (на изображении детской обуви) размещен спорный товарный знак. При указанных обстоятельствах компенсация за неправомерное использование средства индивидуализации должна определяться за допущенное правонарушение в целом (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2014 № С01-1275/2014 по делу № А03-4597/2014).
Правообладатель должен быть готов к возможности существенного снижения судом заявленного размера компенсации. При снижении размера компенсации суды руководствуются позициями ВАС РФ, согласно которым суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не только применительно к компенсации по подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, но и по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (постановления Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 по делу № А40-8033/12-5-74, Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 № С01-1203/2014). Основаниями для снижения заявленного размера компенсации в спорах о нарушении прав на товарные знаки в интернете в том числе могут быть: непродолжительный характер правонарушения, однократность совершения ответчиком правонарушения, отсутствие сведений о ранее допущенных ответчиком аналогичных нарушениях.
Публикация решения суда
При заявлении требования о публикации решения суда также необходимо учесть несколько нюансов, которые отражены в судебной практике. В частности, требование о публикации решения суда необходимо заявлять в рамках делопроизводства по иску о пресечении нарушения. В рамках другого дела, даже если оно рассматривается между теми же лицами, такое требование удовлетворено не будет в отсутствие доказательств факта повторного нарушения прав и законных интересов истца.
Например, в одном из дел компания обратилась с иском к обществу и физическому лицу, которые ранее выступали ее ответчиками в споре о незаконном использовании товарных знаков, об обязании опубликовать в периодических изданиях — газетах «Российская газета» и «Коммерсантъ» — решение Арбитражного суда Челябинской области по делу о допущенном нарушении исключительных прав истца на товарные знаки с указанием действительного правообладателя — истца. Однако суды в удовлетворении заявленного требования отказали, руководствуясь следующим: требование о публикации решения суда носит дополнительный характер, могло быть заявлено при рассмотрении соответствующего спора в Арбитражном суде Челябинской области, но не заявлено, факт повторного нарушения прав и законных интересов истца не подтвержден. Исходя из предмета спора, истец должен был доказать факт нарушения ответчиками исключительных прав истца (постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2015 № С01-113/2015 по делу № А40-68947/2014).
Выбор надлежащего ответчика
В 2014 г. Суд по интеллектуальным правам постановлением Президиума от 28.03.2014 № СП-21/4 утвердил Справку по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (далее — Справка СИП). Согласно п. 1.2 Справки СИП требования о возмещении убытков или о взыскании компенсации при нарушении прав в интернете правообладатель может предъявить к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему такое доменное имя. В то время как требование о пресечении правонарушения предъявляется к администратору домена.
Суд по интеллектуальным правам указал, что администратор домена и непосредственный нарушитель отвечают солидарно. При этом администратор имеет право предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на интернет-ресурсе под спорным доменным именем. При этом следует иметь в виду, что администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности, так называемого договора об аренде доменного имени.
Принятие Справки СИП внесло ясность во многие спорные вопросы защиты товарных знаков в интернете. Например, в ней указано на целесообразность применения положений Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) при разрешении вопросов о недобросовестности. Ранее правообладателю требовалось обосновать суду целесообразность применения правил, сформулированных ICANN.
В Справке СИП также рассмотрена ситуация, когда два лица зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве товарных знаков обозначение, используемое одним из них как доменное имя. В данном случае суд предлагает выяснить, использует ли лицо, зарегистрировавшее доменное имя, домен в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака. Если использует, требование правообладателя подлежит удовлетворению.
Вместе с тем при применении данного пункта Справки СИП необходимо учитывать конкретные обстоятельства дела.
Пример
Компании «Баги профешнл продэктс Лтд» и «Баги профешнл клининг продэктс Лтд» обратились с иском к ООО «Химлайф» о запрете использования обозначения bagi, являющегося сходным до степени смешения с фирменным наименованием компаний, а также с их товарными знаками, в интернете, в том числе в доменном имени bagi.ru.
Решением первой и апелляционной инстанций исковые требования были удовлетворены частично. Суд запретил ООО «Химлайф» использовать обозначение bagi, являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком истцов, в интернете, в том числе на ресурсе bagi.ru, в отношении отдельных товаров. В остальной части было отказано со ссылкой на наличие у ответчика права на товарный знак, зарегистрированный в отношении других товаров.
Истцы в кассационной жалобе ссылались на Справку СИП, утверждая, что суды первой и апелляционной инстанций ошибочно не применили ее и должны были удовлетворить заявленные требования в полном объеме. В том числе в жалобе была сделана ссылка на ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и на наличие в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции.
Кассация, однако, отказала в удовлетворении кассационной жалобы. Главным мотивом для отказа явилось противопоставленное ответчиком право на его товарный знак, действующий в отношении ряда товаров. Еще одно основание для отказа было дано со ссылкой на постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 9833/09, в котором сделан вывод о том, что если домен зарегистрирован до даты регистрации и приоритета товарного знака и в действиях владельца домена отсутствуют признаки недобросовестности, в защите исключительных прав на товарный знак может быть отказано. В совокупности обстоятельств данного дела Суд по интеллектуальным правам усмотрел наличие у ответчика законного интереса в использовании доменного имени (постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.05.2015 № С01-246/2015 по делу № А40-85834/2014).
Таким образом, при формулировании требований к нарушителям правообладателям необходимо исходить из обстоятельств каждого конкретного нарушения прав в интернете, а также учитывать цели, которых они хотят добиться в рамках подобного спора. В зависимости от целей правообладатель может по-разному комбинировать различные требования, а также определять лиц, к которым можно обратиться с соответствующим иском.