Ноу-хау празднует первый год своего перерождения: 1 октября 2014 г. вступила в силу часть четвертая Гражданского кодекса, в соответствии с которой это понятие перестало быть тождественно понятию коммерческой тайны. Как это отразилось на обороте, обсуждали на X Всероссийском конгрессе «Экономико-правовое регулирование инновационной деятельности 2015 Осень», организованном АСЭРГРУПП.
Понятие ноу-хау тесно переплеталось с коммерческой тайной и до 2008 г. рассматривалось как ее разновидность. С принятием части четвертой ГК РФ эти термины были разделены, но, по сути, остались тождественными. Это усложняло жизнь, поскольку мало на каких предприятиях надлежащим образом был разработан и внедрен режим коммерческой тайны. Новую жизнь этому объекту интеллектуальной собственности подарила реформа гражданского законодательства в прошлом году, которая существенно сузила это понятие и расширила меры защиты.
Что изменилось в определении
«С 1 октября к ноу-хау можно отнести лишь сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере или о способах осуществления профессиональной деятельности, — поясняет Юрий Халимовский, ведущий юрист офиса EY в Санкт-Петербурге. — Таким образом, никакая другая информация к ноу-хау относиться не может». Если раньше к ним могли отнести, скажем, результаты маркетинговых исследований, базы данных, то теперь это невозможно, даже если они защищаются в режиме коммерческой тайны.
Помимо содержания ноу-хау, изменились и требования к форме его защиты.
Теперь для существования ноу-хау возможен не только режим коммерческой тайны, но и любой режим конфиденциальности, который отвечает требованиям разумности. «К сожалению, это очень оценочный критерий, — отмечает Ю. Халимовский, — но он попал в закон. Поэтому в настоящее время ноу-хау становится объектом, который полностью находится на совести правообладателя». При этом если конфиденциальные сведения стали известны третьим лицам, то объект интеллектуальной собственности перестает существовать.
Закон не уточняет, какие меры разумны и достаточны в отношении обеспечения конфиденциальности. По аналогии с коммерческой тайной, важно соблюсти два принципа: обеспечить возможность практического использования информации и в то же время не допустить несанкционированный доступ к ней третьих лиц. Но если мы снова тяготеем к режиму коммерческой тайны, то неясно, в чем смысл реформы, считает эксперт.
«Основной выгодой для обладателя ноу-хау будет не то, что можно охранять информацию в свободном режиме, — поясняет Ю. Халимовский. — Если в каком-то случае формальные признаки коммерческой тайны были не соблюдены, но обладатель информации дал контрагенту понять, что для него эта информация является конфиденциальной, то режим ноу-хау не будет считаться нарушенным, и объект не прекратит свое существование». То есть смысл этого послабления именно в снижении рисков.
Коммерческая тайна или конфиденциальность?
Часто при выборе способа защиты информации перед практиками встает дилемма: что выбрать — режим конфиденциальности или коммерческой тайны? Приходится находить баланс между защищенностью и крайней степенью формализации по закону о коммерческой тайне и меньшей степенью защищенности, но более простым режимом конфиденциальности. Ю. Халимовский советует: «Если вы готовы обеспечить соблюдение работниками и контрагентами всех правил режима коммерческой тайны, то остановите свой выбор на нем. Если же вы понимаете, что не готовы к этому, то вводите какой-то альтернативный режим, который по своим основным чертам будет напоминать коммерческую тайну, но не являться ею».
Относительно контрагентов в законе о коммерческой тайне сказано, что они должны применять меры не хуже тех, которые применяются у них обычно. «Это некая ловушка, потому что часто у контрагентов в принципе нет режима коммерческой тайны, нет никаких документов, — отмечает эксперт. — Но с 1 июня 2015 г. действует новая глава ГК РФ о переговорах, которая вводит режим конфиденциальности в отношении информации, представленной другой стороне при переговорах по умолчанию. Теперь она подлежит охране, даже если не было подписано соглашение о неразглашении».
Патент или ноу-хау?
Если выбор стоит между защитой информации с помощью патента или ноу-хау, то прежде всего необходимо определиться с тем, как будет использоваться эта информация. Оба режима имеют свои плюсы и минусы.
«Преимуществом защиты посредством патента является формирование юридической монополии, — поясняет Артемий Иванюшин, ведущий юрист офиса EY в Санкт-Петербурге. — То есть право на патент будет существовать у лица, которое зарегистрировало его, независимо от того, известна ли эта информация другим лицам или нет. Если защищенную патентом технологию кто-то незаконно использует, его можно привлечь к ответственности, запретить ввоз объектов, созданных с использованием этой технологии, и прочее. Многое из этого можно сделать и при ноу-хау, но в случае с патентом это будет проще доказать».
При всех плюсах регистрация патента приводит к тому, что информация становится публичной (по крайней мере, в части формулы изобретения). А. Иванюшин рекомендует тщательнее разделять информацию и раскрывать только то, что очевидно при использовании изобретения.
Еще одним недостатком патента является то, что он предоставляется на определенный срок (до 20 лет), по истечении которого технология становится общедоступной. В случае с ноу-хау такого ограничения нет — оно будет существовать, пока соблюдается режим конфиденциальности.
Это «пока» и является основным недостатком в случае использования ноу-хау в качестве защиты информации. Необходим постоянный контроль за соблюдением режима, чтобы в случае утечки оперативно ее устранить, привлечь к ответственности лиц, которые допустили утечку, и предотвратить использование этой информации теми лицами, которым она стала известна. «Нельзя исключить и то, что кто-то может получить ту же самую информацию добросовестно и таким образом начать свое независимое производство или, того хуже, запатентовать эту технологию», — предупреждают эксперты.
Трансграничная передача прав ноу-хау
В случае трансграничной передачи прав существуют определенные сложности.
Во-первых, под режим ноу-хау в разных странах могут попадать различные сведения. В большинстве юрисдикций это любая информация, которая является коммерчески ценной за счет того, что она неизвестна другим лицам. «Могут быть ситуации, когда иностранное юридическое лицо захочет лицензировать в России какую-то технологию ноу-хау, которое согласно российскому законодательству таковым не считается, — предполагает А. Иванюшин. — Тогда будут возникать сложности с точки зрения того, как эти правоотношения будут квалифицироваться российскими контролирующими органами. Вполне возможно, налоговый орган посчитает, что поскольку предметом договора не является ноу-хау, то он является фиктивным и расходы, понесенные на выплату роялти, будут считаться необоснованными, а также будет доначислен НДС, так как к договору в отношении ноу-хау применима льгота».
Вторая проблема заключается в том, что в России отношения по использованию ноу-хау регулируются лицензионным договором либо договором об отчуждении исключительных прав. В некоторых юрисдикциях используется sui generis договор, который регулирует не отношения по использованию какого-то исключительного права, а фактически саму процедуру использования этой информации. Эксперты рекомендуют выбирать договор, который будет признан той юрисдикцией, где будет использоваться ноу-хау.
Защита информации: работа над ошибками
Эксперты отмечают, что на практике компании часто впадают в крайности: пренебрегают режимом ноу-хау и патентуют все, что можно запатентовать или, наоборот, вводят режим ноу-хау (иногда и коммерческой тайны) в отношении вообще всей информации, ставят гриф «секретно» буквально на любой документ. «Очевидно, что не вся информация должна быть защищена, — убежден А. Иванюшин. — Чтобы избежать таких крайностей, необходимо определить, что может быть интересно конкурентам и только в отношении этих сведений вводить режим коммерческой тайны». Важно создать условия, в которых будет удобно соблюдать этот режим, чтобы он не мешал текущим процессам. Тотальная секретность неудобна для сотрудников компании и неизбежно будет нарушаться, а это значит, что в итоге ноу-хау погибнет.
Идеальный случай — комбинирование патентной защиты с ноу-хау, ноу-хау с объектами авторского или смежного права. Например, конструкторская документация может быть квалифицирована как объект авторского права, программы для ЭВМ защищаются по аналогии с литературными произведениями, базы данных — как объект смежных прав. При этом необходимо удостовериться, что права на объекты авторских прав были переданы организации, которая будет осуществлять режим ноу-хау. Это позволит при нарушении режима конфиденциальности дополнительно защитить свои права посредством исключительных прав на объект авторского права или объект смежных прав.
Эксперты советуют вести реестр всех объектов интеллектуальной собственности, которые есть у компании, мониторить возможные нарушения. С точки зрения учета стоимости нематериальных активов имеет смысл учитывать время и расходы, потраченные на производство тех или иных результатов интеллектуальной деятельности. «Вести прозрачный учет необходимо потому, что для некоторых НИОКР предусмотрена льгота, согласно которой расходы на разработку учитываются с коэффициентом полтора, — обращает внимание А. Иванюшин. — Нужно быть готовым к тому, что контролирующий орган может потребовать их подтверждение».
Ю. Халимовский при этом отмечает, что не любой результат интеллектуальной деятельности, который учитывается с коэффициентом 1,5, является ноу-хау, но как правило, к ноу-хау его можно применять.
Ноу-хау в судебных спорах
За недолгую жизнь существования ноу-хау появилось совсем немного судебно-административной практики. Положительной — еще меньше. И все же она есть.
«В частности, нам известны дела, когда удавалось успешно запретить производство продукции на основании защищенной секретом производства технологии», — говорят эксперты. В одном случае речь шла о споре между российскими компаниями. Одна из них незаконно завладела секретной рецептурой и производила БАД (постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2015 № С01-1401/2014). В другом рассматривался спор о трансграничной передаче секретов производства от украинской компании российской. Между истцом и ответчиком был заключен лицензионный договор, на основании которого была представлена информация о ноу-хау. Договор прекратился, права компании закончились, но она продолжала производить электростанции на основании информации, представленной этим договором. Украинцам удалось успешно запретить дальнейшее производство (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2012 по делу № А82-7788/2011, Определение ВАС РФ от 30.07.2012 № ВАС‑7661/12).
Есть даже случаи привлечения нарушителей режима коммерческой тайны к уголовной ответственности. На основании ч. 1 и 2 ст. 183 УК РФ работник был сначала приговорен к году и девяти месяцам исправительных работ, позже наказание было немного смягчено до года и шести месяцев (постановление Московского городского суда от 05.12.2013 № 4у/2-9352).
«Разумеется, разглашение коммерческой тайны — основание для увольнения, это прямо сказано в Трудовом кодексе, — отмечает А. Иванюшин. — Но иногда это право работодателя нужно доказать в суде, как, например, в деле, которое рассматривалось в Московском городском суде. Увольнение сотрудника, разгласившего коммерческую тайну, было признано судом законным. Также суд посчитал, что отсутствие грифа «Коммерческая тайна» не свидетельствует об отсутствии режима коммерческой тайны (Апелляционное определение Московского городского суда от 20.02.2015 по делу № 33-5528)».
Но это касается лишь увольнений. В остальном практика на стороне работника. «Необходимо это учитывать, — с сожалением предупреждает юрист. — Взыскать с работника неустойку, которая будет предусмотрена договором о неразглашении коммерческой тайны, невозможно, потому что отношения между работником и работодателем являются трудовыми и к ним могут быть применены только меры воздействия, предусмотренные Трудовым кодексом. Штраф к ним не относится».
Таким образом, если сотрудник, с которым было заключено соглашение о неразглашении информации, предусматривающее какие-то серьезные штрафы, будет оштрафован и обратится в суд, он, скорее всего, выиграет дело.
Альтернативной суду мерой защиты является обращение в Федеральную антимонопольную службу РФ, которая может принять решение о привлечении к административной ответственности конкурентов, которые незаконно используют информацию, составляющую ноу-хау. Ведь использование чужой коммерческой тайны — акт недобросовестной конкуренции. Суды поддерживают в этом антимонопольные органы (постановление ФАС Московского округа от 16.09.2013 по делу № А40-98738/12-21-929).
«Необходимо учитывать и то, что поскольку к договорам в отношении ноу-хау применяется льгота по НДС, а также поскольку ноу-хау является субъективным объектом интеллектуальной собственности, имеет субъективные критерии (например, критерий коммерческой ценности), то налоговые органы очень пристально следят за договорами в отношении ноу-хау, — предостерегает А. Иванюшин. — Особенно, если речь идет о договорах с иностранными компаниями, которым выплачивается роялти. К таким договорам нужно относиться очень осторожно и быть уверенными, что сможете обосновать и коммерческую ценность, и стоимость расходов на выплату роялти». За последнюю пару лет было несколько дел, в которых такие договоры признавались фиктивными (дело «Эквант» № А40-28065/13, дело «Орифлейм Косметикс» № А40-138879/2014).
Сравнительный анализ определения ноу-хау до и после 1 октября 2014 г.
|
Определение ноу-хау в ст. 1465 ГК РФ (до 1 октября 2014 г.) |
Определение ноу-хау в ст. 1465 ГК РФ (после 1 октября 2014 г.) |
|
Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. |
Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. |
Ноу-хау в практических вопросах
Как вы считаете, технологический регламент на производство какого-либо вида продукции является ноу-хау, можно ли его отнести к объекту интеллектуальной собственности? Как рассчитать его стоимость для учета нематериальных активов?
Артемий Иванюшин: Если этот регламент разработан самой компанией и он неизвестен конкурентам и за счет этого факта он является коммерчески ценным, то да, можно отнести. Полагаю, что это распространенная практика.
Стоимость рассчитываем, исходя из затрат на его создание — временных и материальных. Если на его разработку было потрачено много времени и средств, то можно учесть как ценный нематериальный актив и отразить его в балансе.
Юрий Халимовский: В холдинговых структурах иногда использовалась такая схема, когда центры научно-технической информации выносятся в отдельные структурные единицы, всем остальным участникам этой структуры информация представлялась по договору (например, по договору подряда на НИОКР). Затраты на эти договоры и формируют стоимость объекта. Здесь есть налоговые риски в силу аффилированности, но ими можно управлять.
Может ли технологический регламент быть отнесен не к ноу-хау, а к какому-нибудь другому виду интеллектуальной собственности?
А. Иванюшин: Да, может, это зависит от того, что в нем содержится. Но любая рабоче-конструкторская документация, по нашему мнению, может быть квалифицирована как объект авторских прав (изображение, которое создано творческим трудом (не картины), чертежи) и может быть защищена авторским правом, даже если она не является секретной.
Я произвожу продукцию, считаю, что это мое ноу-хау, не регистрирую его. Допустим, что кто-то таким же образом производит такую же продукцию. Каковы мои действия: обращаться в суд?
Ю. Халимовский: Да, можно пойти в суд, но в любом случае вам предстоит доказать, что лицо получило доступ к информации незаконно — не само разработало, а украло у вас. Нужны какие-то факты, быть может, ваш работник перешел в эту организацию и пр.
А. Иванюшин: В деле об украинско-российском договоре (см. выше) было понятно, что информацию организация получила не сама. В другом же случае (дело № А40-151594/2013) удалось доказать, что компания-нарушитель получила рецептуру БАДа от третьей компании, которая была посредником в передаче информации, что рецептура была разработана не самостоятельно, а украдена. Всегда в таких делах все зависит от возможности доказать факт нарушения и размер убытков.
Ю. Халимовский: Если вы сами получаете результат интеллектуальной деятельности, то вы заинтересованы максимально снабдить себя документальными доказательствами того, что вы вели разработки сами либо получили информацию из какого-то законного источника. Если это некое рацпредложение сотрудника, пусть он напишет служебную записку, которая будет оформлена надлежащим образом с исходящим номером и т.д. Нужно подтверждать свою добросовестность.
Получается, что режим секретности в отношении ноу-хау не действует по принципу разбитого яйца? То есть его все-таки можно как-то собрать?
Ю. Халимовский: Действуют разные степени утечки, и каждый случай нужно рассматривать конкретно. Если ваш режим нарушен тем, что вашу информацию украли и ею пользуется нелегально ограниченный круг лиц, то вы можете получить в отношении них судебное решение, обратиться в антимонопольную службу с требованием прекратить производство, они его выполнят. На период этого нарушения охрана вашей информации не прекратится и даже не приостановится.
А вот если информация в результате нарушения стала широко известна (напоследок нарушитель ее решил опубликовать и пр.), то ваш режим прекратится. И обидно не только это, но и то, что перестанет существовать все, что вы продавали третьим лицам по лицензионным договорам, прекратится и основание для получения с них платежей. Важно понимать, что если информация действительно ценная, то нарушитель будет пользоваться ею самостоятельно, не будет ни с кем делиться. Все, конечно, зависит от добросовестности… Разглашение выгодно только тем, что таким образом нарушитель прерывает основания для предъявления к нему претензий. Как только он поймет, что ему запретят неправомерно извлекать выгоду из неизвестности этой информации, он может сделать ее общедоступной и продолжить извлекать выгоду только от ее использования.