Правообладатель не получит компенсацию за несанкционированное применение товарного знака третьим лицом, если сам его не использует и не имеет намерения делать это. Требования правообладателя запретить использование обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим ему средством индивидуализации, могут быть признаны злоупотреблением правом. К такому выводу пришел ВС РФ в Определении от 20.01.2016 № 310-ЭС15-12683 по делу № А08-8801/2013.
СУТЬ ДЕЛА
Закрытое акционерное общество (далее — общество) зарегистрировало исключительные права на товарные знаки: «Птичка», «Праздничное», «Праздничная», «Праздничный» и «Ноктюрн». Указанные средства индивидуализации должны были использоваться в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (мороженое). Однако общество производством или реализацией мороженого не занималось. Узнав о том, что открытое акционерное общество «Белгородский хладокомбинат» (далее — хладокомбинат) выпускает продукцию с названиями, права на которые принадлежат обществу, последнее обратилось в суд с требованием взыскать с хладокомбината компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Суд первой инстанции оставил иск без удовлетворения, сделав вывод, что товарные знаки общества (далее — истец) и обозначения хладокомбината (далее — ответчик) не могут быть признаны сходными до степени смешения. Кроме того, истец не представил достаточных доказательств, свидетельствующих об использовании обществом указанных товарных знаков. В связи с этим суд обнаружил в действиях общества признаки злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ) и признал предъявление иска недобросовестным.
Согласно разъяснениям ВС РФ и ВАС РФ суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Общество не применяло принадлежащее ему средство индивидуализации. Между тем в ГК РФ предусмотрено, что владелец должен использовать зарегистрированный товарный знак. Следовательно, попытки правообладателя воспрепятствовать применению обозначений, сходных до степени смешения с его товарным знаком, могут быть признаны недобросовестными. К таким действиям относится и защита нарушенных исключительных прав на средство индивидуализации в случае неиспользования его правообладателем. В данном случае суд должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя продвигать свою продукцию с его помощью, причины, по которым товарный знак до сих пор не применялся. Если же установлено, что средство индивидуализации зарегистрировано лишь для запрещения третьим лицам его использовать, в защите такого права владельцу товарного знака может быть отказано.
В апелляции решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Суд указал, что использованный хладокомбинатом словесный элемент «праздничное мороженое» и товарные знаки «Праздничное», «Праздничный», «Праздничная» нельзя признать сходными до степени смешения в связи с отсутствием ассоциирования обозначений друг с другом в целом. Угроза смешения возникает, если один товарный знак принимается за другой. Также смешение имеет место, когда потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но считает, что оба средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06).
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При сравнении обозначений исследуются звуковое, визуальное и смысловое сходство. Необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Руководствуясь указанными критериями, суд апелляционной инстанции посчитал, что сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения.
Что касается требований общества взыскать с хладокомбината компенсацию за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки «Птичка» и «Ноктюрн», то они удовлетворению не подлежали в связи с отсутствием достоверных и достаточных доказательств, свидетельствующих об использовании хладокомбинатом указанных товарных знаков.
Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) акты нижестоящих инстанций в части взыскания компенсации отменил, а дело направил на новое рассмотрение. В силу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, следовательно, именно хладокомбинат должен был доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и неразумности действий общества. Однако суд первой инстанции при вынесении решения ограничился указанием на то, что общество не являлось ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот мороженого.
Также СИП обратил внимание на то, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным средством индивидуализации. Такой вывод содержится в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/13 по делу № А40-9614/2012-27-117. При этом в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642 указано, что на усиление различительной способности сравниваемых судом обозначений влияет наличие у общества серии товарных знаков со словесным элементом, занимающим в нем доминирующее положение.
Таким образом, суд не нашел в действиях истца злоупотребления правом, а используемое ответчиком обозначение посчитал сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими обществу.
Хладокомбинат не согласился с постановлением СИП и обратился в Верховный суд РФ. В обоснование своей жалобы хладокомбинат (далее — заявитель) указал, что СИП фактически проигнорировал положения ГК РФ о злоупотреблении правом. При этом заявитель сослался на Определение ВС РФ от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555, согласно которому фактическое неиспользование товарного знака после его регистрации с одновременным судебным преследованием третьих лиц является нарушением ст. 10 ГК РФ и ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883.
ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
ВС РФ отменил постановление Суда по интеллектуальным правам, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление апелляции.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пояснила, что действия, направленные на создание препятствий к применению даже тождественных или сходных с брендом до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического их использования самим правообладателем, признаются злоупотреблением правом. У истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для введения в оборот товаров с указанным средством индивидуализации, отсутствует нарушенное право. Попытка получить защиту, не имея обоснованного интереса (например, при имитации нарушения права), свидетельствует о том, что истец злоупотребляет правом.
Проверяя наличие злоупотребления, суд кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем должен также учесть цель регистрации бренда, реальное намерение правообладателя его применять, причины неиспользования. Если установлено, что правообладатель зарегистрировал бренд не с целью применять его (самостоятельно или с привлечением третьих лиц), а лишь для запрещения другим использовать соответствующее обозначение, в защите права истцу должно быть отказано.