Пользователь по договору коммерческой концессии обязался выплатить правообладателю роялти в процентах от валового объема продаж ресторана, функционирующего под товарным знаком последнего. Между тем к использованию средств индивидуализации правообладателя он так и не приступил. ВС РФ определил, что вознаграждение по договору коммерческой концессии выплачивается за сам факт предоставления права на использование объектов интеллектуальной собственности. Следовательно, независимо от того, что ответчик не использовал товарный знак, он все равно должен был выплатить правообладателю роялти (Определение ВС РФ от 18.10.2016 по делу № 78-КГ16-38).
Суть дела
В октябре 2010 г. между правообладателем (истцом) и пользователем был заключен договор коммерческой концессии. По условиям договора пользователь получил право на эксплуатацию одного ресторана с использованием товарного знака, принадлежащего правообладателю. Пользователь обязался выплачивать правообладателю лицензионную плату в размере 8% от валового объема продаж ресторана. В обеспечение исполнения обязательств пользователя по договору коммерческой концессии был заключен договор поручительства.
В 2013 г. пользователь в ходе реорганизации присоединился к другому обществу — ответчику. Спустя полгода договор коммерческой концессии был расторгнут.
Правообладатель-истец обратился в суд с требованием о солидарном взыскании с общества-ответчика и поручителя задолженности по договору коммерческой концессии в размере около 2,6 млн руб. Не согласившись с заявленными требованиями, поручитель обратился со встречным иском о признании незаключенным договора поручительства, указывая, что установленный договором коммерческой концессии и содержащийся в договоре поручительства порядок не позволяет безусловно определить объем ответственности поручителя.
Судебное разбирательство
Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда, в удовлетворении требований истца и встречного иска поручителя отказано.
Суды указали, что лицензионное вознаграждение подлежит выплате при обязательном условии — открытии ответчиком ресторана под торговой маркой правообладателя и использовании товарного знака в коммерческой деятельности. В связи с тем, что ресторан открыт не был, деятельность с использованием товарного знака правообладателя ответчик не осуществлял, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания лицензионной платы.
Позиция ВС РФ
ВС РФ отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение. Свое решение ВС РФ аргументировал следующим образом.
Согласно п. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
Статьей 1030 ГК РФ предусмотрена уплата пользователем правообладателю по договору коммерческой концессии вознаграждения в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.
В соответствии с п. 4 ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила о возмездном лицензионном договоре.
Пунктом 1 ст. 1235 ГК РФ установлено, что по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.
В силу п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
По условиям заключенного между сторонами договора коммерческой концессии правообладатель передал пользователю, правопреемником которого является общество-ответчик, неисключительное право на использование принадлежащих ему прав интеллектуальной собственности, в том числе торговое название и знак обслуживания в предпринимательской деятельности.
Пунктом 2 договора предусмотрена обязанность лицензиата в течение срока действия договора выплачивать компании лицензионную плату в размере 8% от валового объема продаж ресторана, эксплуатируемого лицензиатом.
Передача права по договору в данном случае подтверждена регистрацией договора.
Исходя из положений приведенных выше правовых норм и условий заключенного между сторонами договора, вознаграждение, о взыскании которого заявлено в иске, выплачивается за предоставление права на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации независимо от результата передачи такого права, в том числе в случае, если использование соответствующего объекта не осуществлялось.
Указанный вывод согласуется с позицией, высказанной в совместном постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В пункте 13.7 названного постановления разъяснено, что лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В случае когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (п. 4 ст. 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.
По смыслу п. 5 ст. 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Кроме того, из заключенного между сторонами договора следует, что получение разрешения на открытие ресторана и одобрение его местоположения, равно как и само открытие ресторана под торговой маркой и использование ее в процессе своей деятельности, является не правом, а обязанностью лицензиата. Данная обязанность прямо следует из закона: согласно ст. 1032 ГК РФ после заключения договора коммерческой концессии использование товарного знака является обязанностью лицензиата.
В соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307—419) и о договоре (ст. 420—453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.
Как следует из ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии с положениями ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
На этом основании ВС РФ признал недопустимым отказ ответчика от исполнения обязательств по уплате лицензионного вознаграждения правообладателю.