Запуск инновационного стартапа: что нужно учесть учредителям

В России инноватизация экономики была возведена в ранг приоритетной государственной задачи. Однако до сих пор существенных подвижек в данной сфере не произошло. Доля инновационной продукции в общем выпуске составляет в России всего 8—9 %, в то время как в странах-лидерах — около 15%¹. Проблема в том, что даже при наличии коммерчески привлекательной идеи создание успешного инновационного стартапа в России является непростой задачей. Уже на первом этапе — закрепление за инновационной компанией прав на патентоохраняемые разработки — стартап поджидают значительные юридические сложности. Мы остановимся на двух ключевых вопросах, связанных с запуском инновационного стартапа: как инновационной компании получить права на инновационную разработку и как привлечь инвестиции?

Инновационная деятельность представляет собой процесс разработки объектов интеллектуальной собственности (главным образом, патентоохраняемых), воплощения их в коммерчески привлекательном товаре и последующего введения таких товаров в хозяйственный оборот.

Инновационный стартап — это коммерческая организация, находящаяся на начальном этапе своего развития, основным направлением деятельности которой является коммерциализация инноваций. Коммерциализация при этом определяется, как «процесс трансформации новых технологий в коммерчески усиленные продукты», «превращение объекта, имеющего только потенциал приносить доход, в объект, который будет продан»².

Внесение исключительных прав (прав на использование) в качестве вклада в уставный капитал

В соответствии с российским законодательством автором патентоохраняемых решений, у которого изначально возникает комплекс интеллектуальных прав, может быть только физическое лицо. В случае с инновационными стартапами авторами, как правило, являются их учредители или работники. Как в таком случае исключительное право (право на использование) на инновационную разработку оказывается у стартапа?

Если патент изначально был получен на имя одного из учредителей, то такой учредитель может внести исключительные права (права на использование) в качестве вклада в уставный капитал инновационного общества. Важно при этом учитывать, что одного указания в договоре (или решении) о создании (учреждении) общества на то, что в оплату акций (долей) конкретными учредителями передаются права на соответствующие объекты интеллектуальной собственности, будет недостаточно.

Как было предусмотрено в п. 11 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью IV ГК РФ. Приобретателем или лицензиатом по такому договору выступает само учрежденное юридическое лицо.

Исключительные права (права на использование), таким образом, не могут вноситься в уставный капитал хозяйственного общества до его регистрации.

Существенной проблемой, с которой могут столкнуться инновационные компании, является признание недействительным патента, права из которого были переданы в качестве вкладов в уставный капитал.

Представим ситуацию. В коммерциализацию патентоохраняемого объекта вложены значительные средства. Между тем спустя некоторое время патент инновационного общества признан недействительным. Как в такой ситуации обеспечить интересы общества и инвесторов?

Законы о хозяйственных обществах не содержат ответов на данный вопрос. В пункте 3 ст. 15 Федерального закона от 08.02.98 № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО) предусматривается, что в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

Данная статья не распространяется на случаи признания недействительным патента. Во-первых, в ней прямо указано, что речь идет о праве пользования имуществом, которое в данном случае должно трактоваться узко — как «вещи». Во-вторых, исключительное право (право на использование) в силу уникальных характеристик патентоохраняемого объекта заменить крайне сложно. В связи с чем в отношении таких объектов невозможно вести речь о равной плате за пользование таким же имуществом.

А значит, необходимо закрепить специальные последствия досрочного прекращения интеллектуальных прав, внесенных в качестве вклада в уставный капитал. И такие последствия оправданно дифференцировать в зависимости от того, по какому основанию патент был признан недействительным.

Если патент был признан недействительным в связи с неправильным указанием в нем автора, на учредителя должна быть возложена обязанность передать в качестве вклада в уставный капитал права по новому, выданному взамен прежнего патенту. Точно так же должна решаться ситуация с признанием патента недействительным в части.

Во всех остальных случаях учредитель должен будет выплатить обществу компенсацию, равную оценке внесенного им при учреждении вклада. При этом должна существовать возможность для исключения такого участника из общества.

В соответствии с действующим законодательством в договоре об отчуждении исключительного права (лицензионном соглашении) с учредителем общества оправданно закрепить условие о возмещении обществу потерь (ст. 406.1 ГК РФ), связанных с признанием патента недействительным. К таким потерям могут быть отнесены в том числе затраты общества на судебные и административные разбирательства, связанные с оспариванием патента, на коммерциализацию разработки.

Получение прав на разработки, созданные работниками стартапа

Большинство изобретений во всем мире создаются в связи с выполнением работниками трудовых обязанностей. Для инновационных компаний принципиально важно правильно оформить отношения с работниками. В противном случае на разработки, созданные с привлечением ресурсов работодателя, исключительные права получат сами работники.

Согласно п. 1 ст. 1370 ГК РФ патентоохраняемые объекты, созданные работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебными. Право на получение патента, исключительное право на такие разработки автоматически возникает у работодателя. У работника сохраняются же права авторства и право на вознаграждение.

В каких случаях патентоохраняемые объекты признаются созданными в связи с выполнением трудовых обязанностей?

Учитывая, что такие объекты представляют собой существенные новшества, «инновационный шаг», нельзя прямо вменять в обязанность работнику их создание. Как пояснил Президиум СИП в постановлении от 03.06.2014 по делу № СИП-253/2013, содержание трудовых обязанностей работника — автора служебного патентоохраняемого объекта «может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций». При этом суд обозначил конкретные индикаторы, указывающие на служебный характер патентоспособного объекта:

• соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект;

• место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов;

• источник оборудования и средств, использованных для их создания;

• возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект;

• последующее поведение работника и работодателя.

Служебные патентоохраняемые объекты должны рассматриваться в качестве закономерного результата осуществления работником его обязанностей, закрепленных трудовым договоров или приказом работодателя. Чтобы определить, является ли созданный объект служебным, необходимо в рамках трудового договора, должностной инструкции, приказа работодателя обнаружить функцию, при реализации которой он мог быть получен. Данное обстоятельство является ключевым для квалификации патентоохраняемого результата в качестве служебного.

Весьма показательным в рассматриваемом аспекте является решение СИП от 28.10.2016 по делу № СИП-423/2016. Акционерное общество обратилось с заявлением к своему работнику о признании патента на полезную модель «Устройство для сепарации алмазосодержащих материалов» недействительным в части указания патентообладателем самого работника. Работодатель считал, что полезная модель является служебной, право на получение патента возникло у него самого.

Основным направлением деятельности истца является разведка месторождений, добыча, обработка и продажа алмазного сырья. Общество является обладателем многочисленных патентов в области сепараторов алмазного сырья. Несмотря на это, суд отказался квалифицировать созданный работником патентоохраняемый объект в качестве служебного.

Согласно трудовому договору работник был инженером по наладке и испытаниям. Согласно должностной инструкции он осуществлял функции по техническому руководству и выполнению работ по наладке и испытаниям всех видов оборудования, вводу его в эксплуатацию. Доказательств того, что работник привлекался к каким‑либо исследованиям, осуществляемым компанией, в том числе приказов о создании творческих коллективов, протоколов совещаний, в которых он принимал участие и на которых обсуждались вопросы, решение которых отражено в спорном патенте, в материалы дела не представлено.

Таким образом, в трудовых договорах с работниками инновационных компаний рекомендуется прямо указывать на исследовательско-изобретательский характер их деятельности. При определении трудовой функции оправданно использовать такие термины, как «разработка», «проведение опытно-конструкторских работ», «усовершенствование существующих технических средств», «исследование».

Часто патентоохраняемые объекты в инновационных компаниях создаются в соавторстве работниками таких компаний и их учредителями, иначе говоря, субъектами, состоящими в сугубо корпоративных отношениях. Распространены и случаи, когда авторы-работники, создавая в рамках своей трудовой обязанности некий патентоохраняемый объект, привлекают третьих лиц не из сотрудников организации. Каким образом в таких случаях должны распространяться имущественные права на созданные разработки?

В отношении третьих лиц, в отличие от работников, на нормативном уровне не установлены основания и условия для перехода от них права на получение патента и исключительного права к чужому работодателю. Значит ли это, что они должны выступать в качестве правообладателей наряду с работодателями?

В 2014 г. СИП рассмотрел достаточно интересный спор (постановление Президиума СИП от 16.06.2014 № С01-391/2014 по делу № СИП-222/2013). Гражданка С. обратилась с иском о признании недействительным патента на полезную модель в части указания патентообладателем компании-работодателя. Являясь наследницей одного из пяти соавторов патентоохраняемого объекта, истица требовала указать ее в качестве патентообладателя наряду с ответчиком.

Суд первой инстанции установил, что наследодатель на момент подачи заявки на спорную полезную модель являлся работником другого юридического лица — опытно-конструкторского бюро. На этом основании суд удовлетворил требования истицы. Роспатент обязали выдать новый патент с указанием в качестве правообладателей гражданку С., как наследницу одного из соавторов, и компанию-работодателя остальных соавторов. Кассация с таким решением согласилась.

Можно ли признать такое решение верным?

Во-первых, творческий вклад стороннего автора по сравнению с работниками организации может быть крайне незначительным.

Во-вторых, положение соавтора, не состоящего в трудовых отношениях, обозначает его преимущество перед иными авторами, что является недопустимым с точки зрения института соавторства, основанного на принципе равноправия авторов.

В-третьих, утверждение в практике подобного подхода способно привести к многочисленным злоупотреблениям со стороны работников. Например, работники могут привлекать к созданию патентоохраняемого объекта лиц, находящихся с ними в близких отношениях (родственников, друзей).

Чтобы обеспечить интересы всех участвующих в разработке лиц и не допустить при этом злоупотребления правом, целесообразно приравнивать статус иного лица, привлекаемого работниками к созданию ОИС, к статусу работника. По сути, его деятельность также базируется на ресурсах, опыте компании-работодателя, он способствует реализации хотя и чужой, но трудовой функции. Лишаясь подобно работникам исключительного права на патентоохраняемый результат, такой субъект должен получить право на вознаграждение.

Что касается учредителей, с которыми не были оформлены трудовые отношения, но которые фактически осуществляют деятельность по разработке инноваций в обществе, то к ним можно применить правила о фактическом допущении работников к работе. В таком случае созданные ими объекты также могут быть квалифицированы в качестве служебных. Именно такой подход СИП применил к генеральному директору, с которым общество не заключило трудовой договор и который участвовал в разработке инноваций (решение СИП от 25.01.2016 по делу № СИП-460/2015).

Для стимулирования работников к созданию инновационных разработок важно разработать прозрачную и справедливую систему расчета авторского вознаграждения в компании. Нормативное регулирование не до конца справилось с этой задачей. ГК РФ определяет, что по общему правилу вознаграждение за создание служебного патентоохраняемого объекта устанавливается соглашением сторон. Если сторонам не удалось договориться, вознаграждение будет рассчитываться судом на основании Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утв. постановлением Правительства РФ от 04.06.2014 № 512.

Предусмотрены четыре основания выплаты авторского вознаграждения:

• создание патентоохраняемого ОИС (единовременная выплата в процентах от заработной платы);

• предоставление работодателем права использования служебного патентоохраняемого объекта лицензии иному субъекту (10% суммы обусловленного лицензионного договором вознаграждения);

• передача работодателем права на получение патента или отчуждение исключительного права на патентоохраняемый объект по договору иному лицу (15% предусмотренного договором вознаграждения);

• использование самим работодателем патентоохраняемого объекта (единовременная выплата в размере средней заработной платы).

Если второй и третий механизмы определения авторского вознаграждения представляются целесообразными, то первый и последний вызывают сомнения. При расчете вознаграждения исходя из величины зарплаты, получается, что большее вознаграждение получит не тот работник, который создал коммерчески привлекательный ОИС, принесший вследствие его внедрения работодателю существенную прибыль, а тот, который получает больше согласно штатному расписанию.

Возникающие в связи с созданием патентоохраняемого объекта права и обязанности сторон обладают гражданско-правовым характером. Право на вознаграждение, таким образом, не следует привязывать к зарплате. Должно действовать правило о выплате вознаграждения в процентном отношении к прибыли, полученной от использования соответствующего объекта.

Привлечение венчурных инвесторов

Как аллегорично заметил Andrew Zacharakis, «топливом» для фирм с потенциалом высокого роста является венчурное инвестирование³. Договор венчурного инвестирования является самостоятельной договорной конструкцией в рамках общей группы инвестиционных соглашений. Инвестор вкладывает в уставный капитал инновационного общества денежные средства, получая в обмен акции (доли) компании-реципиента. Целью его при этом является получение прибыли от разницы в цене акций (долей) при их покупке и последующей продаже.

В зарубежной доктрине выделяются две сопутствующие финансированию функции венчурного инвестора: поддержка и мониторинг. В рамках первой функции осуществляется совокупность действий, направленных на повышение стоимости вложений: помощь в наборе персонала, работа с поставщиками и иными контрагентами, определение тактики и стратегии развития компании.

Мониторинг в рассматриваемом аспекте подразумевает контроль. Реализация этой функции требует закрепления за инвестором определенных прав и ограничения правоспособности компании-реципиента. В правопорядках развитых зарубежных государств соглашения инновационной компании и инвестора двухкомпонентны. Помимо интереса в уставном капитале и заемных средств они предусматривают так называемые ковенанты (contractual covenants).

В общем виде ковенант представляет обещание о будущем поведении. В венчурном бизнесе выделяется три основные группы таких договоренностей:

• о контрольных правах инвестора (предоставление инвестору места в совете директоров, права вето);

• о «предоставлении инвесторам привилегий по сохранению доли участия в принимающей компании» (обязательство не изменять уставный капитал компании);

• об ограничении правосубъектности инновационной компании (обязанность воздерживаться в течение установленного периода времени от распродажи активов, слияний, заключений сделок с конкурентами, не распределять дивиденды)⁴.

Помимо соглашений с самой компанией-реципиентом, инвесторами в момент приобретения акций могут заключаться договоры и с учредителями компании, в соответствии с которыми последние обязуются не продавать свои акции на протяжении определенного периода времени после выпуска ценных бумаг — lock-in agreements⁵.

Возможно ли в России применение институтов, аналогичных contractual covenants?

Согласно ст. 87 и 96 ГК РФ правовое положение хозяйственных обществ, порядок их создания и реорганизации определяется ГК РФ и соответствующими законами. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. В связи с этим можно констатировать, что даже если отрицательные ковенанты будут включены в венчурное соглашение, то они не будут иметь правового значения.

Вопросы, связанные с управлением хозяйственными обществами, принятием решений, избранием членов органов управления, регулируется ГК РФ, законами о хозяйственных обществах, а также уставом. Договорное решение данных вопросов, равно как и предоставление дополнительных прав (например, права вето), не допускается. В связи с этим ковенанты первой группы, предполагающие наделение инвестора управленческими правомочиями, вероятнее всего, будут признаваться недействительными. Таким образом, в рамках российского права венчурные соглашения будут ограничиваться лишь обязательствами по приобретению долей (акций).

Что касается lock-in условий, то они могут предусматриваться на уровне корпоративных соглашений. Согласно п. 1 ст. 67.1 ГК РФ участники хозяйственных обществ на уровне таких договоров могут принять на себя обязательства воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.

К сведению

В США вопросы, связанные с созданием служебных ОИС, регулируются так называемым pre-invention assignment agreement (соглашением об уступке прав на будущие изобретения). Заключаемые, как правило, в момент найма работника, такие соглашения «с учетом индивидуальных потребностей бизнеса предусматривают передачу прав на еще не созданные изобретения корпорации»⁶.

В частной сфере работнику, нанятому специально для того, чтобы вести научные исследования, считается достаточным выплатить зарплату. Между тем отдельные американские компании предусматривают для своих работников дополнительные вознаграждения как средство поощрения инноваций. Осуществление подобных выплат на практике может связываться с раскрытием изобретения, подачей патентной заявки, получением прибыли от использования изобретения. Наиболее распространенной формой являются выплаты, исчисляемые в процентах от получаемых компанией-работодателем доходов.

В германском правопорядке устанавливаются следующие правила: любой сотрудник обязан уведомить работодателя о созданном им при исполнении трудовых обязанностей изобретении. Получив подобное сообщение, работодатель в течение четырех месяцев может потребовать передачи ему прав — как исключительных, так и прав пользования — на служебное изобретение. Обязанность работника уступить работодателю соответствующие права возникает только после получения подобного требования⁷.

В большинстве случаев, если соглашение о выплате на разумных основаниях не достигнуто, размер вознаграждения определяется исходя из рыночной стоимости патентоохраняемого объекта сообразно с роялти, которые можно получить при его лицензировании. При этом учитывают весь перечень продуктов, созданных на основе изобретения, и доходы, связанные с реализацией этих продуктов.

Другим распространенным способом расчета вознаграждения является определение процента от той суммы, на которую с созданием изобретения были сокращены издержки самой компании. Данный подход применяется в тех случаях, когда служебное изобретение связано с определенным производством, в рамках которого не предполагается создание товаров на продажу⁸.