Каким образом компания может пресечь паразитирование на своем бренде? Как добиться аннулирования товарного знака конкурента? В каких случаях использование товарного знака вводит потребителей в заблуждение? Как разграничить правомерное и неправомерное использование чужого бренда? Об этих и других вопросах — в материале «ЭЖ».
В условиях рыночной экономики товарные знаки представляют собой ценный корпоративный актив, обеспечивающий предпринимателям конкурентные преимущества. Этим объясняется значительное число связанных с их использованием споров и распространение различных недобросовестных практик, нацеленных на получение преимуществ от введения потребителей в заблуждение или паразитирования на чужом бренде.
В рамках V Международного IP Форума, организованного МГЮА им. О.Е. Кутафина, прошел круглый стол Суда по интеллектуальным правам РФ. Судьи и сотрудники аналитических подразделений СИП РФ обсудили наиболее актуальные проблемы, возникающие в связи с оспариванием регистрации товарного знака и нарушением прав на него. На мероприятии побывала и эксперт «ЭЖ».
Признание регистрации товарного знака недобросовестной
ГК РФ предусматривает административный порядок оспаривания регистрации товарных знаков — путем подачи возражений в Роспатент (п. 1 ст. 1513 ГК РФ). Заинтересованный в аннулировании правовой охраны знака субъект не может напрямую обратиться в суд.
Здесь возникает проблема. Одним из оснований для аннулирования регистрации товарного знака является злоупотребление правом или недобросовестная конкуренция, допущенная заявителем. Между тем закон не наделил Роспатент правомочиями по установлению факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции. Это в полной мере подтверждает судебная практика (постановление Президиума СИП РФ от 19.09.2016 № С01-615/2016 по делу № СИП-93/2016).
Административный орган не сможет при поступлении к нему соответствующих возражений признать недействительной регистрацию товарного знака в связи с тем, что она была недобросовестной. Что делать в таком случае заинтересованному лицу?
Наталья Рассомагина, судья СИП РФ, обозначила несколько путей, по которым может пойти субъект в такой ситуации.
Первый путь: через Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон № 135-ФЗ) посредством обращения в ФАС России.
Статьей 14.4 Закона № 135-ФЗ установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации самого юридического лица, а также товаров, работ или услуг.
С заявлением в таком случае может обратиться любое лицо. Доказывать заинтересованность заявителю не надо. Дело в том, что законодательство о конкуренции направлено в первую очередь на защиту публичных интересов и добросовестный оборот товаров на рынках. Целями Закона № 135-ФЗ являются обеспечение свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в РФ, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков (ч. 2 ст. 1). А значит, не так важно, какой именно субъект обратит внимание антимонопольного органа на недобросовестные действия одного из участников рынка.
Важно учитывать, что административное рассмотрение предполагает два этапа. Сначала ФАС России рассматривает заявление субъекта, а затем, если найдет основания, рассматривает само дело. Еще одним серьезным отличием административного порядка от судебного являются очень широкие полномочия ФАС России по получению информации и установлению нарушителя. Антимонопольная служба по своей инициативе может запрашивать информацию у любых органов, организаций, физических лиц; привлекать к разбирательству тех лиц, которых сочтет нужным.
Согласно ст. 41.1 Закона № 135-ФЗ дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства. В течение долгого времени дискутировался вопрос: как рассчитывать данный срок в случае недобросовестной регистрации товарных знаков? Зачастую на практике так происходит, что товарный знак был зарегистрирован давно (например, пять лет назад), а вытеснять на основании него своих конкурентов, предъявлять к ним иски о нарушении прав на товарный знак правообладатель начал только сейчас. В итоге был выработан подход, что отсчет трехлетнего срока нужно вести с момента выявления недобросовестной цели. В описанной ситуации — с того момента, когда правообладатель стал предпринимать действия по вытеснению конкурента.
При рассмотрении действий правообладателя по регистрации товарного знака с позиции конкурентного законодательства установлению подлежат следующие факты:
-
использование товарного знака до его регистрации иными лицами;
-
известность данного обстоятельства правообладателю,
-
наличие конкурентных отношений;
-
недобросовестность цели регистрации и дальнейшего использования товарного знака;
-
причинение или угроза причинения убытков конкурентом.
Весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело о регистрации товарного знака «Хочу все знать» на издательство «Астрель». Книги, альманахи с подобным названием выпускались более полувека. В 2001 г. издательство «Астрель» зарегистрировало на себя данный товарный знак, а в 2013 г. начало активно предъявлять иски о нарушении исключительного права и запрете использования товарного знака к другим издательствам. Конкуренты издательства обратились в ФАС России с жалобой на его недобросовестные действия. Антимонопольный орган запросил у Российской книжной палаты информацию об использовании обозначения «Хочу все знать» до его регистрации в качестве товарного знака. В результате ФАС Росии признала действия издательства недобросовестной конкуренцией, а СИП РФ подтвердил правильность такого решения (постановление Президиума СИП РФ от 17.10.2016 № С01-825/2016 по делу № СИП-189/2016).
Другое показательное дело — о товарном знаке «Саяны». Рецептура напитка «Саяны» была известна еще с советского периода, его производили многие заводы СССР. В 1996 г. данное обозначение зарегистрировало на себя общество «Жигулевское пиво» (дата приоритета — 18.02.1993). После чего правообладатель стал предъявлять иным субъектам требование о запрете на его использование. ФАС России признала такие действия заявителя недобросовестной конкуренцией, а вот СИП РФ признал это решение ФАС России незаконным. Он исходил из того, что на момент регистрации товарного знака никто больше не производил данный напиток. Следовательно, правообладатель при подаче заявки не пытался вытеснить с рынка своих конкурентов, получить перед ними преимущества и в его действиях отсутствовала недобросовестная цель (постановление Президиума СИП РФ от 30.03.2015 № С01-53/2015 по делу № СИП-744/2014).
Второй путь: напрямую обратиться в суд, заявив о недобросовестной конкуренции.
В Справке № СП-21/2 от 21.03.2014 СИП РФ указал на принципиальную возможность непосредственного судебного рассмотрения требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией (п. 3.1).
Дело в таком случае рассматривается в порядке искового производства, которое направлено на восстановление прав конкретного лица, а не публичных интересов. Полномочия суда в таком случае ограничены (в сравнении с ФАС России) — он может лишь предложить привлечь иного ответчика, но не вправе сам истребовать доказательства, а может только содействовать в их получении. Все обстоятельства дела устанавливаются из доводов и возражений сторон. Установленный ст. 41.1 Закона № 135-ФЗ срок в таком случае не применяется. Между тем ответчик может заявить о пропуске исковой давности. Обстоятельства подлежат установлению те же самые, что и при административном разбирательстве, только их должны доказать стороны.
Третий путь: предъявление встречного иска или возражений о злоупотреблении правом со стороны правообладателя в деле о нарушении исключительного права на товарный знак.
Согласно п. 62 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» (далее — постановление № 5/29) суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.
Так, в одном деле общество обратилось к компании с иском о признании нарушения исключительного права на товарный знак «СДА», запрете на его использование и выплате компенсации. Апелляция, а вслед за ней и кассация отказали в удовлетворении требований, несмотря на то, что факт использования обозначения ответчиком без согласия правообладателя был доказан. При этом они ссылались на ст. 10 ГК РФ, ст. 10 bis Парижской конвенции 1883 г. и Закон № 135-ФЗ, посчитав действия истца по приобретению исключительного права на товарных знак «СДА» актом недобросовестной конкуренции. Дата приоритета товарного знака — 05.04.2011, при этом спорное обозначение «СДА» использовалось различными юридическими лицами при разработке и реализации передвижных компрессорных станций с 2001 г. (постановление СИП РФ от 20.09.2016 № С01-624/2016 по делу № А32-20311/2015).
Особого рассмотрения заслуживает ситуация с известными иностранными брендами. Например, западная компания реализует свои товары на территории РФ через дилера. При этом свой бренд, несмотря на его известность и репутацию, регистрировать в Роспатенте не спешит. Через некоторое время она решает сама выйти на российский рынок, готовит заявку на регистрацию товарного знака и узнает, что сходное с ее брендом обозначение уже несколько лет зарегистрировано на российскую компанию. Вполне возможно, что на ее собственного дилера. Что можно сделать в такой ситуации?
Конкурентных отношений у иностранной компании и российского правообладателя нет, а значит, путь через институт недобросовестной конкуренции для нее закрыт. Остается единственный вариант: компания должна подать заявление в Роспатент об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, по которому административный орган вправе сам вынести решение. Как правило, речь идет о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товаров или его изготовителей (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).
После того как Роспатент откажет в удовлетворении заявления, оспорить его решение можно в СИП РФ. На этом этапе заявитель может ссылаться на злоупотребление правом со стороны правообладателя. Необходимо также учитывать, что суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией (п. 63 постановления № 5/29).
Показательно в рассматриваемом аспекте постановление Президиума СИП РФ от 22.12.2014 № С01-1146/2014 по делу № СИП-14/2014. Учредителями компании «Вермонт Флауэрс» являются два физических лица, которые через принадлежащие им компании более 30 лет производят стабилизированные растения и цветы и реализуют их по всему миру. Еще в 1982 г. они зарегистрировали в Бельгии комбинированный товарный знак, состоящий из словесного обозначения «VERMONT» и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение виллы (усадьбы). На территории России распространением их товаров занимался дистрибьютор. В 2010 г. он зарегистрировал на себя товарный знак, представляющий собой стилизованное изображение виллы, тождественное изобразительному элементу товарных знаков, используемых группой компаний «Вермонт».
«Вермонт Флауэрс» подало в Роспатент возражения против предоставления правовой охраны этому товарному знаку. При этом компания ссылалась на ст. 6 sep. Парижской конвенции 1883 г. и п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Роспатент отказался удовлетворить возражение, полагая, что у российских потребителей не сформировались устойчивые ассоциации между спорным товарным знаком и компанией «Вермонт Флауэрс».
Тогда «Вермонт Флауэрс» обратилась за судебной защитой своих прав. В дополнение к основаниям, изложенным в представленном в Роспатент возражении, компания «Вермонт Флауэрс» заявила, что правообладатель при регистрации товарного знака действовал недобросовестно, с нарушением ст. 10 ГК РФ. Суд встал на сторону компании.
Правомерное и неправомерное использование товарных знаков
Мария Кольздорф, заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики СИП РФ, рассказала об основных проблемах разграничения случаев правомерного и неправомерного использования товарных знаков.
Использование объектов интеллектуальной собственности считается правомерным, если на него было получено согласие правообладателя. При этом закон устанавливает ряд исключений — случаев правомерного использования чужого объекта в отсутствии согласия на то правообладателя. Согласно п. 5 ст. 1229 ГК РФ ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц.
Примером подобного исключения является принцип исчерпания прав на товарный знак: не является нарушением использование товарного знака в отношении товара, законно введенного (самим правообладателем или с его согласия управомоченным лицом) на территории РФ. Не составляет нарушения исключительного права на товарный знак простое его упоминание без цели индивидуализации в рекламе.
В одном деле на вывеске магазина, в котором предприниматель продавал оригинальные автозапчасти, были размещены товарные знаки ПАО «АвтоВАЗ» (обозначения «ВАЗ» и «Ладья в овале»). СИП РФ подтвердил, что в этом случае размещение на вывеске чужих товарных знаков не является их незаконным использованием и не влечет административную ответственность, поскольку не установлено, что деятельность предпринимателя с использованием чужих товарных знаков носила недобросовестный (паразитирующий) характер (постановление СИП РФ от 23.12. 2016 № С01-1146/2016 по делу № А57-6183/2016).
В таком случае принципиально важно, чтобы из рекламы явно следовало, что рекламодатель никак не связан с правообладателем, не является его дилером, а лишь, к примеру, обслуживает его товары, продает к ним запасные части.
Показателен в рассматриваемом аспекте также спор компании LOUIS VUITTON MALLETIER (истец) и общества «Нидан Соки» (ответчик). В рекламном ролике ответчика (реклама сока «Сокос») появлялись сумки и чемоданы, маркированные изображениями, сходными до степени смешения с изобразительным товарным знаком истца. Суды признали действия ответчика нарушением прав на товарные знаки истца и удовлетворили исковые требования (постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 № КГ-А41/4778-09 по делу № А41-5137/08).
Не является также нарушением исключительного права на товарный знак его словесное упоминание.
Комментарий
Ложное представление и введение в заблуждение при использовании товарных знаков: зарубежный опыт
Татьяна Васильева, судья СИП РФ:
Правоприменители исследуют данные обстоятельства при рассмотрении различных категорий дел: о нарушении исключительных прав, оспаривании регистрации товарного знака (или отказа в его регистрации), недобросовестной конкуренции. При этом российские правоведы не всегда понимают смысл данных понятий и соотношение их между собой, равно как не видят и некоторые дополнительные возможности по использованию этих конструкций для разрешения правовых конфликтов. В этой связи спикер предложила обратиться к опыту Великобритании. Английскими судами был выработан ряд весьма интересных правовых позиций, касающихся ситуаций формирования у потребителей ложных представлений или впечатлений посредством использования товарных знаков.
Первым на обсуждение было вынесено дело Parker-Knoll Ltd v. Knoll International Ltd (1962). Физическим лицом по фамилии Кнолл была учреждена компания Knoll International, занимающаяся производством и продажей мебели. Для индивидуализации своего бизнеса компания активно использовала обозначение Knoll. К компании был предъявлен иск passing off (дословно — иск, основывающийся на паразитирующем положении другого лица). Как установил суд, истец (компания Parker-Knoll Ltd) задолго до того, как Kнолл учредил свой бизнес, зарегистрировала товарные знаки Parker-Knoll и Knoll. Ответчик утверждал, что «Кнолл» — это фамилия его учредителя, поэтому данное обозначение используется правомерно. Суд, однако, удовлетворил иск. Он исходил из того, что использование ответчиком спорного обозначения может сформировать у потребителей ложное представление о производителе товара.
Суд удовлетворил иск passing off также в весьма интересном деле Colgate-Palmolive Ltd v. Markwell Finance Ltd (1989), связанном с так называемым серым импортом. Ответчик ввозил на территорию Великобритании пасту Colgate из Бразилии. Паста не была контрафактной — она производилась компанией — правообладателем Colgate Бразилия. Между тем, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, качество продукции Colgate для британских и бразильских потребителей существенно различалось не в пользу последних. Истец Colgate-Palmolive Ltd полагал, что ввоз и продажа на территории Британии бразильской пасты Colgate повредит его деловой репутации. Потребители, столкнувшись на рынке с такой пастой, сделают вывод, что ухудшилось качество продукта истца. Суд удовлетворил требования, признав, что импорт пасты из Бразилии создает у потребителей ложное представление об источнике происхождения пасты и вредит репутации истца.
К категории «ложное представление» британские суды неоднократно обращались также при рассмотрении дел о защите образа, репутации известных медийных лиц. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело Lyngstad v. Anabas (1977). Ответчик продавал различную атрибутику, на которой размещались фотографии поп-группы Abba. По мнению истца, подобные действия представляли собой незаконное паразитирование на репутации группы. Суд, однако, отказал в иске. Он исходил из того, что у потребителей не могло сформироваться ложного представления о том, что поп-звезды дали свое согласие на использование их имени. Производитель просто выполнял заказы потребителей.
Между тем современная судебная практика пошла по другому пути. Так, суд удовлетворил passing-off» иск певицы Рианны к ретейлеру Topshop (Rihanna v. Topshop (2015)). Ответчик продавал футболки с изображением Рианны. Согласие на использование фотографий он получил у фотографа-правообладателя. Между тем с певицей каких-либо договоренностей не достиг. Суд удовлетворил требование, исходя из следующей логики. Вероятнее всего, большинство покупателей приобретут футболку, не задумываясь о том, была ли ее продажа одобрена исполнителем. И все же некоторая часть поклонников приобретет ее, потому что она была одобрена «звездой». В таком случае они будут обмануты.
Сходные в целом выводы были сделаны и в случаях использования персонажей как объектов авторского права. Показательный пример — дело Mirage Studious v. Counter-Feat Clothing. Компания — производитель футболок разместила на своем товаре изображения черепашек-ниндзя. Суд признал эти действия противоправными, поскольку у потребителей могло возникнуть ложное представление, что продавец как-то связан с правообладателем. Данное дело породило активные дискуссии в британском юридическом сообществе. Стоит отметить, что в российской практике подобное использование персонажей на различных товарах однозначно признается нарушением исключительного права правообладателя.