Патентование за рубежом отечественных научных разработок и технологий: особенности международной процедуры

Чтобы защитить научную разработку от использования третьими лицами, ее необходимо запатентовать. Между тем российский патент защитит изобретение только на территории Российской Федерации. Что следует знать компаниям, планирующим коммерциализацию своих разработок не только в России, но и за рубежом, читайте в материале.

Патент имеет территориальное действие, то есть российский патент действует только на территории Российской Федерации, американский — только на территории США и так далее. Таким образом, если разработчик не получил патент, действующий в конкретной стране, то изобретение в этой стране охраняться не будет. Это означает, что любое юридическое или физическое лицо в данной стране может без каких-либо ограничений производить, использовать, ввозить или продавать продукцию, созданную на основе этого изобретения.

То есть если разработчик получил только российский патент на изобретение, то во всех других странах, кроме России, его изобретение не охраняется. При использовании другими компаниями этого изобретения в других странах у разработчика не должны спрашивать разрешения, с ним не должны заключать лицензионные соглашения и не должны выплачивать ему вознаграждения как патентообладателю.

Патентная охрана изобретения в зарубежных странах позволит разработчику воспользоваться исключительными правами на запатентованное изобретение в этих странах. Наличие зарубежных патентов позволит заключать лицензионные соглашения с зарубежными компаниями на использование изобретения, развивать связи с зарубежными организациями и получать совместно с ними доступ на рынки этих стран.

В каких случаях необходимо зарубежное патентование?

Зарубежное патентование имеет смысл, если компания:

• планирует экспорт продукции, созданной на основе ее изобретения;

• планирует производство такой продукции за рубежом;

• предполагает заключение лицензионных соглашений с зарубежными партнерами.

Когда надо начинать зарубежное патентование?

Порядок патентования за рубежом отечественных изобретений и полезных моделей, созданных в России, регламентируется ст. 1395 ГК РФ. Согласно требованиям этой статьи подавать в зарубежных странах заявки на патентование объектов промышленной собственности можно по истечении шести месяцев с даты подачи соответствующей заявки на выдачу охранного документа РФ в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент; далее — экспертная организация) или ранее, но после проверки заявки на наличие сведений, составляющих государственную тайну.

При этом необходимо учитывать, что если компания хочет, чтобы ее изобретение охранялось за рубежом с даты подачи заявки на получение национального патента в РФ, то заявки на получение зарубежных патентов необходимо подать в течение 12 месяцев с даты приоритета, то есть с даты подачи заявки в национальное патентное ведомство (ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.)).

Таким образом, по общему правилу заявку на зарубежные патенты надо подавать не ранее шести месяцев и не позднее 12 месяцев с даты подачи заявки в национальное патентное ведомство.

Какие страны выбрать для охраны изобретения?

Охрана изобретения во многих странах является достаточно дорогостоящей процедурой, поэтому необходимо тщательно выбирать страны, в которых компании действительно необходима патентная охрана изобретения. При выборе стран патентования необходимо ответить на следующие основные вопросы:

• в каких странах наиболее вероятна коммерциализация запатентованного продукта;

• какие основные географические рынки у аналогичных продуктов;

• в каких странах действуют основные конкуренты компании;

• на территории какой страны будет изготавливаться продукт;

• какие расходы связаны с патентованием в каждой стране; какие средства есть у компании для этого;

• насколько трудно обеспечить защиту патентных прав в каждой стране?

Как получить патентную охрану за рубежом?

Существует три основных процедуры получения охраны изобретения за рубежом.

Национальная процедура. В этом случае заявка на патент подается в национальное патентное ведомство каждой выбранной страны на требуемом языке с оплатой установленных пошлин. Этот путь может быть достаточно непростым и дорогостоящим, если речь идет о большом числе стран патентования. Однако если выбранных стран одна или несколько, такой путь получения зарубежных патентов может оказаться наиболее быстрым.

Региональная процедура. Если страны, интересующиеся заявкой, являются членами региональной патентной системы, то, подав заявку в соответствующее региональное ведомство, можно испрашивать патентную охрану на территории всех или нескольких таких стран. Россия, например, является членом Евразийской патентной организации, и заявители (как физические, так и юридические лица) могут испрашивать патентную охрану на территории всех или нескольких стран — участниц Евразийской патентной конвенции, подав заявку в Евразийскую патентную организацию через уполномоченный государственный орган в сфере охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Помимо Евразийской патентной организации (www.eapo.org) региональными патентными ведомствами являются также Европейское патентное ведомство (www.epo.org), Патентное ведомство совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (www.gccpo.org), Африканская организация интеллектуальной собственности (www.oapi.int), Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (www.aripo.org).

Международная процедура. Эта процедура предусматривает подачу международной заявки по Договору о патентной кооперации (РСТ) с последующим переходом на национальную фазу для получения патентов в выбранных странах. Международная заявка (или РСТ заявка) может быть подана либо в национальное или региональное патентное ведомство, имеющее статус получающего ведомства, либо напрямую во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), расположенную в г. Женеве, Швейцария. Важным преимуществом системы РСТ является наличие дополнительных 18 месяцев к уже имеющемуся 12-месячному приоритетному периоду. Таким образом, у заявителя появляется дополнительное время для изучения перспектив коммерциализации изобретения и выбора зарубежных стран, где действительно целесообразно получить патентную охрану. Кроме того, в рамках процедуры РСТ заявители получают отчет о международном поиске и заключение Международного поискового органа, которые содержат ценную информацию о патентоспособности их изобретений. На основе этой информации заявители могут принять решение о целесообразности продолжения зарубежного патентования. Подача РСТ заявки значительно снижает первоначальные затраты на патентование по сравнению с национальными процедурами, поскольку одна такая заявка, составленная на одном языке, с оплатой единых пошлин, имеет юридическое действие во всех государствах — участниках Договора о патентной кооперации (152 страны).

Что такое система РСТ и каковы преимущества этой системы?

РСТ (Patent Cooperation Treaty) — это международный Договор о патентной кооперации, административные функции которого выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Данный договор заключен между 152 странами, которые являются участницами Парижской конвенции (1883 г.). РСТ позволяет осуществлять патентование изобретения одновременно в каждой из большого числа стран путем подачи одной международной патентной заявки вместо подачи нескольких отдельных национальных или региональных патентных заявок. При этом выдача патентов остается под контролем национальных или региональных патентных ведомств в ходе так называемой национальной фазы.

Процедура патентования в рамках РСТ, хотя и не приводит к получению единого международного патента, имеет ряд существенных преимуществ:

• подача одной международной заявки означает указание всех стран — участниц РСТ для возможного получения национальных/региональных патентов;

• при условии первичной оплаты сравнительно небольших по размеру пошлин заявителю предоставляется легальная отсрочка на 30—31 месяц с даты подачи первой (приоритетной) патентной заявки для оценки своих финансовых ресурсов, выработки или оптимизации патентно-лицензионной политики, поиска инвесторов, национальных патентных представителей (патентных поверенных/агентов), выбора стран для дальнейшего патентования и определения шансов на успешное получение соответствующих национальных патентов;

• заявитель может быть уверен, что, если его международная заявка соответствует предписанной РСТ форме, она не может быть отклонена по формальным признакам патентным ведомством любого договаривающегося государства РСТ в ходе национальной фазы патентования;

• на основании отчета о международном поиске можно с достаточной степенью вероятности оценить шансы на патентование изобретения и принять решение о целесообразности затрат, связанных с переходом на национальную фазу;

• в ходе осуществляемой по выбору заявителя международной предварительной экспертизы есть возможность внести изменения в международную заявку и тем самым привести ее в порядок до начала патентования в патентных ведомствах выбранных зарубежных стран;

• международная публикация извещает мир о заявке на патент, что может стать эффективным средством рекламы и поиска потенциальных лицензиатов.

Подавая международную заявку, заявитель должен знать, что процедура РСТ состоит из двух фаз — международной и национальной.

Международная фаза подразделяется на четыре основных этапа:

• подача международной заявки и ее обработка в получающем ведомстве;

• подготовка отчета о международном поиске и письменного сообщения о патентоспособности заявленного изобретения, осуществляемая Международным поисковым органом (МПО) не позднее трех месяцев с даты получения МПО копии для поиска или девяти месяцев с даты приоритета в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позже;

• международная публикация заявки вместе с отчетом о международном поиске и письменным сообщением о патентоспособности изобретения, осуществляемая ВОИС сразу после истечения 18 месяцев с даты приоритета (такая публикация может быть ускорена по желанию заявителя и должна сопровождаться оплатой соответствующей пошлины);

• (необязательный этап) подготовка отчета о международной предварительной экспертизе, осуществляемая органом международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) не позднее, чем в течение 28 месяцев с даты приоритета или шести месяцев с даты оплаты пошлины за обработку и пошлины за предварительную экспертизу в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позже, в случае, когда заявитель подал требование (которое должно прийти от заявителя в ОМПЭ или в получающее ведомство не позднее, чем в течение 22 месяцев с даты приоритета) на проведение такой экспертизы. Отчет о международной предварительной экспертизе содержит вывод о патентоспособности изобретения (соответствии изобретения критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости) и носит рекомендательный характер.

Национальная фаза начинается с выполнения требований ст. 22 или 39(1) РСТ, то есть с подачи международной заявки (как правило, до истечения 30 месяцев, а в некоторых ведомствах — до истечения 31 месяца с даты приоритета) в ведомство той страны — участницы РСТ, на территории которой заявитель хочет получить охрану, или в то региональное ведомство, в рамках которого он желает получить охрану. Заканчивается национальная фаза при благоприятном для заявителя результате выдачей соответствующего охранного документа. Размеры пошлины за подачу заявки при ее переводе в национальную фазу, а также язык перевода определяются национальным законодательством соответствующих государств или региональными ведомствами.

Международная заявка российскими заявителями подается в экспертную организацию, которая, выступая в качестве получающего ведомства (ФИПС, ЕПВ, ВОИС), берет на себя ответственность за координацию всех процедурных мероприятий на международной фазе, включая получение документов, их пересылку и иные формы взаимодействия с ВОИС.

Экспертная организация является компетентным получающим ведомством в отношении международной заявки на изобретение, если по крайней мере один из ее заявителей является гражданином Российской Федерации или лицом, проживающим или имеющим местонахождение в РФ. При этом любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории РФ, рассматривается как проживающее или имеющее местонахождение в РФ.

Международная заявка подается в экспертную организацию в трех экземплярах, каждый из которых должен быть пригоден для прямого репродуцирования. Она может содержать заявление о приоритете одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в какой-либо стране — участнице Конвенции. При этом такая международная заявка должна быть подана не позднее 12 месяцев с даты приоритета (или самого раннего приоритета, если заявляется приоритет нескольких предшествующих заявок).

Международная заявка должна содержать:

• заявление РСТ (форма PCT/RO/101, можно скачать на сайте http://www.rupto.ru/rupto/portal/8808d571-1a58-11e1-08f9-9c8e9921fb2c);

• описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области знаний;

• формулу для определения объема правовой охраны, определяющую объект изобретения и выражающую его сущность;

• чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

• реферат.

Экспертная организация проверяет международную заявку на соответствие требованиям ст. 11(1) и 14 РСТ. По международной заявке, прошедшей проверку с положительным результатом, устанавливается дата ее международной подачи.

Каков порядок пересылки международной заявки?

Один экземпляр, так называемый registration copy, по которому установлена дата международной подачи, пересылается экспертной организацией в Международное бюро ВОИС. Второй экземпляр международной заявки — search copy — направляется экспертной организацией в Международный поисковый орган, указанный в заявлении международной заявки. Третий экземпляр — home copy — хранится в экспертной организации.

Экспертная организация в качестве компетентного получающего ведомства принимает международные заявки на русском или английском языке. Если заявитель для целей ст. 15 РСТ в качестве Международного поискового органа выбирает ФИПС, международная заявка подается на русском языке, если выбрано Европейское патентное ведомство (ЕПВ), необходимо представление перевода заявки на английский язык.

С момента международной публикации, осуществляемой ВОИС, заявленному решению предоставляется временная правовая охрана, что позволяет заявителю, в дальнейшем получившему патент в той или иной стране, потребовать от лиц, начавших использовать изобретение (полезную модель) после официальной публикации, материальной компенсации за соответствующий период использования технического решения на территории соответствующей страны в случае, если это допускается законами этого государства. Международная публикация также способна привлечь внимание инвесторов, которые, заинтересовавшись заявленным решением, могут принять решение об инвестировании в дальнейшее патентование изобретения (полезной модели) в каких-либо странах с целью его внедрения и эффективной коммерциализации. Результаты предварительного международного поиска публикуются отдельно или вместе с заявкой РСТ и доступны для всеобщего ознакомления на сайте ВОИС www.wipo.org.

Притом что существуют различные стратегии зарубежного патентования, процедура РСТ имеет ряд несомненных преимуществ и выбирается лидерами инновационных отраслей в целях оптимизации патентно-правовой защиты своих разработок за рубежом.

К сведению

Размеры пошлин, подлежащих к оплате при подаче международной заявки в соответствии с РСТ на международной фазе:

• международная пошлина за подачу международной заявки для юридических лиц составляет 1363 долл. США. Международная пошлина за подачу международной заявки для физических лиц снижена на 90%, то есть составляет 136,3 долл. США. За каждый лист свыше 30 взимается дополнительная пошлина в размере 15 долл. США. Международная пошлина за подачу взимается в пользу ВОИС;

• пошлина за проведение международного поиска уплачивается в пользу Международного поискового органа. Если в качестве Международного поискового органа выбран ФИПС, указанная пошлина оплачивается в доход федерального бюджета в российских рублях в размере 6750 руб. Если в качестве Международного поискового органа выбрано ЕПВ, пошлина за проведение международного поиска составляет на сегодняшний день 1875 евро;

• пошлина за обработку и пересылку материалов международной заявки оплачивается в пользу экспертной организации и составляет 850 руб.