Товарный знак не используется: нюансы досрочного прекращения правовой охраны

Зарегистрировав товарный знак, правообладатель обязан его использовать для индивидуализации своих товаров (работ или услуг). В ином случае правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, а права на него переданы другому, более заинтересованному в его использовании лицу. О том, каким образом компания может добиться досрочного прекращения правовой охраны чужого товарного знака, в каких случаях суд признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и на какие обстоятельства следует обратить внимание, приобретая права на товарный знак, читайте в материале.

По данным Роспатента, еще в 2011 г. было зарегистрировано 35 954 товарных знака, а в 2014-м — 42 298; 2015-м — 43 042; 2016-м — 55 191¹. Большинство товарных знаков регистрируются сразу в отношении нескольких классов товаров, в том числе и тех, производство которых предприниматель фактически не осуществляет.

Наблюдается следующая ситуация. Большинство привлекательных обозначений (главным образом, словесных) «закреплены» за конкретными правообладателями. Новым участникам рынка достаточно сложно придумать обозначения, не сходные с ранее зарегистрированными товарными знаками. При этом многие зарегистрированные обозначения не используются вовсе либо используются в отношении далеко не всех товаров, которые указаны в свидетельстве на товарный знак. Закономерно, что Судом по интеллектуальным правам ежегодно рассматривается значительное число споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования: в 2014 г. — 435; 2015-м — 440; 2016-м (1-е полугодие) — 201².

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака: почему это возможно?

Как следует из ст. 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Правовой режим товарных знаков существенным образом отличается от режима объектов патентного и авторского права. Последние представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества. При этом с экономической точки зрения они являются так называемыми общественными (публичными) благами — объектами, использование которых одним субъектом не исключает возможности их использования, получения экономических и иных выгод иными субъектами. Вне зависимости от факта последующего использования таких объектов правообладателем был создан общественно-полезный продукт, что заслуживает «вознаграждения» со стороны государства — предоставления ему исключительного права. Последнее, кроме того, выступает значимым стимулом для вложения субъектом средств в коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности и новые разработки. Если субъект не использует созданную им разработку в соответствии с обозначенным функциональным назначением и при этом страдают общественные интересы (что характерно для сферы патентных правоотношений), возможно расширение круга субъектов-пользователей посредством выдачи принудительной лицензии. В лишении патентообладателя исключительного права в таком случае нет необходимости.

Иным образом дела обстоят с товарными знаками. С одной стороны, в отличие от объектов патентного и авторского права, исключено их эффективное независимое использование несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в использовании товарного знака суд должен предпочесть кого-то одного. Если при этом возникает недостаточное с позиции общественного интереса использование, он не может его дополнить, предоставив некие права на объект другому лицу наряду с исключительным правом основного правообладателя. Необходимо либо смириться с подобной недостаточностью, либо лишить правообладателя его права, предоставив возможность использования товарного знака иному лицу.

Исключительные права на товарные знаки служат прежде всего целям не стимулирования инновационной деятельности, вознаграждения автора за его вклад в научно-технологический, культурный прогресс, а четкой идентификации производителя товара (услуги). Как следствие, они способствуют поддержанию конкуренции и производству высококачественных товаров и услуг³. Маркировка товаров, с одной стороны, предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны⁴. С другой — препятствует бизнесу тех субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара⁵.

Таким образом, если в случае с объектами патентного права основная общественная полезность создается на стадии, предшествующей получению патента, то в случае с товарными знаками — после. Единственным вариантом, при котором товарные знаки будут иметь значение с позиции правовой политики, является ситуация их использования. Все вышеобозначенные функции товарных знаков могут быть реализованы только при их активном применении в коммерческой деятельности.

Механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в соответствии со ст. 1486 ГК РФ основывается на взвешивании интересов заявителя и действующего правообладателя и установлении того субъекта, который вероятнее всего будет использовать товарный знак в соответствии с его институциональным назначением.

Что касается общественного интереса, то факт неиспользования товарного знака для индивидуализации товаров (услуг) (в отличие от ситуации с патентоохраняемыми объектами) как такового вреда им не причиняет. Другое дело, что в таком случае не достигается и общественная выгода (повышение качества товара, к примеру), которая должна иметь место при использовании товарных знаков. Установленный трехлетний период неиспользования является объективным индикатором того, что интерес истца в соответствующем споре перевешивает интерес ответчика.

Каким образом истец в деле о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака доказывает свою заинтересованность?

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ заявитель должен доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. В чем она должна проявляется, законодатель не раскрыл. Обратимся за ответом к судебной практике.

Как отметил ВС РФ в Определении от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765, для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ, необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

В судебной практике было сформировано два критерия, указывающих на наличие у субъекта подобной заинтересованности (п. 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015), постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 по делу № А40-77602/09-15-252, решение СИП РФ от 13.07.2016 по делу № СИП-272/2016):

• заявитель производит и (или) вводит в оборот товары (услуги), однородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

• имеет реальное намерение использовать спорный товарный знак, которое может быть выражено, в частности, в подаче в Роспатент заявки на регистрацию сходного товарного знака.

Эти критерии должны присутствовать в совокупности.

Если заинтересованность заявителя не была доказана, суд отказывает в удовлетворении его требования, даже если ответчик действительно долгое время не использовал товарный знак.

Судебная практика последовательно исходит из того, что заинтересованность лица в использовании обозначения должна быть на момент подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Вместе с тем в обоснование заинтересованности могут быть представлены также и доказательства, возникшие после подачи иска, если они находятся во взаимосвязи с ранее представленными доказательствами (постановление Президиума СИП РФ от 07.08.2015 по делу № СИП-120/2014).

Одних подготовительных действий к производству соответствующих товаров для успешного оспаривания правовой охраны чужого товарного знака будет недостаточно. Заявитель в любом случае должен представить суду доказательства реальной деятельности по производству и (или) введению в оборот соответствующих товаров. Выписка из ЕГРЮЛ с указанием вида деятельности, предварительные договоры на поставку товаров, документы на закупку техники и материалов для производства товаров не являются достаточными доказательствами. Действия заявителя в таком случае могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом: создание видимости заинтересованности (решение СИП РФ от 24.09.2014 по делу № СИП-457/2014).

При этом нужно учитывать, что заинтересованным лицом выступает не только производитель товаров (работ, услуг), но и другое лицо, участвующее в деятельности (например, продавец или импортер), связанной с реализацией продукции под обозначениями, сходными с товарным знаком ответчика (постановление Президиума СИП РФ от 28.07.2017 по делу № СИП-120/2017).

При оценке заинтересованности истца учитывается в том числе и деятельность аффилированного с ним лица, например, производство таким лицом под контролем истца продукции, однородной товарам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Так, СИП РФ удовлетворил иск фабрики о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Царь», зарегистрированного в отношении товаров 29-го класса МКТУ «мясо; рыба; птица и дичь; овощи консервированные». В качестве доказательства своей заинтересованности фабрика представила доказательства осуществления ей в отношении товаров 29-го класса МКТУ через общество «Русская провинция» — аффилированное лицо (постановление Президиума СИП РФ от 04.08.2017 по делу № СИП-9/2017).

Наличие между сторонами спора о нарушении исключительного права, свидетельствует не только о намерении использования истцом, но и о фактическом использовании им товарного знака в своей деятельности. Если ответчик в деле о нарушении исключительного права инициирует процесс о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, то в этом деле суд признает его заинтересованным лицом (постановление Президиума СИП РФ от 17.03.2016 № С01-35/2016 по делу № СИП-428/2015).

Каким образом ответчик может доказать, что использовал товарный знак?

Для целей ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака понимается достаточно узко: исключительно как действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

Таким образом, сам по себе факт производства или импорт маркированных товарным знаком товаров не является доказательством их использования. Одного намерения использовать товарный знак тем более недостаточно для сохранения правовой охраны. На практике правообладатели зачастую пытаются убедить суд в наличии у них реального намерения использовать товарный знак. Подобная оборонительная стратегия закономерно заканчивается проигрышем. Так, в одном из дел ответчик представил в качестве доказательств использования спорного товарного знака договор простого товарищества, в соответствии с которым стороны обязались совместно действовать в целях производства и реализации алкогольной продукции под спорным товарным знаком, и этикетки для бутылок, на которых размещался товарный знак. Как отметил СИП РФ, такие доказательства свидетельствовали лишь о намерении осуществления ответчиком совместной деятельности. Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака был удовлетворен (решение СИП РФ от 22.04.2014 по делу № СИП-81/2014).

Необязательно, чтобы товарный знак использовал сам правообладатель. Ответчик может представить доказательства использования его товарного знака по лицензионному договору, договору коммерческой концессии, а также под его фактическим контролем.

Здесь, однако, важно обратить внимание на то, что самого по себе предоставления лицензионного договора явно недостаточно для того, чтобы отбить претензии заинтересованного лица. Важно доказать фактическое использование лицензиатом товарного знака при введении товаров (оказании услуг) в оборот.

Использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, но по воле правообладателя. В данном случае также должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласованные действия правообладателя и третьего лица, использующего товарный знак, по поддержанию качества товаров (услуг) (решение СИП РФ от 11.04.2017 по делу № СИП-407/2016).

Можно выделить в том числе следующие случаи использования товарного знака под контролем правообладателя:

• изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика по договору подряда или возмездного оказания услуг и (или) распространение такого товара (постановление Президиума СИП РФ от 02.10.2014 по делу № СИП-198/2014);

• при наличии между правообладателем и лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия (постановления Президиума СИП РФ от 02.04.2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 по делу № СИП-305/2014);

• в случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации, если правообладатель при внесении товарного знака в таможенный реестр указал использующее товарный знак лицо в качестве уполномоченного импортера (постановление Президиума СИП РФ от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013).

Удовлетворит ли суд иск о досрочном прекращении товарного знака к новому приобретателю прав при условии, что прежний правообладатель не использовал товарный знак в течение трех лет?

Суды исходят из того, что смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не отменяет исчисление трехлетнего срока неиспользования и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использовать это средство индивидуализации по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на товарный знак, который правообладатель фактически не использовал в гражданском обороте, является риском его приобретателя. Если новый приобретатель не успел начать использование товарного знака, суд удовлетворяет иск о прекращении правовой охраны такого знака (решение СИП РФ от 07.08.2017 по делу № СИП-132/201, постановление Президиума СИП от 04.06.2014 по делу № СИП-70/2013).

Подобное решение не во всех случаях будет справедливым. Представим: новый правообладатель выплатил определенную сумму за отчуждение ему исключительного права, вложил средства в маркетинговую кампанию. В отличие от своего предшественника он действительно собирается использовать товарный знак. Между тем появляется некое третье лицо и «отбирает» у него товарный знак. Оснований для привлечения отчуждателя права нет, — он выполнил обязательство по договору об отчуждении исключительного права.

Радикальное решение рассматриваемой проблемы — установление правила о том, что передача исключительного права новому правообладателю прерывает течение трехлетнего срока, — нельзя признать удачным. В таком случае возможны злоупотребления уже с позиции правообладателей. Осознавая, что трехлетний срок истекает и при этом в товарном знаке заинтересованы иные лица, первоначальный правообладатель будет передавать права своим аффилированным лицам.

Наиболее целесообразным представляется следующий алгоритм рассмотрения обозначенного правового конфликта:

• оценка общего периода неиспользования товарного знака как первым, так и последующим правообладателями;

• анализ и учет намерения нового правообладателя продолжить использование товарного знака. Если подобное намерение было актуализировано до подачи иска и выражалось в действиях правообладателя, направленных на подготовку к выпуску в хозяйственный оборот маркируемых товарным знаком товаров, в требовании о прекращении правовой охраны товарного знака может быть отказано.

Однако до сих пор суд занимает категоричную позицию — намерение использовать товарный знак со стороны нового правообладателя учитываться не должно. В связи с этим рекомендуем компаниям, прежде чем приобретать товарный знак, провести его полную проверку. Необходимо выяснить, не ведутся ли в отношении товарного знака судебные споры по поводу действительности его правовой охраны, прекращения охраны в связи с неиспользованием. Кроме того, необходимо обратить внимание на факт использования товарного знака первоначальным правообладателем. Важно выяснить, не предшествовало ли решению правообладателя продать товарный знак трехлетнее неиспользование обозначения. Если такой факт имел место, стоит предусмотреть в договоре обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери нового правообладателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Какие обстоятельства неиспользования товарного знака признаются независящими от правообладателя?

Если правообладатель действительно не использовал товарный знак, то у него все равно есть определенные варианты для маневров. Прежде всего он может попытаться доказать, что товарный знак не использовался по не зависящим от него причинам. Если ему это удастся — суд откажет в удовлетворении иска о прекращении правовой охраны.

В российской правовой системе к обстоятельствам, исключающим прекращение правовой охраны товарного знака, относится прежде всего банкротство правообладателя (постановление СИП РФ от 27.03.2014 по делу № СИП-38/2013). Уважительными причинами неиспользования могут также считаться административные барьеры на пути регистрации соответствующего товара (для фарм-продукции) (решение СИП РФ от 04.02.2014 по делу № СИП-212/2013).

Прекратит ли суд правовую охрану товарного знака, если потребитель все еще ассоциирует его с конкретным производителем?

Как отметил Президиум СИП РФ в постановлении от 22.05.2017 по делу № СИП-204/2016, целью досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования является обеспечение возможности их регистрации и использования заинтересованным лицом, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков. Вместе с тем такая цель может быть достигнута только в случае, если потребитель более не ассоциирует товары (услуги) конкретного лица с конкретным товарным знаком.

Правообладатель может отбиться от иска о прекращении правовой охраны товарного знака, указав на наличие в действиях истца злоупотребления правом.

Интерес в данном аспекте представляет спор в отношении товарного знака Henessy. Общество обратилось в СИП РФ с иском к компании «СОСЬЕТЕ ЖАС ХЕНЕССИ и Ко» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Henessy в отношении товаров третьего класса МКТУ (парфюмерия). Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении данного требования на основании ст. 10 ГК РФ, отметив, что выпуск истцом парфюмерной продукции с использованием обозначения HENNESSY (в отношении парфюмерной продукции) свидетельствует о намерении ввести потребителей в заблуждение, направлен на создание в глазах потребителей восприятия истца и ответчика как единого производителя различного рода продукции под товарным знаком HENNESSY.

В другом деле СИП РФ отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны серии товарных знаков «Коровка» (конфеты) в отношении ряда товаров в связи с неиспользованием. При этом он отметил, что оспариваемые товарные знаки приобрели широкую известность и в поведении истца усматриваются недобросовестность и намерение паразитировать на широко известном товарном знаке.

Подобный подход следует признать оправданным. Товарный знак может не осуществлять индивидуализирующей функции в отношении конкретной группы товаров. Однако в силу его широкой известности он превратился в символ гудвилл, который, в свою очередь, не привязан к конкретным товарам (услугам). На любые продукты, выпускаемые под таким брендом, в той или иной мере распространится имидж бренда. Заявитель в таком случае получит несправедливые преимущества.

В то же время практике известны примеры, когда заявителю не удавалось оспорить правовую охрану известного бренда. Так, в постановлении по делу от 21.10.2015 № СИП-883/2014 суд заключил, что нет оснований считать действия истца, требующего досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Dr Pepper в отношении ряда классов товаров, злоупотреблением правом.