ВС РФ напомнил судам, что запрет использовать обозначение, сходное с чужим товарным знаком, распространяется только на однородную деятельность

Товарный знак истца был зарегистрирован в отношении услуг сбыта через посредников без указания товаров. Ответчик поставляет производимую им спецтехнику. В такой ситуации ВС РФ отказал в иске о нарушении исключительного права на товарный знак в части услуг по сбыту товаров через посредников, аукционной продаже, демонстрации товара, перевозкам. Он отметил, что сбыт через посредников предполагает продвижение чужих товаров, в то время как ответчик предлагал свои товары.

Карточка дела	Реквизиты судебного акта	Определение ВС РФ от 23.10.2018 № 310-ЭС18-4459 по делу № А62-6003/2016
	Истец	ООО «Меркатор Холдинг»
	Ответчик	ООО «Меркатор-Сервис Спецтехника»

              

Суть дела

Общество «Меркатор Холдинг» (истец) является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству Российской Федерации № 221822 (далее — товарный знак № 221822):

Дата приоритета — 22.12.2000. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров «транспортные средства, автоприцепы, автофургоны, двигатели для наземных транспортных средств, кузова транспортных средств, шасси транспортных средств» 12 класса МКТУ, а также услуг «сбыт товара через посредников, аукционная продажа, демонстрация товаров, консультативные службы по организации дел, агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации» 35 класса МКТУ и услуг «перевозка, прокат транспортных средств, аренда крытых стоянок для транспортных средств, аренда складов» 39 класса МКТУ.

По утверждению истца, ООО «Меркатор-Сервис Спецтехника» (ответчик) без согласия правообладателя использует в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 221822, в отношении однородных товаров «транспортные средства» 12 класса МКТУ, услуг «сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара» 35 класса МКТУ и услуг «перевозки» 39 класса МКТУ.

Используемое ответчиком обозначение действительно обладает сходством до степени смешения с товарным знаком истца. Оно представляет собой стилизованный равносторонний треугольник зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла, и расположенным справа словесным элементом «меркатор-сервис спецтехника».

Истец предъявил к ответчику иск о защите исключительных прав на товарный знак.

Позиция судов          

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Он запретил ответчику использовать спорное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 221822, в отношении однородных товаров и услуг 12 класса МКТУ (транспортные средства), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки). Данное решение поддержали суд апелляционной инстанции, а также Суд по интеллектуальным правам. При этом суды исходили из того, что в деле имеется вероятность смешения товаров и услуг истца и ответчика и введения конечного потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Позиция ВС РФ

Верховный суд РФ отменил запрет и отказал в иске в части услуг по сбыту товаров через посредников, аукционной продаже, демонстрации товара, перевозкам.

По мнению ВС РФ, выводы судов о доказанности использования ответчиком обозначения в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ сделаны без учета содержания положений ст. 1477, 1481, 1484 ГК РФ, Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 198 (далее — Методические рекомендации № 198), и всех обстоятельств, имеющих существенное значение.

В силу статей 1477 и 1481 ГК РФ право на товарный знак (знак обслуживания), то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Согласно критериям, содержащимся в Методических рекомендациях № 198 (п. 3.4, 3.5), при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т. д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться.

Объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными. Эта однородность может существовать между товаром и услугой, то есть между товаром, являющимся в настоящем случае спецтехникой, и услугой, заключающейся в использовании этой техники.

По смыслу МКТУ под услугами понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Из материалов дела следует, что ответчик предлагает к продаже и поставляет собственную (модернизированную) специальную технику, которую суды признали разновидностью автотранспортного средства и однородной «транспортным средствам» 12 класса МКТУ. В то же время доказательств осуществления ответчиком однородной деятельности в отношении спецтехники, охватываемой услугой 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников», в материалах дела не содержится. Такая услуга предполагает посредничество, в том числе в сфере сбыта товаров, совершение определенных действий в интересах третьих лиц по продаже и продвижению их товаров.

С учетом того, что товарный знак № 221822 зарегистрирован истцом в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников», а используемое ответчиком обозначение идентифицирует предложения о поставке и поставку конкретного товара — производимой и модернизируемой им специальной техники, — вывод судов о нарушении прав истца является, по мнению ВС РФ, необоснованным.