ВС РФ продолжает развивать практику по взысканию компенсации за нарушение исключительных прав

Истец предъявил требование о взыскании с нарушителя исключительных прав на товарный знак компенсации в размере двукратной стоимости права на использование товарного знака. В обоснование своего требования он представил ранее заключенный им договор с третьим лицом. Нижестоящие суды снизили компенсацию. ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение, отметив, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. В подтверждение довода о чрезмерности компенсации ответчик мог представить какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца, однако не сделал этого.

Суть дела

Общество «Рикор Электроникс» (истец) — правообладатель изобразительного товарного знака по свидетельству РФ № 289416 от 23.05.2015 с датой приоритета от 22.07.2004, зарегистрированного в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов МКТУ.

В торговой точке общества «Форсаж» (ответчик) 21.10.2016 реализован товар — датчик положения дроссельной заслонки, на котором размещено сходное с указанным товарным знаком обозначение.

Полагая, что ответчик нарушил его исключительное право на принадлежащий ему товарный знак, истец обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в размере 180 000 руб., исчисленной в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определенной лицензионным договором истца от 01.10.2016.

В качестве доказательств нарушения своего права истец представил в материалы дела чек на продажу датчика от 21.10.2016, чек оплаты банковской картой, видеозапись процесса реализации товара.

Позиция судов

Дело рассматривалось в порядке упрощенного производства. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично. С ответчика в пользу истца взыскано 90 000 руб. компенсации. Суд апелляционной инстанции поддержал решение первой инстанции. Как при этом указали суды, снижая компенсацию, они учли характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятность убытков правообладателя; руководствовались принципом разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Между тем ни один из приведенных критериев не был ими раскрыт.

Позиция ВС РФ

ВС РФ отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом он исходил из следующего.

В соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015), далее — Обзор от 23.09.2015).

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения. При этом согласно правовой позиции ВС РФ, изложенной в п. 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ и постановления Конституционного суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», далее — Постановление № 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ и Постановления № 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже минимального предела, — одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже минимального предела, установленного законом. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. Данная правовая позиция сформирована в п. 21 Обзора судебной практики Верховного суда РФ № 3 (2017), утв. Президиумом ВС РФ 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 21.04.2017 № 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 № 308-ЭС17-3085, от 12.07.2017 № 308-ЭС17-2988, от 12.07.2017 № 308-ЭС17-3088, от 12.07.2017 № 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 № 305-ЭС17-16920, от 13.11.2018 № 305-ЭС18-14243.

Из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца. Напротив, ответчик в отзыве на иск указывал только на законность введения в гражданский оборот товара с использованием товарного знака истца.

Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Расчет размера компенсации в обжалуемых судебных актах не приведен, судами не дана надлежащая оценка представленному истцом доказательству размера стоимости права использования товарного знака — лицензионному договору от 01.10.2016.