1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 16

Нарушение прав на интеллектуальную собственность как акт недобросовестной конкуренции: как защититься с помощью законодательства о конкуренции?

Законодательство о защите конкуренции приходит на помощь в тех случаях, когда формально права производителя или продавца на интеллектуальную собственность не нарушены, но фактически его конкуренты, используя ее недобросовестно, получили преимущества для себя. Денис Гаврилов, советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», в рамках онлайн-дискуссии по наиболее важным новеллам IP-законодательства рассказал о том, как использовать административные инструменты, заложенные в Законе о защите конкуренции, чтобы защитить правообладателя и его деловую репутацию.

Согласно ст. 1252 ГК РФ в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными ГК РФ, так и в соответствии с антимонопольным законодательством. Есть множество случаев, когда механизмы Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) превалируют над гражданско-правовыми и дают ту гарантию правовой защиты, которую формально не способен дать ГК РФ, например, когда речь идет не о споре о защите товарного знака как такового, а о защите дизайна и фирменного стиля в целом.

В каких случаях правообладателей защищает законодательство о защите конкуренции?

  • Подлежат пресечению любые действия, направленные на возникновение смешения (ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности; ст. 14.6 Закона о защите конкуренции).

  • Действия, связанные с неправомерным использованием промышленных достижений конкурента и секретов производства (ст. 14.5 Закона о защите конкуренции).

  • Недопустима «паразитарная» конкуренция, направленная на использование коммерческой известности товарного знака и его правообладателя (ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности; ст. 14.4, 14.8 Закона о защите конкуренции).

  • Злоупотребление правом приобретения товарных знаков с целью причинить вред конкуренту и (или) создать смешение на рынке актом недобросовестной конкуренции (ст. 14.4 Закона о защите конкуренции).

Смешение в широком понимании

Подробнее остановимся на таком распространенном акте недобросовестной конкуренции, как смешение.

Правовая конструкция, сформулированная в ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, устанавливает «широкий» запрет на любые практики, связанные со смешением. Важно понимать, в каком объеме практики по смешению могут и должны пересекаться. Статья говорит о двух вариантах смешения:

  • использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию мест происхождения товара хозяйствующего субъекта — конкурента либо сходного с ними до степени смешения обозначения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или иного использования в отношении товаров, которые продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, использования в сети Интернет, включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;

  • копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом — конкурентом, его упаковки, этикетки, наименования товара, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) и иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта — конкурента и (или) его товары.

Первый вариант применим, если ведется спор о незаконности использования товарного знака конкурентом в отношении однородных и взаимозаменяемых товаров на этикетках или упаковках, в сети Интернет и т.д.

Второй вариант связан с ситуациями, когда у компании есть определенный узнаваемый дизайн (упаковки, этикетки, фирменного стиля в целом) и она может доказать его известность и различительную способность. Независимо от наличия у компании титула она может защитить этот фирменный знак путем применения Закона о защите конкуренции в связке со ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Основные элементы доказывания

Суды и ФАС в своей практике выработали следующие пять элементов при доказывании наличия нарушения:

1. Взаимозаменяемость товаров (установление конкурентных отношений между субъектами первой продажи (постановление ВАС РФ от 17.02.2011 № 11)).

2. Форма правовой охраны средства индивидуализации.

3. Различительная способность средства индивидуализации заявителя и известность товаров у потребителей, включая первенство использования обозначения/выхода на рынок (постановление СИП от 01.08.2019 № С01-512/2019 по делу № А40-203299/2018).

4. Сходство товаров и может ли повлечь данное сходство угрозу или реальный факт их смешения («общее зрительное впечатление» — товары в целом могут быть отнесены к товарам одного и того же производителя, по ошибке данные товары могут быть перепутаны в силу высокой степени сходства основных индивидуализирующих их элементов) (п. 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; письмо ФАС России от 30.06.2017 № 44651/17).

5. Использование в качестве доказательств смешения социологических опросов, позиций Роспатента и Экспертного совета.

Приведем примеры судебных дел, где смешение понимается достаточно широко.

Общество «Альфа Тюмень» обратилось в антимонопольный орган с заявлением о наличии в действиях общества «Минводы», связанных с использованием обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Красное и Белое», признаков нарушения антимонопольного законодательства. Решением антимонопольного органа действия общества «Минводы», выразившиеся в использовании в своей деятельности обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «Красное и Белое», право на использование которого предоставлено обществу «Альфа Тюмень» на основании неисключительной лицензии, признаны нарушающими ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. В частности, основанием для принятия названного решения послужило совпадение бело-красного фона информации (вывески) на фасаде здания общества «Минводы».

Ключевым фактором при принятии решения о наличии нарушения было первенство и широкая известность сети. Угроза смешения усиливалась тем, что основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему элементам обозначения, которые нарушитель пытался повторить в рамках своего предприятия (использован идентичный стиль оформления витрин торговых точек). В данном деле суд принял во внимание справку Роспатента наряду с оценкой фактических обстоятельств (постановление ­СИП от 23.01.2019 № С01-1120/2018 по делу № А70-5480/2018).

В другом деле общество «Юнилевер Русь» обратилось в антимонопольный орган с заявлением о наличии в действиях общества «Стокист» нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в имитации внешнего вида упаковок целой линейки товаров. Суд в данном деле обратил внимание на широкую известность дизайна упаковок и этикеток заявителя, а также на конкурентную тактику нарушителя с точки зрения систематической имитации фирменного стиля линеек продукции известных производителей. При доказательстве наличия смешения использовались данные социологических исследований и позиции Экспертного совета. Суд занял позицию «Юнилевер Русь», применив ч. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. При этом суд указал, что под смешением в целом следует понимать ситуацию, когда потребитель одного товара (товара одного производителя) отождествляет его с другим товаром (товаром другого производителя) либо допускает, несмотря на заметные отличия, производство двух указанных товаров одним лицом. Таким образом, при смешении возникает риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара (постановление СИП от 03.10.2019 по делу № А40-275171/2018).

Приобретение и использование IP как акт недобросовестной конкуренции

Не допускаются действия хозяйствующего субъекта, связанные с приобретением и использованием прав на средства индивидуализации, в том числе:

  • использование исключительного права на средство индивидуализации для создания препятствий к осуществлению предпринимательской деятельности хозяйствующим субъектом — конкурентом, который ранее обладателя исключительного права приступил к использованию обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с указанным средством индивидуализации, в своей предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;

  • использование средства индивидуализации, если такое использование способно вызвать смешение с другим хозяйствующим субъектом — конкурентом, производимыми и реализуемыми товарами, оказываемыми услугами.

Что составляет недобросовестность? Недобросовестность представляет собой только совокупность действий:

  • приобретение исключительных прав;

  • на момент приобретения лицо знало (должно было знать) об использовании конкурентами обозначения и приобретении его известности;

  • использование исключительных прав;

  • совершение действий по вытеснению «преждепользователей» с рынка; создание смешения; паразитирование.

Особенности доказывания недобросовестности использования исключительных прав

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

  • Факт препятствования деятельности «преждепользователя».

  • Препятствование подтверждается претензионными письмами, действиями по включению товара в ТРОИС, подачей исков в Арбитражный суд заявлений в ФАС, правоохранительные органы.

  • Факт создания смешения товаров на рынке.

  • Смешение подтверждается социологическим опросом при доказанности известности обозначения заявителя, фактом продаж в одних и тех же местах.

  • Факт паразитирования на известности бренда даже при отсутствии конкуренции.

  • Паразитирование доказывается не только степенью смешения обозначений, но и фактами смежных рынков обращения товаров, взаимодополняемости товаров, а следовательно, созданием ассоциативной связи.