Договор коммерческой концессии в соответствии с требованиями закона должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Однако на практике стороны не всегда спешат подавать документы и регистрировать договор в Роспатенте. При этом еще до регистрации договора многие исполняют условия договора. Что делать, если пользователь франшизы уже использует комплекс прав в своей деятельности и извлекает прибыль, но уклоняется от регистрации договора? Можно ли правообладателю взыскать плату по незарегистрированному договору? А если пользователь не приступил к исполнению договора коммерческой концессии, может ли он не платить по нему вознаграждение? Эти вопросы осветил в своем выступлении патентный поверенный Василий Сова в рамках Международного форума «Интеллектуальная собственность — XXI век», организуемого Торгово-промышленной палатой РФ.
На практике при исполнении договоров коммерческой концессии возникают проблемы из-за того, что многие, с одной стороны, не понимают, в чем суть франчайзинга, а с другой стороны, пытаются использовать эту конструкцию для получения выгод. Согласно ст. 1027 ГК РФ конструкция коммерческой концессии предполагает предоставление права использования комплекса исключительных прав. Но часть 2 ст. 1028 ГК РФ требует, чтобы предоставление права было зарегистрировано в Роспатенте. В связи с этим возникает следующая проблема. Договоры коммерческой концессии предполагают взимание платы за предоставление права использования комплекса прав. С какого момента эта плата должна взиматься: с момента, когда договор заключен, с момента, когда договор зарегистрирован, или с момента, когда началось фактическое использование комплекса исключительных прав? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к судебной практике.
Применение положений о злоупотреблении правом
Судом по интеллектуальным правам рассматривалось дело, в котором между двумя индивидуальными предпринимателями был заключен договор коммерческой концессии, по условиям которого правообладатель обязался предоставить пользователю право использования комплекса исключительных прав. За это пользователь в соответствии с договором обязался выплачивать правообладателю в период с ноября 2018 г. по окончании срока действия договора ежемесячные платежи в размере 35 000 руб. (решение Суда по интеллектуальным права от 29.06.2020 № С01-207/2020 по делу № А56-53424/2019).
В договоре стороны предусмотрели, что право на использование товарного знака (знака обслуживания) будет считаться предоставленным правообладателем с момента подписания названного договора и будет подлежать государственной регистрации в Роспатенте. Регистрация распоряжения правом требует уплаты пошлины, и стороны установили в договоре, что пользователь франшизы обязан возместить правообладателю 50% от суммы государственной пошлины, уплаченной в Роспатент. Пользователь не уплатил пошлину и не произвел оплату за февраль и март 2019 г., в результате чего у него образовалась задолженность в общей сумме 77 400 руб.
На основании этого правообладатель обратился в арбитражный суд. Судами трех инстанций было установлено, что действия по регистрации договора были начаты — были поданы документы (их подал правообладатель). Однако пользователь затем подал документы о том, что регистрация этого договора отзывается. По сути, он помешал регистрации договора в Роспатенте. В течение этого времени пользователь продолжал пользоваться правами по этому договору и извлекал прибыль, что было документально подтверждено в суде. Тем не менее суд первой инстанции принял решение, руководствуясь формальным критерием — договор не был зарегистрирован, значит, договора нет.
Апелляционная инстанция и Суд по интеллектуальным правам пошли дальше и указали, что правообладатель реально предпринял шаги, чтобы зарегистрировать договор, а пользователь реально осуществлял пользование комплексом исключительных прав и извлекал из этого прибыль. Стороны выполняли свои обязательства по договору, значит, он действовал, несмотря на то, что договор в Роспатенте не был зарегистрирован. Апелляционная инстанция и Суд по интеллектуальным правам решили дело в пользу правообладателя и обязали пользователя выплатить необходимую сумму по договору.
Это дело демонстрирует общий подход по многим отраслям — применение положений о злоупотреблении правом. В данном деле суд установил злоупотребление правом и на основании этого удовлетворил требования правообладателя.
Реализация комплекса исключительных прав
Обратимся к другому аналогичному делу (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2020 № 09АП-77352/2019-ГК по делу № А40-204652). Правообладатель и пользователь заключили договор коммерческой субконцессии, согласно которому правообладатель обязался предоставить пользователю за вознаграждение на указанный в договоре срок право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Согласно договору, пользователь обязан ежемесячно выплачивать правообладателю роялти в размере 24 000 руб.
Правообладатель, предоставивший права по договору, обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым требованием о взыскании задолженности. Обязательство по обеспечению государственной регистрации договора возлагалось на правообладателя. Обязательство по регистрации должен был выполнить не только правообладатель, но и потенциальный пользователь. Он должен был предоставить часть документов, чего он не сделал. Из-за действий пользователя правообладатель не смог выполнить свои обязательства по регистрации договора в Роспатенте, поэтому и обратился в суд.
Правообладатель тоже не выполнил часть своих обязательств — не предоставил документы, которые он обязался предоставить (например, брендбук, описание фирменного стиля того салона, который должен был быть открыт по договору). В результате суд установил, что договор вроде бы и был заключен, но, по сути, никаких предприятий во исполнение договора создано не было, комплекс исключительных прав не использовался, и прибыли не было. Поэтому суд, рассматривая эти обстоятельства, пришел к выводу, что поскольку комплекс исключительных прав не был использован, то правообладатель не может требовать вознаграждение по договору. В удовлетворении иска судом первой инстанции было отказано, а Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение и встал на сторону пользователя. Он пришел к аналогичному выводу, что пользователю не дали реализовать комплекс исключительных прав, значит, нет необходимости оставлять договор в силе.
Исполнение обязательств по договору
Рассмотрим еще одно интересное дело (постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 № С01-901/2020 по делу № А65-22683/2019). ООО обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю с требованием о признании несостоявшимся предоставления права использования в предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии и взыскании 1 млн руб. убытков. Причиной иска послужило следующее. Между индивидуальным предпринимателем и обществом был заключен договор коммерческой концессии, согласно которому государственную регистрацию предоставления права на использование исключительных прав осуществляет правообладатель, однако все расходы по государственной регистрации несет пользователь.
В свою очередь, обязанность правообладателя по регистрации предоставления права на использование исключительных прав условиями данного договора была поставлена в зависимость от обязанности пользователя предоставить полный пакет документов, необходимых для регистрации в Роспатенте, и оплатить государственную пошлину за совершение данных действий. Он это не сделал. Хотя правообладатель писал официальную претензию и просил предоставить документы. В результате договор не был зарегистрирован в Роспатенте.
При этом сам пользователь не отрицал факт использования им прав по договору. Он вел бизнес и извлекал прибыль на основании данного договора, но не помогал регистрировать договор в Роспатенте. Пользователь сам обратился в суд с требованием о прекращении данного договора. Ему было отказано в иске, потому что данная ситуация сложилась из-за действий самого пользователя, который свои обязательства не выполнил. Договор был сохранен, даже несмотря на отсутствие регистрации в Роспатенте.