Несмотря на повсеместное распространение конструкции лицензионного договора, отдельные вопросы его заключения и исполнения до сих пор остаются дискуссионными. Чтобы разрешить возникающие в практике проблемы, по мнению автора, стоит прибегнуть к аналогии с конструкцией договора аренды. В первую очередь очевидность применения такой аналогии связана с существованием возможности сближения институтов интеллектуальной собственности и вещных прав, а также с тем, что в обоих случаях стороны вправе передать право использования предмета договора третьим лицам — в субаренду и сублицензию соответственно. В рамках статьи рассмотрим нюансы заключения лицензионного договора, проблемы, возникающие при передаче исключительных и неисключительных прав, и иные спорные нюансы, связанные с договором, возникающие в практике.
Лицензионный договор представляет собой договорную конструкцию, правовое регулирование которой предусмотрено отдельно — в ч. 4 ГК РФ.
Специфика предмета такого договора состоит в том, что правообладатель лишь предоставляет лицензиату временную возможность использовать объект интеллектуальной собственности в строго определенных пределах. При этом лицензиар остается правообладателем исключительного права на объект интеллектуальной собственности, а лицензиат получает лишь статус пользователя такими правами (ст. 1235 ГК РФ). Ближайшей аналогией такого договора можно назвать, очевидно, договор аренды. С этим, вероятно, не согласятся многие по причине возражений против сближения институтов интеллектуальной собственности и вещных прав.
Постановка проблемы
По лицензионному договору может быть предоставлено право использования практически любых объектов интеллектуальной собственности в определенных пределах. Исключение — фирменное наименование и коммерческое обозначение. Объект, предоставляемый в соответствии с лицензионным договором, должен быть описан исчерпывающим образом, чтобы можно было однозначно установить, об использовании чего именно стороны договорились. Например, недостаточно указать в лицензионном договоре на объект: «все объекты, что будут созданы к моменту заключения настоящего договора» или «все произведения, что были созданы правообладателем».
В лицензионном договоре обязательно должны быть обозначены пределы предоставляемого права использования. Причем для лицензионного договора действует правило: все, что прямо не указано, — не считается предоставленным (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ).
Стоит отметить, что перечень способов допустимого использования объектов интеллектуальной собственности, которые упоминаются в ч. 4 ГК РФ, не является исчерпывающим. В частности, использование объектов авторского права допускается в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе теми способами, что прямо поименованы в указанной статье, но не ограничиваясь ими (ст. 1270 ГК РФ).
«Что почем?»
В договоре стороны обязательно должны определить размер вознаграждения за предоставление права использования либо указать на его безвозмездность.
Безвозмездность лицензионного договора по общему правилу допускается при условии прямого указания на это. В отдельных случаях она может предполагаться. Например, такая презумпция работает для лицензионных договоров, заключаемых в упрощенном порядке, в том числе так называемых «коробочных» лицензий (абз. 3 п. 5 ст. 1286 ГК РФ).
Устанавливаются так же прямо и запреты на заключение безвозмездного лицензионного договора. Нельзя заключать такой договор коммерческим организациям в отношении предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).
Во времени и пространстве
В лицензионном договоре стороны обязательно должны согласовать условия о сроке и территории действия договора.
Однако эти условия можно отнести к восполняемым. Если стороны прямо не опишут территорию, считается, что право использования предоставлено на территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ), а если срок не определен, то договор действует в течение пяти лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).
При определении срока действия лицензионного договора крайне важно учитывать срок охраны самого объекта интеллектуальной собственности. Лицензия не может превышать срок правовой охраны объекта, а если превышает, то считается, что лицензия предоставлена до окончания срока охраны. Допускается также определение срока просто указанием на «весь срок действия исключительного права».
Что написано письмом…
Для лицензионного договора обязательно должна соблюдаться и форма его заключения — только письменная. Несоблюдение формы влечет недействительность договора (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).
Однако есть отдельные исключения, когда допускается отход от письменной формы лицензионного договора, они прямо поименованы в ГК РФ. К ним относится, например, заключение лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, оно может допускаться в устной форме (п. 2 ст. 1286 ГК РФ).
Для договоров, заключаемых в упрощенном порядке, например «коробочных» лицензий, предполагается, что письменная форма считается соблюденной, когда лицензиат присоединяется к условиям лицензии путем начала использования программы для ЭВМ (абз. 2 п. 5 ст. 1286 ГК РФ).
Регистрация регистрации рознь
При заключении лицензионного договора в отношении товарных знаков и патентов обязательной также является регистрация предоставления права их использования (абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ).
В данном случае речь идет о регистрации только факта предоставления права использования, и это нельзя путать с регистрацией договора. До 01.10.2014 регистрации подлежали сами договоры и в отсутствие такой регистрации являлись недействительными. Теперь же регистрация нужна только для удостоверения состоявшегося предоставления права использования, и его отсутствие не влияет на действительность самого договора (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).
Вопрос о последствиях отсутствия регистрации предоставления права использования в судебной практике решается по-разному:
-
использование товарного знака или патента является законным, так как его использование фактически осуществляется с согласия правообладателя (постановление СИП от 09.08.2021 № С01-1021/2021 по делу № А40-123576/2020; решение СИП от 13.04.2016 по делу № СИП-397/2015; постановление СИП от 18.02.2016 № С01-1134/2015 по делу № А55-7721/2015);
-
в отсутствие регистрации права использования товарного знака или патента у лица не возникает (решения СИП от 29.08.2016 по делу № СИП-278/2016; от 16.07.2014 № СИП-285/2014).
Стоит отметить, что суды, придерживающиеся второго подхода, также полагают, что для того, чтобы можно было считать, что использование товарного знака или патента до момента регистрации являлось законным, стороны должны специально предусмотреть в договоре условие, допускающее использование объекта лицензиатом до момента регистрации (постановление СИП от 24.08.2021 № С01-1290/2021 по делу № А14-8337/2020).
Действительно, согласно п. 6 ст. 1232 ГК РФ право использования считается предоставленным только после его регистрации.
В тоже время сама по себе регистрация, скорее, представляет интерес для третьих лиц, которые, полагаясь на записи в открытом реестре, могут сделать выводы о наличии права использования у конкретного лица.
С учетом этого если из положений заключенного сторонами договора явно следует воля правообладателя на предоставление права использования и осуществление контроля за таким использованием, то признание такого использования в отсутствие регистрации не будет соответствовать воле сторон.
Таким образом, если отсутствие регистрации предоставления права использования не влияет на действительность самого лицензионного договора и обязанности сторон, возможно также придерживаться подхода, при котором в рамках лицензионного договора необходимо проводить деление на сделку обязательственную и сделку распорядительную.
Так, если обязательственная сделка подлежит исполнению с момента заключения договора, то для того, чтобы состоялась распорядительная, обязательно совершение дополнительных действий по регистрации.
Оценка правовой природы регистрации предоставления права использования усложняется также и тем, что требование о такой регистрации применяется только к лицензионному договору, договору об отчуждении исключительного права и договору залога. Для совершения действий по предоставлению права использования в рамках иных сделок можно регистрацию и не осуществлять.
При этом перечень договорных конструкций, при использовании которых можно осуществлять предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности, считается открытым (п. 1 ст. 1232 ГК РФ). В итоге предоставление права использования товарных знаков и патентов может допускаться на основе договора доверительного управления или, например, просто путем выдачи согласия правообладателя на такое использование. В этом случае распоряжение будет считаться состоявшимся уже с момента заключения такой сделки.
Таким образом, государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак и патент является необходимым элементом юридического состава для предоставления исключительного права иному лицу, однако какое значение такая регистрация имеет на самом деле, остается вопросом не до конца разрешенным. Кроме этого, вызывает дополнительные вопросы и отсутствие единого подхода к вопросу регистрации предоставления права использования, когда этот вопрос упускается в отношении отдельных договорных конструкций, что также создает неопределенность для оборота исключительных прав.
Разнообразие конструкций договора на практике
Наиболее распространенной классификацией лицензионных договоров является их деление на исключительную и неисключительную лицензию (п. 1, 1.1 ст. 1236 ГК РФ).
При исключительной лицензии лицензиар предоставляет право использования определенного объекта интеллектуальной собственности в установленных пределах другому лицу так, что этот же объект в тех же самых пределах он не вправе передавать в пользование кому-то еще, а также по умолчанию не может использовать и сам.
А в случае неисключительной (простой) лицензии возможность лицензиара выдавать аналогичные лицензии третьим лицам, а также использовать в указанных пределах объект самому никак не ограничивается.
Для того чтобы считалось, что лицензия предоставляется именно исключительная, должно быть прямо указано в договоре.
Этот подход, очевидно, оправдан, так как именно исключительная лицензия:
-
создает значительные ограничения для самого лицензиара;
-
наделяет лицензиата дополнительными правами, схожими с правомочиями правообладателя. Исключительный лицензиат вправе самостоятельно защищать исключительные права на такой объект от нарушений со стороны третьих лиц, если таким нарушением затрагиваются предоставленные ему правомочия по использованию объекта (п. 79 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Исключительность неисключения
При рассмотрении заключения договора исключительной лицензии возникает интересный вопрос: может ли допускаться выдача такой лицензии, если правообладатель ранее в отношении этого же объекта интеллектуальной собственности в тех же пределах заключал такие лицензионные договоры уже с другими третьими лицами?
Существует мнение, что «обладание исключительной лицензией может сочетаться с наличием простых лицензий, предоставленных лицензиаром другим лицам до момента выдачи исключительной лицензии»1.
Фактически то самое ограничение для исключительных лицензий должно работать с момента выдачи первой исключительной лицензии. При этом подход, согласно которому лицензиар будет лишен возможности выдавать исключительную лицензию, если ранее им была бы выдана хоть одна уже неисключительная, кажется, будет значительно ограничивать лицензиара. Оно также будет накладывать на него дополнительное бремя заранее планировать то, каким именно образом он планирует предоставлять право использования своего объекта интеллектуальной собственности.
В то же время полагаем, что предоставление исключительной лицензии при наличии ранее выданных неисключительных лицензий может допускаться только в том случае, если будущему исключительному лицензиату известно о правах третьих лиц в отношении объекта интеллектуальной собственности.
Если эта информация будет скрыта от будущего исключительного лицензиата, он будет в значительной степени лишен того, на что мог рассчитывать при заключении такого договора. Соответственно, у него может появиться право требовать расторжения такого договора и взыскания убытков.
На наш взгляд, такое право может возникать только у добросовестного лицензиата, который проявил необходимую степень осмотрительности при заключении договора. Например, стоит полагать, что в отношении тех объектов, регистрация предоставления права использования которых является обязательной, лицензиат не вправе ссылаться на то, что ему было неизвестно о правах третьих лиц, если такая информация была указана в реестре.
«Неисключительность» исключения
С исключительной лицензией есть еще более интересный вопрос: какая судьба ждет договор исключительной лицензии, если ранее лицензиар заключил аналогичный договор с другим лицом?
Этот вопрос тоже стоит довольно остро: должна ли такая вторая исключительная лицензия быть признана недействительной или это просто должно влечь договорную ответственность недобросовестного лицензиара, который нарушил свою обязанность не выдавать другим лицам лицензии? Закон прямо не содержит ответа на этот вопрос, как, впрочем, и судебная практика.
Например, Судом по интеллектуальным правам было рассмотрено дело по иску общества о признании ничтожной сделки, заключенной между киностудией, которая являлась лицензиаром по договору с истцом, и третьим лицом, которому такая студия выдала еще одну исключительную лицензию на использование того же самого фильма (постановление СИП от 28.11.2016 № С01-953/2016 по делу № А40-99273/2015).
Истец настаивал, что ответчик не имел права заключать еще один лицензионный договор, так как не обладал достаточными для этого полномочия после того, как уже заключил аналогичный лицензионный договор с истцом.
Однако суды подошли к данному вопросу с высокой степенью формальности и лишь отметили, что между истцом и ответчиком был заключен только лицензионный договор, но не договор об отчуждении исключительного права, а значит, ничего не свидетельствует о том, что у ответчика не было исключительных имущественных прав на фильм, а значит, он мог и дальше ими распоряжаться. Очевидно, что такое решение суда нельзя назвать в достаточной степени взвешенным и обоснованным, так как суд даже не стал разбираться в вопросе о возможности выдачи двух параллельных исключительных лицензий, а решил только ограничиться ссылкой на то, что раз отчуждения прав не было, то правообладателем все еще остается ответчик и может делать все что угодно с принадлежащим ему исключительным правом.
В 2019 г. Суд по интеллектуальным правам, рассматривая схожее дело, пришел к выводу о том, что подобный второй лицензионный договор необходимо признавать недействительной сделкой (постановление СИП от 04.02.2019 № С01-1050/2018 по делу № А40-13736/2018).
Лицензиат обратился в суд с иском к другим ООО о признании недействительным лицензионного договора, заключенного между двумя ответчиками. В соответствии с условиями договора предоставлялись права использования мультфильмов, которые ранее были предоставлены истцу.
В рамках указанного дела Суд по интеллектуальным правам согласился с апелляционной инстанцией и нашел, что заключение лицензионного договора в отношении произведения, право использования которого ранее было предоставлено на условиях исключительной лицензии, является сделкой, нарушающей требования закона. В соответствии с п. 1 ст. 1236 ГК РФ за лицензиаром не сохраняется право выдачи лицензий другим лицам, а значит, такая сделка может быть признана недействительной на основании ст. 168 ГК РФ.
Представляется, что именно такой подход, изложенный судом во втором из рассматриваемых дел, должен применяться при ситуации с параллельным исключительным лицензированием. В ином случае может оказаться, что сама по себе норма о недопустимости заключения исключительным лицензиаром аналогичных договоров просто не работает, а исключительная лицензия теряет характер своей эксклюзивности.
Правила прекращения сублицензии
Еще одна проблема касается правил о прекращении сублицензионного договора при расторжении лицензионного договора.
Сублицензионный договор, несомненно, прямо зависит от договора лицензионного, при условии существования которого сублицензионный договор вообще изначально мог быть заключен. Об этом свидетельствуют положения ст. 1238 ГК РФ, прямо устанавливающие, что по сублицензионному договору может быть предоставлено право использования в пределах тех прав, что предоставлено по лицензионному, а срок сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного.
Однако действующее регулирование не содержит никакого правила о судьбе сублицензионного договора при досрочном расторжении лицензионного, в то время как такая ситуация является довольно распространенным явлением.
В отсутствие прямого регулирования этого вопроса на практике при прекращении лицензионного договора принято ссылаться на п. 3 ст. 1238 ГК РФ, предусматривающий, что срок действия сублицензионного договора не может превышать срок лицензионного. Из чего можно сделать вывод о том, что при досрочном прекращении лицензионного договора должен прекращаться и сублицензионный.
По аналогии
Однако стоит признать, что вышеуказанный подход не учитывает интересы сублицензиата и ставит его в заведомо невыгодное положение. Для сравнения обратимся к регулированию подобного вопроса в отношении договора субаренды.
Так, ст. 618 ГК РФ прямо предусматривается, что, если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды.
Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним договора аренды на имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды.
Предоставление субарендатору права на заключение договора аренды на аналогичных условиях позволяет защитить его интересы, и кажется, что аналогичный подход должен применяться и в отношении сублицензионного договора. Иначе сублицензиат оказывается в положении, при котором он теряет то, на что мог рассчитывать, заключая сублицензионный договор, а правообладатель может не согласиться заключать напрямую с бывшим сублицензиатом договор на аналогичных условиях, в результате чего положение такого бывшего сублицензиата ухудшится, а у правообладателя появится возможность диктовать свои условия, выступая заведомо более сильной стороной.
При этом сегодня на практике отрицается возможность применения к нормам института интеллектуальной собственности норм о вещных правах, а следовательно, разрешение вопроса с судьбой сублицензионного договора не может разрешаться по аналогии с нормами о договоре субаренды, и этот вопрос может быть разрешен только путем внесения изменений в нормы о сублицензионном договоре.
Выводы
В настоящий момент очевидно заметны отдельные законодательные проблемы в регулировании вопросов заключения и исполнения лицензионного договора. Лицензионный договор представляется некой специфической договорной конструкцией, нормы о которой намеренно включены не в ч. 2 ГК РФ наряду с другими договорами, а содержатся отдельно в ч. 4 ГК РФ.
Придание лицензионному договору и вообще интеллектуальной собственности определенной специфичности влечет отрицание возможности применения к ним по аналогии норм о вещных правах и о договорных конструкциях, посредством которых осуществляется оборот вещных прав. При этом представляется, что применение аналогии могло бы решить часть существующих на практике проблем. Отдельно стоит обратить внимание и на несовершенство правил о регистрации предоставления права использования на основании лицензионного договора товарных знаков и патентов: до конца остается неясной природа такой регистрации и последствия ее отсутствия для сторон договора.
Все это указывает, что нормы о лицензионном договоре требуют доработки в текущей правовой действительности.
1 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть четвертая / под ред. А.П. Сергеева. — М., 2016. С. 62 (автор коммент. к ст. 1236 ГК РФ — А.П. Сергеев).