Отказ в государственной регистрации товарного знака из-за сходства до степени смешения порождает больше всего вопросов как в процессе регистрации товарного знака, так и в связи с защитой прав и законных интересов правообладателя, знак которого был зарегистрирован ранее, когда речь идет об оспаривании регистрации товарного знака. В рамках настоящей статьи подробно рассмотрим такое основание отказа, как сходство до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками, приведем примеры решений судов, а также дадим оценку поправкам в четвертую часть ГК РФ, которые установили дополнительное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака в случае его конфликта с географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров (услуг).
Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака сформированы законодателем в четвертой части ГК РФ. И, казалось бы, с учетом многолетней правоприменительной практики и огромного массива товарных знаков в реестре на практике вопросов возникать не должно. Однако по сей день практика административного органа (Роспатента) и судов дает новые прецеденты и требования к обозначениям, заявляемым на регистрацию.
В целом сложно говорить о том, что решения судов носят непредсказуемый характер или противоречат общим подходам и целям регулирования, однако на основании актуальной судебной практики при подробном предварительном сравнении регистрируемых обозначений и противопоставляемых товарных знаков можно заблаговременно понять, с какими вопросами и проблемами может столкнуться заявитель в процессе регистрации товарного знака.
Рассмотрим некоторые из них.
Отказ в государственной регистрации из-за сходства до степени смешения
Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака установлены ст. 1483 ГК РФ.
Не будем останавливаться на анализе всех оснований отказа и рассмотрим детально лишь основания, связанные с п. 6 ст. 1483 ГК РФ, а именно основания для отказа, когда товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения с ранее заявленными или ранее зарегистрированными товарными знаками, включая международные регистрации.
По мнению автора, именно указанное основание для отказа порождает больше всего вопросов как в процессе регистрации товарного знака, так и в связи с защитой прав и законных интересов правообладателя, знак которого был зарегистрирован ранее, когда речь идет об оспаривании регистрации товарного знака.
Важное место в процессе работы по подготовке к регистрации товарного знака занимают проверка и оценка подаваемого на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками, географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров на предмет возможности (включая потенциальную возможность) введения потребителя в заблуждение из-за похожести обозначений и реализуемых товаров, работ (услуг).
Понятие тождественности и сходства до степени смешения определено в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482 (далее — Правила).
Под тождественным обозначением понимается обозначение, которое совпадает с другим товарным знаком во всех элементах. Обозначением, схожим до степени смешения, является такое, которое хоть и имеет отличия от сравниваемого обозначения, но ассоциируется с ним.
И если с тождественным обозначением трудностей не возникает: необходимо просто «наложить» обозначения друг на друга, а также проверить однородность реализуемых товаров, работ (услуг), то в отношении обозначений, схожих до степени смешения, всегда возникают сомнения. Вопрос о схожести до степени смешения возникает как на стадии подготовки заявления на регистрацию товарного знака, так и в процессе получения предварительных уведомлений от Роспатента или же уже на стадии, когда регистрация товарного знака осуществлена.
В пункте 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума ВС РФ № 10) также сформированы основные подходы к определению степени смешения. Постановление Пленума ВС РФ № 10 указывает на наличие не только фактического смешения, но и опасности возникновения такого смешения у потребителя, то есть на потенциальное смешение.
Для определения вероятности смешения используются два критерия:
1) сходство обозначений;
2) степень однородности товаров.
Сходство обозначений проверяется посредством сравнения заявленного обозначения и зарегистрированного товарного знака, при этом Правила подробно устанавливают, каким образом осуществляется выявление сходства словесных, комбинированных, объемных товарных знаков. Учитывается сходство графическое, звуковое и смысловое.
Так, например, при проведении экспертизы в рамках государственной регистрации товарного знака при определении звукового сходства рассматриваются совпадение букв и звуков, число слогов, ударение, последовательность и др. (п. 42 Правил).
В деле № СИП-98/2022 Суд по интеллектуальным правам рассматривал вопрос о семантическом сходстве обозначений в словесных товарных знаках «АПЕЙРОН APEIRON» и «APEROL», «APEROL SPIRITZ» и пришел к выводу, что, несмотря на то, что противопоставленный и спорный товарные знаки представляют собой фантазийные элементы (то есть не являются лексической единицей какого-либо языка), необходимо рассматривать именно фонетическое восприятие потребителем рассматриваемых обозначений. Суд не принял во внимание довод о том, что «апейрон» является словом, заимствованным из древнегреческой философии, ссылаясь на то, что не каждому потенциальному потребителю известно об этом.
В комбинированном товарном знаке преобладающим элементом может обладать картинка/графика, и п. 44 Правил предусматривает оценку и сравнение, которое осуществляется с учетом доминирующего элемента товарного знака.
Однако в практике встречаются случаи, когда Роспатент и суды проводят экспертизу заявленного обозначения в качестве комбинированного товарного знака, но все равно уделяют повышенное внимание словесным элементам.
Так, Суд по интеллектуальным правам в деле № СИП-103/2022 указал на то, что, несмотря на то, что заявленное обозначение и является комбинированным (графический элемент в нем явно является преобладающим — прим. автора), потребитель акцентирует свое внимание на словесных элементах и обозначение обладает признаками схожести до степени смешения (решение Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2022 по делу № СИП-103/2022).
Для исключения возможных вариантов отказа или оспаривания регистрации товарного знака заявителю необходимо понимать, каким образом может реализоваться угроза смешения, например учитывать способ реализации товаров, работ и услуг. Если потребитель изучает товар визуально (берет на прилавке, выделяет взглядом на полке товаров и др.), то есть внимание потребителя привлекает визуальное изображение обозначения, размещаемого на товаре, то, конечно, будет иметь решающее значение визуальное сходство, если же речь идет о товарах и услугах, которые изучаются/заказываются/рекламируются устно, то значение будет иметь фонетическое сходство, включая те случаи, когда это словесные товарные знаки на языке, отличном от русского, имеющие незначительные отличия в произношении (особенности которых русскоговорящему потребителю неизвестны).
Однородность товаров
Однородность товаров также является важным критерием для установления сходства. При этом согласно п. 162 Постановления Пленума ВС РФ № 10 в случае если товары являются идентичными, то смешение признается, даже если и у обозначений низкая степень сходства.
Идентичными товарами можно назвать те товары, цели, способ и назначение которых совпадают полностью. Становится сложно определять однородность, когда товары начинают различаться по назначению или по категориям товаров, но при этом могут быть ассоциированы у потребителя как относящиеся к одному производителю. Поэтому сходство товаров рассматривается неформально и зависит от ряда условий, например таких, как род (вид) товаров, их назначение, условия сбыта, взаимозаменяемость.
Даже в том случае, когда товарный знак планируется к регистрации в классе МКТУ, отличном от класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, однородность товаров также может быть установлена.
Если изучать классы МКТУ детальнее, то можно обратить внимание, что товары одного круга, способа реализации и одного вида могут находиться в разных классах МКТУ. Так, например, класс 05 МКТУ включает пластыри и перевязочные материалы, гигиенические изделия для медицинских целей. А класс 03 МКТУ включает косметические и туалетные средства немедицинские. Становится очевидным, что использование идентичного товарного знака для обозначенных товаров может создать смешение, потому что такие товары могут вызывать ассоциацию с одним производителем по причинам того, что такие средства реализуются в одинаковых местах (аптеки, продовольственные магазины), ассоциированы у потребителей с таким назначением, как использование на теле человека и др. (см., например, п. 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного суда Российской Федерации 23.09.2015).
Напомним, что отказ в государственной регистрации по рассмотренному выше основанию может быть «излечен» путем получения письменного согласия от правообладателя товарного знака для регистрации товарного знака.
Достаточно часто заявители действуют путем обращения в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака частично в связи с неиспользованием товарного знака для конкретных классов МКТУ, а после этого подают заявление о государственной регистрации товарного знака. Такая возможность возникает в связи с тем, что при регистрации товарного знака, например, в отношении косметических изделий, заявитель выбирает все товары, перечисленные в 03 классе МКТУ, а производить весь перечень продуктов из этого класса не намеревается, а по итогам трех лет (такой срок предусмотрен для досрочного прекращения правовой охраны полностью или частично согласно ст. 1486 ГК РФ) встречается с исками третьих лиц, желающих использовать товарный знак в обозначенном классе МКТУ.
Защита правообладателей географических указаний и наименований мест происхождения товаров
В мае 2022 г. были приняты изменения в четвертую часть Гражданского кодекса РФ, направленные на расширение случаев отказа в государственной регистрации товарного знака. Указанный закон не является реакцией на текущие политические события, а представляет собой имплементацию в отечественное законодательство положений Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях (Федеральный закон от 30.12.2021 № 450-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях»). Федеральный закон о присоединении к указанному акту вступает в силу с 31.12.2022.
Изменения, внесенные в ГК РФ, вступают в силу с 29.05.2023 (Федеральный закон от 28.05.2022 № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Если обозначение включает, воспроизводит или имитирует географические указания или наименования мест происхождения товара, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для однородных товаров. Исключением могут быть лишь случаи, когда такое обозначение регистрирует лицо, которое имеет правовые основания для использования уже зарегистрированного географического указания или наименования места происхождения товаров.
Вносимые изменения предусматривают возможность регистрации товарных знаков, элементами которых являются географическое указание или наименование места происхождения товаров, но только в отношении тех товаров, которые не однородны тем, в отношении которых зарегистрированы географическое указание или наименование места происхождения товаров, при условии, что использование такого элемента в товарном знаке не будет ассоциироваться у потребителей с таким зарегистрированным географическим указанием или наименованием места происхождения товаров и не будет ущемлять интересы правообладателей последних.
Очевидно, что при регистрации Роспатент не сможет оценить потенциальное нарушение законных интересов правообладателей и их ущемление, в связи с чем у правообладателей географических указаний или наименований мест происхождения товаров появится возможность уже после регистрации товарного знака с рассматриваемым элементом возразить против предоставления правовой охраны товарному знаку.
При этом при проведении экспертизы Роспатент будет проверять вопрос о том, имитирует ли элемент в заявленном обозначении уже зарегистрированные географические указания или наименования мест происхождения товаров. Под имитацией следует понимать не полную идентичность, а созвучность или возникновение ассоциативного ряда, то есть при отсутствии семантического сходства.
Так, например, суды и до вступления в силу указанного закона в текущей практике рассматривают аналогичные кейсы, используя более общие основания для отказа в государственной регистрации товарного знака: введение в заблуждение и использование в качестве товарного знака обозначения, указывающего на место производства товаров.
Так, исходя из подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, предусматривающего запрет на государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, указывающих на место производства товара, географические названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если такие названия способны восприниматься потребителем как указание на место производства или реализации товаров.
В решении по делу № СИП-154/2022 суд указал на то, что регистрация товарного знака «ТАГАРСКИЙ ИСТОЧНИК» способна вводить потребителей в заблуждение, поскольку в Красноярском крае есть озеро Тагарское, ассоциация с которым может вызвать впечатление, что реализуемая под таким товарным знаком продукция происходит из природных источников, находящихся в районе этого озера.
При этом не имеет значения отсутствие в общедоступных источниках информации о том, что в данном районе есть родник или источник «Тагарский». Интересно в контексте внесенных в ГК РФ изменений процитировать позицию суда, которая в полной мере соответствует вносимым изменениям: «При этом суд считает необходимым отметить, что в настоящее время применяется более строгий подход к предоставлению исключительных прав на товарные знаки, включающие указание на географический объект или производные от него слова, поскольку законом предусматриваются различные специальные правовые возможности использования географических наименований в качестве средства индивидуализации (НМПТ, географические указания), позволяющие избежать монополизацию прав на наименование географического объекта одним производителем».
Роспатент отказал в регистрации товарного знака со словесным элементом «Даманские» в отношении товаров 33 класса МКТУ вина; вино из виноградных выжимок со ссылкой на то, что указанное слово может ассоциироваться у потребителя со словом «Таманские», то есть с регионом, где исторически производятся вина. Суд не согласился с таким подходом и указал на отсутствие рисков введения потребителей в заблуждение, в том числе в связи с тем, что в отношении слова «Даманский» существуют и иные смысловые значения, которые Роспатент не принял во внимание (решение Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2022 по делу № СИП-1349/2021).
В начале текущего года Палата по патентным спорам аннулировала регистрацию товарного знака «Я ЛЮБЛЮ ВОРОНЕЖ» в связи с тем, что правообладателем было белгородское предприятие, производящее мороженое, а в государственном реестре географических указаний было зарегистрировано географическое указание «ВОРОНЕЖСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» (заключение Палаты по патентным спорам от 18.02.2022 (приложение к решению Роспатента от 14.04.2022 по заявке № 2015710031) «О признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью»).
Описанные выше примеры из практики лишь подтверждают то, что внесенные в ГК РФ изменения закрепляют сложившееся на практике основание для отказа в государственной регистрации товарного знака. И если раньше административный орган для такого основания использовал общую норму о введении в заблуждение (подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ) или положение невозможности регистрации товарного знака, указывающего только на место производства товаров, то с середины следующего года такие отказы будут базироваться на отдельном основании для отказа в государственной регистрации товарного знака.
Выводы
Предварительная оценка обозначения, заявляемого на регистрацию в качестве товарного знака, должна в обязательном порядке проводиться заявителем, чтобы исключить проблемы и затягивание процесса государственной регистрации товарного знака, а в большинстве случаев и отказа.
Заявителю нужно принимать во внимание возможность смешения заявляемого обозначения с уже зарегистрированными товарными знаками, а также учитывать зарегистрированные географические указания и наименования мест происхождения товаров, несмотря на то что федеральный закон, вносящий изменения, вступает в силу только в середине 2023 г.
Проверка заявляемого обозначения на предмет однородности с товарами и тождественности или схожести до степени смешения, а также необходимая корректировка визуального или фонетического восприятия по итогам проведенного анализа всегда повышают шансы на получение положительного решения Роспатента.