«Имя» товара, как и название самой компании, — это ее лицо, то, благодаря чему сотни, тысячи, миллионы потребителей идентифицируют товар среди большого числа аналогов, оно позволяет привлечь внимание потребителей и вызвать у них положительные ассоциации с данным товаром. Действующее законодательство обозначило данное средство индивидуализации как товарный знак. На товарный знак признается исключительное право — право использовать и определять судьбу обозначения лишь определенному лицу либо с его согласия иным лицам. Между тем при использовании товарного знака может встретиться множество трудностей, возникающих в процессе его государственной регистрации. С каким трудностями можно столкнуться при этом и как их разрешить, рассмотрим в материале.
Исключительное право на товарный знак, в отличие, например, от такого объекта, как картина, возникает не с момента создания обозначения (в этот момент может возникнуть только авторское право, например, у дизайнера на созданное изобразительное произведение), а только после прохождения особой установленной государством процедуры — регистрации товарного знака.
Согласно ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент — прим. автора) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее — Реестр товарных знаков).
Более того, использование товарного знака является необходимым условием сохранения прав на него, что непосредственно вытекает из системного толкования положений ст. 1484 и 1486 ГК РФ.
Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данная правовая позиция отражена в постановлениях Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13.
Распоряжение правом на товарный знак
Распоряжение правом на товарный знак может осуществляться посредством заключения различных договоров:
-
об отчуждении исключительного права на товарный знак;
-
лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака;
-
коммерческой концессии;
-
залога исключительного права на товарный знак;
-
продажи или аренды предприятия, в состав которого входит исключительное право на товарный знак;
-
простого товарищества, где в качестве вклада вносится исключительное право на товарный знак, иных договоров.
При этом действующим законодательством прохождение регистрации предусмотрено не только на этапе получения статуса товарного знака, но и при распоряжении исключительным правом на него.
Необходимость регистрации вытекает как из общих положений ст. 1232 ГК РФ, так и из специальных норм, посвященных товарным знакам.
Цитируем документ
Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации.
Часть 2 ст. 1490 ГК РФ
Договоры по распоряжению исключительным правом на товарный знак можно условно разделить на две основные группы:
(1) предусматривающие передачу (отчуждение) исключительного права на товарный знак в полном объеме;
(2) предоставляющие право использования товарного знака.
Упомянутые договоры отличны по своему характеру и последствиям.
Договор отчуждения предполагает смену правообладателя, при этом прежний правообладатель теряет свои права в отношении переданного исключительного права, то есть он не может дальше использовать товарный знак (ни сам, ни предоставлять право использовать товарный знак иным лицам), осуществлять контроль за его использованием, определять его дальнейшую судьбу и пр.
Договоры на предоставление права использования товарного знака не предусматривают переход права, то есть правообладатель остается прежним, однако появляются другие лица, которые могут использовать товарный знак, а в ряде случаев — и защищать права на него. При этом момент перехода исключительного права или предоставления права использования определяется не моментом заключения сделки об отчуждении, лицензии, концессии или др., а моментом государственной регистрации.
Данный вывод неоднократно находил отражение и в судебной практике.
Цитируем документ
Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.
Таким образом, моментом перехода исключительного права на товарный знак является внесение соответствующего изменения в Государственный реестр.
Следовательно, договор об отчуждении исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 333953 порождает между его сторонами относительную обязательственно-правовую связь, но не приводит к переходу прав в отношении названного знака обслуживания (п. 37 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Постановление Президиума СИП от 05.07.2022 № С01-976/2022 по делу № СИП-981/2021
Аналогичные выводы следуют и для случаев предоставления права использования товарного знака, подлежащего государственной регистрации. Право пользования товарным знаком в этом случае считается предоставленным только после регистрации и внесения соответствующих изменений в Реестр товарных знаков.
При этом следует учитывать, что государственная регистрация сделки не является частью процесса волеобразования и волеизъявления субъекта, не относится к форме сделки (способу выражения воли), а представляет собой дополнительный юридический факт, необходимый в силу закона для придания сделке свойства акта, влекущего для сторон соответствующие последствия (см., например, решение СИП от 23.06.2022 по делу № СИП-48/2022).
Правовым последствием отсутствия регистрации договора коммерческой концессии является не недействительность этого договора, а признание несостоявшимся предоставления права (см., например, постановление СИП от 21.03.2017 по делу № А63-2528/2016).
Лицензия и концессия
Остановимся подробнее на двух наиболее используемых на практике договорных конструкциях, связанных с предоставлением права использования товарного знака:
-
по лицензионному договору одна сторона (правообладатель, он же лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п. 1 ст. 1489 ГК РФ);
-
по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак (знак обслуживания), а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (п. 1 ст. 1027 ГК РФ).
Если лицензиату/пользователю предоставляется право далее по цепочке предоставлять право использования товарного знака иным лицам, то такие договоры именуются сублицензионными (или субконцессией). К ним применяются правила о лицензионных договорах/договорах коммерческой концессии соответственно.
К договору коммерческой концессии применяются правила о лицензионных договорах, если это не противоречит положениям законодательства и существу договора коммерческой концессии (п. 4 ст. 1027 ГК РФ).
Распоряжение в отношении еще не зарегистрированного товарного знака
Как видно из представленных выше определений, обе конструкции подразумевают, что обозначение уже должно иметь статус товарного знака. В связи с чем возникает вопрос: можно ли заключить подобный договор в отношении еще не зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения?
Для ответа на него обратимся к позиции ВС РФ.
Цитируем документ
Положения статей 1234 и 1235 ГК РФ не исключают возможности заключения договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, предусматривающих переход исключительного права или предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые будут созданы (возникнут) в будущем.
Пункт 47 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
Таким образом, заключение лицензионного договора в отношении еще не зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения возможно.
При этом предмет договора следует максимально индивидуализировать, в частности привести в нем изображение обозначения, его описание, указать номер поданной заявки на регистрацию товарного знака, согласовать иные значимые условия договора (перечень товаров и услуг, для которых предоставляется право использования товарного знака, срок, территорию использования и др.).
Однако право использования товарного знака возникнет не ранее регистрации распоряжения правом.
В связи с этим такой договор изначально создает лишь обязательственные отношения между сторонами (обязательство предоставить право на товарный знак, после его регистрации, подать документы на регистрацию распоряжения правом, по оплате вознаграждения в согласованном порядке и размере с определенного момента и пр.).
При этом поскольку право на товарный знак еще не возникло, то и проведение регистрационных действий в Роспатенте, связанных с такой сделкой, невозможно.
Еще одним из вариантов закрепления договоренностей сторон относительно предоставления права использования в отношении еще не зарегистрированного товарного знака является заключение предварительного договора.
Однако при использовании любой из указанных конструкций стороны несут риск того, что регистрация товарного знака может не состояться вовсе либо к моменту регистрации товарного знака будет утрачен интерес к сотрудничеству (официальный срок предоставления госуслуги по регистрации товарного знака составляет 18 месяцев и две недели, хотя на практике в настоящее время регистрации зачастую осуществляются быстрее, а в случае использования процедуры ускорения может составить и того меньше — прим. автора).
Как зарегистрировать предоставление права использования товарного знака по договору
Как и в случае с регистрацией самого товарного знака, регистрация предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору или договору коммерческой концессии в Роспатенте носит заявительный характер.
Заявление может быть подано как обеими сторонами договора, так и одной из сторон договора. Как правило, в самом договоре стороны определяют, кто из них подает заявление и уплачивает пошлину за регистрационные действия.
В случае подачи заявления одной из сторон договора к нему должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
-
уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, подписанное сторонами договора;
-
удостоверенная нотариусом выписка из договора;
-
сам договор.
Перечень документов и основные требования к заявлению закреплены в п. 3 ст. 1232 ГК РФ. В частности, в заявлении или прилагаемом документе (договоре/выписке/уведомлении о распоряжении) указываются в том числе:
-
информация о договоре: вид договора и лицензии, сведения о сторонах договора;
-
предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на товарный знак (номер свидетельства);
-
срок действия договора, если такой срок определен договором (если не указан, то договор считается заключенным на пять лет в соответствии с п. 4 ст. 1235 ГК РФ);
-
территория, на которой предоставлено право использования товарного знака, если территория определена договором (если не определена, то считается, что распространяет свое действие на всю территорию Российской Федерации согласно п. 3 ст. 1235 ГК РФ);
-
товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака (перечень не должен быть шире, чем указанный в соответствующем свидетельстве на товарный знак);
-
наличие согласия на предоставление права использования товарного знака по сублицензионному договору, если согласие дано;
-
возможность расторжения договора в одностороннем порядке.
Порядок предоставления услуги по государственной регистрации регулируется Административным регламентом <…> утв. приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371 (далее — Административный регламент).
Частые ошибки при заполнении заявления, препятствующие регистрационным действиям
На практике часто встречаются следующие ошибки, допущенные заявителями, которые в итоге могут препятствовать проведению регистрационных действий:
-
ошибки в определении вида, срока, территории использования, иных значимых условий договора;
-
несоответствие информации в документах и реестре, в частности сведений о правообладателе, имеющихся в Реестре товарных знаков, сведениям, указанным в договоре.
Изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, подлежат регистрации и носят заявительный характер (п. 1 ст. 1505 ГК РФ). Если в договоре и заявлении будут указаны новые реквизиты правообладателя, а в Реестре товарных знаков содержатся устаревшие реквизиты, то следует предварительно внести изменения в реестровую запись. Отслеживание и поддержание актуальности сведений, содержащихся в реестре, — обязанность правообладателя товарного знака;
- в качестве пользователя в договоре коммерческой концессии указана некоммерческая организация.
В соответствии с п. 3 ст. 1027 ГК РФ сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
-
несоответствие перечня товаров и услуг данным Реестра товарных знаков;
-
отсутствие печатей, подписей сторон, указания должностей и/или доверенностей подписантов;
-
отсутствие необходимых документов или несоответствие их по форме (например, если приложена простая копия договора).
Экспертизе необходимо подтверждение воли каждой стороны, поэтому в случае подачи заявления лишь одной из сторон договора документы сделки должны быть предоставлены по форме согласно требованиям ст. 1232 ГК РФ;
-
заявление и договор представлены на иностранном языке без перевода и/или в заявлении отсутствует адрес для переписки на территории РФ;
-
срок действия товарного знака истек. Если правообладатель не продлил регистрацию, то правовая охрана товарного знака прекращается, следовательно, провести какие-либо регистрационные действия в отношении него также невозможно. Перед заключением договора сторонам следует в обязательном порядке проверять статус товарного знака, а также включать в договор обязанность правообладателя по поддержанию в силе правовой охраны товарного знака;
-
у лицензиата отсутствует исключительное право на наименование места происхождения товара (НМПТ) или географическое указание (ГУ), включенное в товарный знак.
Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование (п. 3 ст. 1489 ГК РФ). Данное основание применимо лишь в случаях, когда НМПТ/ГУ включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.
Однако расширительное толкование данной нормы не допускается.
Например, в деле № 40-35976/2021 (постановление СИП от 29.04.2022 № С01-397/2022) суды трех инстанций подтвердили незаконность отказа Роспатента в регистрации предоставления права по лицензионному договору, указав, что поскольку
(1) при регистрации товарного знака ему не был противопоставлен соответствующий НМПТ,
(2) «правовая охрана названного товарного знака не признана недействительной и не оспорена в установленном законом порядке»,
(3) сам правообладатель этого товарного знака (лицензиар по лицензионному договору) не обладает правом использования данного НМПТ,
«то на лицензионный договор не могут быть распространены ограничения, введенные п. 3 ст. 1489 ГК РФ»;
- иные ошибки в оформлении и содержании документов (например, несоответствие объема предоставляемых прав в заявлении и договоре).
Также не следует забывать об ограничениях, накладываемых на определенные виды товарных знаков. Так, согласно п. 2 ст. 1510 ГК РФ право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора.
Как правило, ошибки можно исправить — экспертиза Роспатента, обнаружив недостатки в представленной документации, направляет заявителю запрос с просьбой предоставить недостающие документы или предпринять иные действия, направленные на устранение препятствий к регистрации. Срок для представления недостающих и (или) надлежащих оформленных документов — три месяца (п. 65 Административного регламента). Также у сторон всегда есть возможность переподать заявление.
Заключение
Товарный знак — один из тех объектов интеллектуальной собственности, сделки с которым подлежат дополнительной фиксации со стороны государства посредством осуществления процедуры государственной регистрации.
С фактом регистрации закон связывает как переход, так и предоставление права использования товарного знака. В частности, пока лицензия или концессия не зарегистрированы, право использования товарного знака не предоставлено.
Как и присвоение статуса товарному знаку, регистрации, связанные со сделками в отношении товарных знаков, носят заявительный характер. При этом законом предусмотрены необходимые условия и документы, которые стороны должны учесть и предоставить для того, чтобы регистрация успешно состоялась.
Необходимость регистрации сделок по распоряжению товарным знаком призвана обеспечить контроль и прозрачность деятельности участников рынка, стабильность гражданского оборота.