Большие корпорации, заводы, а также небольшие фирмы и стартапы стараются уделять значительное внимание выработке корректной патентной стратегии и формированию своего патентного портфеля. Упор идет на выбор перспективных технологий, продуктов, стран, в которых планируется патентование. Часто уже получен ряд важных патентов, заключены сделки, хорошо идут продажи. В материале разберемся, чем может грозить патентообладателю некорректное документальное закрепление права, а также недостаточное внимание к проверке юридической чистоты приобретаемого права на получение патента или исключительных прав на изобретение, охраняемое патентом.
При разработке патентной стратегии необходимо обратить особое внимание на корректное оформление прав на разработки как внутри компании, так и при привлечении сторонних подрядчиков или при совместных разработках.
В то же время недостаточное внимание к корректному юридическому закреплению отношений с лицами, которые участвовали в разработке технического решения и в исследовательской работе, на практике может привести к большим проблемам для патентообладателя в дальнейшем.
Признать патент недействительным в судебном порядке возможно, если патент выдан с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с действующим законодательством, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым (подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ).
Если само лицо не претендует на авторство или патентообладание, то оно может требовать как признания патента недействительным частично и установления корректного автора и патентообладателя с выдачей нового патента, так и признания патента недействительным полностью.
Автор изобретения и право на получение патента?
Согласно ст. 1347 ГК РФ автором изобретения признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий РИД. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, считается его автором, если не доказано иное, более того, этот вопрос не проверяется Роспатентом при поступлении заявки.
Первоначально право на получение патента на изобретение принадлежит его автору (п. 1 ст. 1357 ГК РФ), при этом граждане, которые создали изобретение совместным творческим трудом, признаются соавторами, распоряжаются правом на получение патента совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное, а меры по защите прав каждый автор вправе принимать самостоятельно (ст. 1348 ГК РФ).
Когда исключительное право на изобретение принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать его по своему усмотрению, распоряжение исключительным правом осуществляется совместно, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.
Доходы от совместного использования изобретения либо от совместного распоряжения исключительным правом на него распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними также не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними (п. 3 ст. 1229 ГК РФ).
Поэтому если авторы совместно решили разработать какое-то техническое решение, а затем запатентовать его, то для того, чтобы избежать проблем, им необходимо урегулировать все вопросы, указанные выше, заключив соглашение, которое на данном этапе урегулирует все вопросы, которые могут возникнуть между ними в будущем, когда прийти к согласию будет намного тяжелее и более затратно и разрешение противоречий необходимо будет передать на рассмотрение в судебном порядке.
Специальные нормы регулируют создание изобретение в связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору, так как часто именно с вопросом создания изобретения во время выполнения трудовых обязанностей или работ по договору и связано дальнейшее оспаривание патентов в судебном порядке из-за некорректного указания автора или патентообладателя.
Служебное изобретение и взаимодействие работодателя и работника
Служебное изобретение — это изобретение, которое создано работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. При его создании право авторства на служебное изобретение всегда принадлежит работнику (автору), а исключительное право и право на получение патента принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
Важны именно взаимоотношения конкретного работника — автора — и его работодателя для вывода о служебном характере изобретения. При этом изобретения, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными и право на получение патента и исключительное право на такие изобретения принадлежат работнику. А работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного объекта для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием данного объекта (п. 5 ст. 1370 ГК РФ).
Если отсутствует соглашение об ином, то работник должен письменно уведомить работодателя о создании в рамках своих трудовых обязанностей (или задания работодателя) изобретения, в отношении которого возможна правовая охрана. У работодателя есть шесть месяцев со дня такого уведомления, чтобы подать заявку на выдачу патента на соответствующий объект или передать право на получение патента другому лицу, либо в течение этого времени он должен сообщить работнику о сохранении информации о разработанном объекте в тайне, иначе право на получение патента возвращается работнику, а работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора — судом.
В случае получения патента на служебное изобретения или его неполучения (по зависящим от работодателя причинам) работодателем, либо передачи права на получение патента другому лицу, либо сохранения информации о патентоспособном объекте в тайне с соответствующим оповещением об этом работника работник имеет право на вознаграждение, которое является неотчуждаемым, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права. Существует также обязанность работодателя об уведомлении работника, и в случае, если работодатель принимает решение о досрочном прекращении действия патента в случае соответствующего требования работника работодатель обязан передать ему исключительное право путем заключения договора о безвозмездном отчуждении права (п. 4 и п. 4.1 ст. 1370 ГК РФ).
В случае спора между работником и работодателем, является ли конкретное изобретение служебным, обязанность доказать этот факт лежит на работодателе.
Изобретения, созданные при выполнении работ по договору
Разберем общий случай, когда это касается изобретений, созданных при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали его создания (ст. 1371 ГК РФ).
При отсутствии в договоре положения об ином право изначально принадлежит подрядчику (исполнителю). Также если в договоре отсутствуют положения об ином, то заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретения в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения (ст. 1297 ГК РФ).
А при передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения на указанных условиях. Автору, который не является патентообладателем, должно быть выплачено вознаграждение, размер и условия выплаты которого должны быть зафиксированы в соглашении.
Рассмотрим некоторые судебные дела, где недостаточное внимание к предварительному получению всех прав от третьих лиц привело к большим последствиям для патентообладателя.
Судебная практика по рассмотрению споров по указанному основанию и некоторые особенности
Рассмотрим дело № СИП-465/2020 и вытекающее из него дело № СИП-76/2022. Обращение истца (одного из указанных в патенте авторов) по делу № СИП-465/2020 в суд было мотивировано, по его мнению, незаконным присвоением компанией, бывшим патентообладателем, исключительного права на изобретение, в то время как его патентообладателем являлся соавтор изобретения (истец), создавший изобретение и имевший первоначально право на получение патента.
Истец полагал не состоявшимся переход исключительного права на изобретение к нынешнему патентообладателю ввиду того, что первоначальный патентообладатель не обладал таким правом для его передачи.
Спорное изобретение было создано в рамках договора на выполнении НИОКР, где далее в качестве субподрядчика привлекалась компания, в которой Истец (первый автор), занимал должность заместителя генерального директора. Далее право на получение патента было отчуждено первоначальному патентообладателю и с последующей цепочкой передачи право перешло к нынешнему патентообладателю.
Истец просил суд признать недействительным патент РФ в части указания в качестве патентообладателя бывшего патентообладателя и неуказания в нем в качестве патентообладателя истца и просил обязать Роспатент аннулировать патент и выдать новый патент на данное изобретение с указанием в нем себя в качестве патентообладателя. Несмотря на доводы ответчиков об обратном, а также ссылки ответчиков на злоупотреблении истцом правом по ряду причин, в том числе что заявленные требования предъявлены не в целях защиты прав и охраняемых законом интересов истца, а в целях освобождения от ответственности за нарушение интеллектуальных прав, принадлежащих нынешнему патентообладателю, другим лицом (дело о нарушении прав на спорный патент № А40-69265/20), суд указал, что ответчики не подтвердили, что в рамках заключенных договоров право на получение патента перешло от автора к субподрядчику (с которым истец состоял в трудовых отношениях) или к подрядчику (с которым истец заключил договор). СИП удовлетворил иск частично и возложил на Роспатент обязанность выдать новый патент с указанием двух патентообладателей (Определение ВС РФ № 300-ЭС22-2710 от 04.04.2022). После выдачи нового патента данный истец (автор и теперь один из патентообладателей) повторно обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением ко второму соавтору, а также ко второму патентообладателю о признании нового патента недействительным в части указания в качестве автора второго соавтора и требовал исключить второго патентообладателя и выдать новый патент с указанием себя в качестве единственного автора и патентообладателя (дело № СИП-76/2022). Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции хотя и указал, что второй соавтор не представляет доказательства участия в создании спорного изобретения, но посчитал, что Истцом не опровергнута презумпция авторства второго соавтора и не приведено подтверждение, что доработка соавтором созданного Истцом технического решения до патентоспособного состояния не предполагала творческой составляющей и требовала лишь формальной фиксации.
Президиум суда отменил данное решение, подчеркнув, что лишь выявление технического решения в созданной другим лицом конструкторской документации (без разработки каких-либо существенных признаков, направленных на достижение обеспечиваемого изобретением технического результата) само по себе не свидетельствует о внесении личного творческого вклада в создание технического решения и выводы в отношении авторства автора-ответчика будут иметь непосредственное влияние на выводы в части законности обладания вторым патентообладателем исключительным правом на спорное изобретение (постановление Президиума СИП от 25.11.2022 по делу № СИП-76/2022).
Как мы видим из указанного дела, отсутствие лишь одного звена, а именно подтверждения передачи права на получение патента, в этой цепочке договоров приводит к тому, что окончательный патентообладатель, скорее всего, будет лишен исключительного права на спорное изобретение.
Иск можно предъявить и после истечения срока действия патента
Важно также отметить, что оспорить неправомерную выдачу патента, в том числе на основании некорректного указания автора или патентообладателя, можно уже и после истечения срока действия патента, но в данном случае патент может быть оспорен только заинтересованным лицом.
Например, в деле № СИП-94/2021 наследнику неуказанного патентообладателя удалось добиться признания некорректным такого неуказания и после того, как действие патента было прекращено.
Обычно несколько лиц, работавших над созданием близких объектов или просто являвшихся сотрудниками одной организации, могут запатентовать схожие решения, а потом вменить действующему патентообладателю нарушение исключительных прав на свой патент. При этом признать такой патент недействительным на основании подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ является достаточно затруднительным.
Например, Президиум, счел обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что все доказательства создания спорного решения внешнего вида изделия творческим трудом иных лиц (договоры и иные документы, представленные истцом) датированы позднее времени, с которого согласно представленным ответчиком доказательствам им был создан спорный промышленный образец (постановление Президиума СИП от 02.11.2022 по делу № СИП-131/2022).
Несоблюдение установленного законом порядка для сохранения права на получения патента за работодателем в соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ приводит к тому, что работодатель не является патентообладателем служебного изобретения, патент на который получен его работником, но при этом должен доказывать сам факт создания изобретения по конкретному заданию работодателя.
Президиум СИП хотя и не признал патент недействительным в части неуказания патентообладателя, но указал на то, что изобретение является служебным (постановление Президиума СИП от 24.10.2022 по делу № СИП-110/2022).
Судом было установлено, что работник и в данное время патентообладатель (ответчик по делу) направлял рационализаторское предложение работодателю-истцу, но истец не подал заявку своевременно в установленный законодательством срок (на момент подачи заявки на выдачу патента в соответствии с действующим законодательством он составлял четыре месяца), в связи с чем право на получение патента осталось за работником.
Что делать работодателю или соавторам, чтобы избежать споров в дальнейшем?
Если посмотреть на статистику рассмотрения СИП споров об установлении патентообладателя, то в среднем каждый год в СИП в качестве первой инстанции рассматривается от 13 до 47 дел по установлению автора/патентообладателя1.
Из статистики следует, что достаточное количество дел по данному основанию удовлетворяется. Если рассматривать решения по таким делам, то они достаточно запутанные и долгие, в том числе когда возникает необходимость, например, установить местонахождение ответчиков — физических лиц.
Насколько мы видим, при рассмотрении такого вида споров важное значение имеет правильность оформления документов для установления, у кого возникло право на получение патента, а при споре в отношении авторства — возможность документально доказать творческий вклад определенного лица в создание, разработку и доработку технического решения, которое впоследствии и было запатентовано.
При этом можно использовать и переписку, и свидетельские показания, и иные документы, которые могут подтвердить факт создания служебного изобретения или опровергнуть его, а также доказать творческий вклад или его отсутствие при создании изобретения (например, дело № СИП-559/2021).
Поэтому как только речь касается создания нового технического объекта, то необходимо отойти от позиции рядового обывателя, а именно что с друзьями, коллегами можно любой спор решить мирным путем, и отдать разрешение этих вопросов юристам, специализирующимся в данной области. Так и отношения не пострадают, и вы в письменном виде урегулируете большую часть спорных вопросов, которые могут в дальнейшем привести вас к необходимости разрешения такого спора в судебном порядке.
Если вы решили оформить сделку по приобретению исключительных прав, то, опять же, привлеките вашего юриста или специализированного юриста к необходимости проследить всю цепочку перехода прав, чтобы убедиться в юридической чистоте приобретаемого проекта.
В вашей компании или на вашем предприятии должны быть:
-
принята политика в сфере интеллектуальной собственности, о наличии которой должны быть осведомлены все сотрудники;
-
в должностных инструкциях сотрудников — сформулирован достаточно подробным образом их круг обязанностей, включая их сферу ответственности, в том числе порядок действий при выявлении объекта, в отношении которого возможна патентная охрана.
Хотя всегда хочется уйти от определенной бюрократии и необходимости подписывать документы, но если вы даете поручение на решение какой-то технической задачи или на разработку какого-то нового технического решения или улучшения, то пусть такое поручение будет в письменном виде, а сотрудники будут знать, какую форму использовать, если в процессе работы они выявили какое-то улучшение или разработали патентоспособное решение.
При этом необходимо стимулировать ваших сотрудников путем поощрения за создание и разработку новых технических решений и, более того, не забывать выплачивать вознаграждение, если это предусмотрено законом и отсутствует соглашение об ином. Пусть небольшое вознаграждение будет предусмотрено в типовом соглашении.
И не забудьте письменно закрепить право на получение патента, независимо, является ли автор сотрудником организации либо участвует в совместной разработке. Для этого хватит разработки разных форм для конкретного случая.
Но что же делать, когда уже подано исковое заявление и претензии, например, со стороны вашего бывшего сотрудника о неуказании его в качестве автора (а ныне истца) оправданы и существует риск признания патента недействительным? Тут необходимо проанализировать риски и, скорее всего, заключить внесудебное или судебное мировое соглашение, если его условия и такое решение устроят все стороны. Суды всегда склоняют стороны к возможности мирного урегулирования спора.
1 https://ipc.arbitr.ru/sites/ipc.arbitr.ru/files/pdf/Kass_2021.pdf.