Экспертиза довольно часто применяется в спорах об интеллектуальной собственности. В некоторых случаях от результатов экспертизы в целом во многом зависит исход дела — а иногда экспертиза совсем не помогает. В этой статье мы осветим три категории споров: в которых экспертиза может помочь, совсем не нужна и когда экспертиза может предопределить весь ход дела. Также мы остановимся на анализе судебной практики по одному из наиболее проблемных вопросов, связанных с экспертизой: как быть, если результаты экспертизы в пользу оппонента? А еще поделимся наработками и дадим советы, основанные на нашем опыте судебной защиты доверителей.
Особенности лингвистической экспертизы
Лингвистическая экспертиза может быть одним из аргументов в судебном споре с Роспатентом — в случаях, когда необходимо установить значение слова или фразы и варианты их восприятия потребителями.
В одном из дел была рассмотрена следующая ситуация.
Компания являлась правообладателем словесного товарного знака. Общество обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку ввиду его несоответствия требованиям п. 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ. В обоснование своей заинтересованности общество ссылалось на то, что осуществляет производство, ввод в гражданский оборот, рекламу, хранение, транспортировку, реализацию продукции, маркированной собственным комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «ЭКОШПОН», в связи с чем компания предъявила иск к подателю возражения о защите исключительного права на спорный товарный знак.
Решением СИП, оставленным без изменения постановлением Президиума СИП, на административный орган была возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества, по результатам которого возражение общества было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации было признано недействительным в отношении всех товаров и услуг, за исключением перечисленных в свидетельстве услуг 37-го класса МКТУ.
Заявитель (компания) заказал заключение лингвистической экспертизы Института языкознания Российской академии наук. Согласно заключению, «экошпон» является искусственно созданным словом, то есть фантазийным обозначением, которое может индивидуализировать товары.
При рассмотрении дела в суде кассация согласилась с судом первой инстанции в том, что довод компании о ненадлежащем обосновании выводов административного органа об описательном и ложном характере обозначения «ЭКОШПОН» является правомерным.
Суд первой инстанции констатировал, что Роспатент при повторном рассмотрении не выполнил указания СИП и не осуществил сопоставительный анализ спорного товарного знака и конкретных товаров 1-го, 2-го, 6-го, 16-го, 19-го, 20-го, 27-го классов и услуг 35-го, 37-го, 39-го, 40-го, 42-го, 45-го классов МКТУ и не сделал вывод о характере обозначения «ЭКОШПОН» по отношению к каждому конкретному товару и услуге.
Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении этого спора обязал Роспатент пересмотреть свои выводы. Одним из аргументов суда было то, что Роспатент надлежащим образом не обратил внимания на результаты лингвистической экспертизы (постановление Президиума СИП от 03.02.2022 по делу № СИП-183/2021).
Таким образом, лингвистическая экспертиза может быть одним из аргументов при споре с Роспатентом, если заявителем получен отказ на основании отсутствия у обозначения различительной способности или ввода потребителей в заблуждение. Такая экспертиза не является судебной, то есть назначается не судом, а по задаче стороны спора. Заявители, как правило, заказывают такую экспертизу на этапе рассмотрения дела в Палате по патентным спорам, а в суде она рассматривается при обжаловании в качестве одного из доказательств.
Довольно часто стороны пытаются назначить лингвистическую экспертизу по другим спорам с Роспатентом — связанным с отказом в регистрации так называемых «скандальных товарных знаков», то есть товарных знаков, которые могут оскорбить потребителя или вызвать у него негативные ассоциации. По такой категории споров экспертизу суд часто не принимает.
Так, при разрешении спора по делу № СИП-1026/2021 суд отказал в назначении лингвистической экспертизы. Товарный знак был оспорен по причине противоречия общественным интересам, поскольку он содержит словесный элемент, который включает имя святого, а зарегистрирован был в отношении алкогольных напитков.
Заявитель пытался сохранить товарный знак, указывая на то, что обозначение не будет воспринято таким образом. Однако суд руководствовался ответами на запрос Роспатента — заключением Московской духовной академии и письмом Правового управления Московской патриархии. Фактически они являются структурным подразделением Русской православной церкви, поэтому суд решил, что дополнительную экспертизу проводить нецелесообразно (решение СИП от 02.02.2022 по делу № СИП-1026/2021).
В другом деле, при рассмотрении спора по делу № СИП-830/2022, заявитель приобщал заключение лингвистической экспертизы о том, что спорное обозначение не является оскорбительным. В лингвистическом заключении указано, что спорное выражение не характеризует с негативной стороны общие когнитивные и умственные способности человека. Однако суд указал, что лингвистическое заключение представляет собой субъективное мнение частного лица и не отражает реальную картину восприятия заявленного обозначения российскими потребителями. Суд отказал в регистрации обозначения.
Другая категория экспертных заключений, которые широко применяются при разрешении споров по интеллектуальной собственности, — социологические опросы. Они несколько отличаются от классических экспертиз, поскольку не являются разъяснением вопроса, требующего специальных познаний, но их роль в подобных спорах сложно переоценить. Социологические опросы применяются по всем спорам с Роспатентом независимо от оснований отказа в регистрации, а также при столкновении товарных знаков. Суть социологических исследований состоит в выявлении среднего мнения большой группы потенциальных потребителей товаров или услуг.
Экспертиза по вопросам сходства товарных знаков
Экспертиза не требуется для установления степени сходства товарных знаков и однородности товаров, за исключением социологических исследований, о которых мы говорили ранее. Связано это с тем, что на основании ст. 82 АПК РФ экспертиза назначается для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, а вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемого судом с позиции среднего потребителя.
Такая позиция отражена в п. 75, 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом следующего.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство — сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.
Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Поскольку сходство оценивается с точки зрения среднего потребителя, суд может оценить его без эксперта. Практикой СИП подтверждается, что суд отказывает в проведении подобных экспертиз, а если стороны их проводят по своей инициативе, оценивает их наравне с иными пояснениями стороны по делу. Такая позиция также отражена в п. 162 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 (постановления СИП от 26.12.2022 № С01-2175/2022 по делу № А68-480/2022, Президиума СИП от 28.11.2022 № С01-1813/2022 по делу № СИП-50/2022, СИП от 25.11.2022 № С01-2107/2022 по делу № А51-5796/2022 и ряд других).
Некоторые участники процесса, даже понимая это, проводят экспертизу по своему желанию и просят приобщить ее результаты к материалам дела. Оснований отказать в приобщении такого доказательства у суда нет, но позиция эксперта, изложенная в такой экспертизе, не будет иметь большей силы, чем обычные пояснения стороны.
По нашему опыту, при спорах в арбитражных судах экспертизу для установления степени сходства товарных знаков проводить не стоит. Лучше подробно и четко изложить основания, по которым сторона считает обозначения сходными или не сходными, и отразить такие аргументы в процессуальных аргументах по делу. Особенно нежелательно приобщать подобную экспертизу в материалы дела при рассмотрении спора СИП. Поскольку суд специализированный, все судьи фактически являются высококлассными экспертами в вопросах сходства и на экспертизу по сходству в качестве доказательства по делу реагируют скептически.
При этом экспертиза по вопросам сходства товарных знаков в качестве отдельного документа иногда может пригодиться для направления в ФАС, таможенные органы и органы внутренних дел. Суть проведения такой экспертизы заключается в разъяснении аспектов, которые могут быть не так хорошо знакомы сотрудникам, которые обычно не работают с вопросами интеллектуальной собственности.
Экспертиза по патентным спорам
В спорах об использовании патента на изобретение или полезную модель результаты экспертизы зачастую предопределяют исход дела. Как правило, суд не обладает экспертизой в технических вопросах, поэтому обычно полагается на заключение эксперта. В связи с этим для подобных споров экспертиза является важнейшим этапом, которому стоит уделить максимум внимания и усилий.
Перед заседанием, на котором планируется назначение экспертизы, стоит определить несколько кандидатур экспертов. Для этого потребуется заблаговременно направить запросы в экспертные учреждения для того, чтобы получить письма о готовности провести экспертизу с приложением стоимости экспертизы и документов, подтверждающих образование и опыт эксперта. Стоит получить несколько таких комплектов документов. Как правило, лучше подбирать экспертов с разным соотношением опыта и навыков, с одной стороны, и стоимости услуг, с другой стороны.
Также перед заседанием стоит определить точную формулировку вопросов эксперту. Если стратегия не предусматривает более сложные решения, лучше задавать вопросы таким образом, чтобы по итогам экспертизы суду было проще вынести решение. Например, на разрешение эксперту может быть поставлен вопрос о том, используется ли в товаре ответчика каждый признак независимого пункта изобретения или полезной модели или аналог такого признака. Целью такой экспертизы является разрешение вопроса, использован ли патент на изобретение или полезную модель.
Перед назначением экспертизы можно внести сумму вознаграждения эксперту на депозит суда в необходимом объеме. Детальная подготовка всех перечисленных документов и доказательств поможет не затягивать процесс назначения экспертизы и разрешить его максимально благоприятно для стороны. Еще раз перечислим, что желательно подготовить перед заседанием: кандидатуры экспертов с согласием провести экспертизу, указанием вознаграждения и приложением документов об образовании и опыте эксперта; тщательно проработанные вопросы эксперту; платежное поручение, подтверждающее внесение денежных средств на оплату экспертизы на депозит суда.
В том случае, если суд выберет кандидатуру эксперта, предложенного оппонентом, стоит внимательно изучить опыт и образование эксперта, его участие в качестве эксперта в аналогичных делах, прямую или косвенную связь с оппонентом. Целью таких действий является недопущение к экспертизе эксперта, который может быть не компетентен в рассматриваемых вопросах или заинтересован в определенном исходе дела.
Если каждая из сторон активна в выборе эксперта, суд может выбрать эксперта самостоятельно по своему усмотрению для того, чтобы разрешить сложившееся противоречие. Такое решение также может устроить сторону, если она уверена в своей правовой позиции. Для усиления своей позиции в такой ситуации возможно провести внесудебную экспертизу, в которой будет полезно подробно и детально изложить позицию по делу. Поскольку эксперт получает материала дела с заданием на экспертизу, таким образом получится донести свою позицию до эксперта.
Стратегии работы с негативным заключением эксперта
Если эксперт подготовит некачественную экспертизу, возможно получить рецензию другого эксперта с указанием ошибок и неточностей, которые могли повлиять на результат экспертного заключения. К сожалению, рецензия другого эксперта будет оценена наряду с другими доказательствами по делу и может не помочь преодолеть выводы эксперта.
Например, при рассмотрении спора по делу № А40-193272/21 суд указал, что составившие внесудебные заключения лица не предупреждены об ответственности за формулирование заведомо ложных выводов, следовательно, не несут никакой ответственности за свое мнение, изложенное в этих документах. Указанное обстоятельство заставило суд оценить доводы, указанные в рецензии, скептически. По мнению суда, мнение, изложенное в рецензии, не может опровергнуть выводы экспертного заключения, представленного в материалы дела по результатам проведения судебной экспертизы (решение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2022 по делу № А40-193272/21).
Аналогичный вывод содержится и в решении суда по делу № А40-235784/2020. В этом споре также у стороны спора было много вопросов к экспертизе, в том числе в подтверждение своей позиции сторона представила рецензию на экспертизу и альтернативное заключение. Однако суд отметил, что представленная истцом рецензия составлена в одностороннем порядке по инициативе истца, составившее ее лицо не предупреждено судом об ответственности за формулирование заведомо ложных выводов, в связи с чем рецензия не может достоверно подтверждать обоснованность имеющихся у истца возражений по результатам судебной экспертизы (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2022 № 09АП-29042/2022 по делу № А40-235784/2020).
Сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, что бороться с негативными результатами судебной экспертизы сложно. Сторона может заявить ходатайство о проведении повторной или дополнительной экспертизы (ст. 87 АПК РФ), однако суд может отказать в его удовлетворении и не принять доводы, содержащиеся в альтернативной экспертизе, проведенной по инициативе стороны.
Дополнительная экспертиза может быть назначена, если в заключении эксперта есть недостаточно ясные или спорные моменты. Повторная экспертиза может быть назначена в случае сомнений в обоснованности заключения эксперта или в случае наличия противоречия в выводах эксперта.
Как правило, дополнительная или повторная экспертиза назначаются при пересмотре дела судом вышестоящей судебной инстанции при недостаточной проработке вопросов первоначальной экспертизы, а также при наличии в заключении эксперта существенных противоречий, которые заставляют суд усомниться в его решении.
Выводы
В этой статье мы охватили наиболее частые типы судебных и внесудебных экспертиз, которые используются в спорах по интеллектуальной собственности. Круг применения экспертиз в подобных спорах еще более широк.
Независимо от типа спора можно выделить универсальные советы по вопросам проведения экспертизы: стоит уделить максимум усилий выбору кандидатур экспертов, готовиться заранее, проявлять инициативу и учитывать судебную практику при подборе вопросов эксперту.