Защита программного обеспечения (далее — ПО) при помощи получения патента на изобретение является давней и больной проблемой российской правоприменительной практики. Для определения патентоспособности учитываются множество факторов, применение которых зависит от сложности технического решения: новизна, изобретательский уровень, соответствие условиям патентоспособности и пр. В материале рассмотрим проблемные вопросы регистрации патента на ПО, а также дадим рекомендации, какие факторы учесть при подготовке заявки.
Так, п. 1 ст. 1350 ГК РФ определяет изобретение как техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
Изобретение признается техническим решением, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением1.
Пункт 5 ст. 1350 ГК РФ прямо указывает, что само по себе ПО не может являться изобретением.
При подготовке и подаче заявки на выдачу патента на изобретение заявитель должен описать сущность изобретения, то есть определить его существенные признаки, которые в совокупности достаточны для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата2.
В свою очередь, под техническим результатом понимаются результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.
При этом не считаются техническими результаты, которые заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма3.
Ранее аналогичные положения содержались в Административном регламенте исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденном приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 327.
Тем самым подзаконные акты, регулирующие процедуру подготовки, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретения, создают значительные препятствия для регистрации ПО в качестве изобретения, поскольку результат, получаемый ПО, — это определенный двоичный код, созданный в результате математических операций, что не подпадает под определение термина «технический результат».
Далее рассмотрим практические рекомендации, которые необходимо учитывать при рассмотрении возможности регистрации ПО в качестве изобретения, на основании релевантной практики Суда по интеллектуальным правам и Палаты по патентным спорам Роспатента.
Рекомендация
Материалы заявки на выдачу патента на изобретение должны фокусироваться на описании инновационного алгоритма, лежащего в основе ПО, который приводит к определенному техническому результату.
В одном деле, рассмотренном СИП, иностранная компания оспаривала решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение (решение СИП от 08.06.2018 по делу № СИП-789/2016).
В данном деле был выдан патент на изобретение «Способ управления соединениями внутри сети подвижной радиотелефонной связи».
В обоснование заявленных требований компания привела доводы о том, что решение по независимому п. 1 формулы изобретения патента не относится к числу решений, охраняемых в качестве изобретения. Кроме того, решение по патенту, по мнению компании, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Компания посчитала, что средства формирования и передачи представляют собой компьютерное устройство, о котором говорится в ст. 1261 ГК РФ, а достигаемый изобретением по патенту результат обеспечивается за счет программы для ЭВМ, как ее определяет ГК РФ.
В этой связи заявитель пришел к выводу о том, что решение по независимому п. 1 формулы изобретения патента не может быть отнесено к изобретению.
СИП отметил, что ГК РФ распространяет на ПО режим правовой охраны литературных произведений. В связи с этим, если в поданной заявке на выдачу патента на изобретение сведения о ПО будут выражены в форме исходного текста, объектного кода и/или подготовительных материалов, признание ее изобретением будет противоречить положениям ГК РФ.
Вместе с тем, по мнению суда, заявка на выдачу патента на изобретение может относиться к алгоритму ПО, изложенному в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств). В таком случае имеются основания для признания заявленного объекта техническим решением и дальнейшей проверки его патентоспособности.
По результатам проведенного анализа суд признал выдачу патента на изобретение законной, в связи с тем, что техническое решение представляло способ — компьютерный алгоритм, обеспечивающий такой способ взаимодействия абонентских устройств при помощи ПО, в рамках которого реализована возможность одновременно сообщить вызываемому абоненту о попытке вызова, произведенного вызывающим абонентом в условиях недостаточности средств на его счете положительного остатка, а вызывающему абоненту — о состоянии его счета.
Таким образом, если испрашивается предоставление правовой охраны компьютерному алгоритму, необходимо будет показать конкретный овеществленный технический результат, который возникает в результате работы такого компьютерного алгоритма.
Рекомендация
При подготовке заявки на выдачу патента на изобретение должна быть показана четкая причинно-следственная связь между работой компьютерного алгоритма и конкретным техническим результатом.
СИП в 2022 г. рассмотрел дело по оспариванию отказа Роспатента в удовлетворении возражения заявителя. В данном деле заявитель оспаривал отказ Роспатента в выдаче патента на изобретение «Способ ввода-вывода информации в пользовательское устройство и конструктивное его выполнение» (решение СИП от 11.03.2022 по делу № СИП-1174/2021).
Как отметил суд, техническим результатом заявленного изобретения являлось «увеличение скорости ввода информации с помощью заявленных объектов при снижении уровня ошибок при вводе информации».
Вместе с тем суд признал правоту Роспатента в том, что в заявленном техническом решении не раскрыта причинно-следственная связь отличительных признаков, касающихся поступления хотя бы одной команды на начало определения положения пользовательского устройства в пространстве, с увеличением скорости ввода информации с помощью заявленных объектов. Также в материалах заявки не было раскрыто, каким образом указанные отличительные признаки влияют на снижение уровня ошибок при вводе информации.
Данные выводы послужили основанием для оставления в силе решения Роспатента об отказе в выдаче патента на данное изобретение.
Таким образом, помимо формулирования в материалах заявки конкретного технического результата, необходимо обеспечить прослеживание четкой причинно-следственной связи между работой компьютерного алгоритма и техническим результатом.
Рекомендация
Преобразование информации в результате работы ПО без каких-либо изменений в материальном мире (например, изменение материального носителя) не является техническим результатом.
В рассмотренном СИП деле заявитель пытался обжаловать решение Роспатента, которым заявителю было отказано в выдаче патента на изобретение «Компьютерная система и способ управления данными» (решение СИП от 17.12.2014 по делу № СИП-794/2014).
Решением Роспатента в выдаче патента на группу изобретений было отказано по мотивам несоответствия условию патентоспособности «новизна».
Первый независимый пункт формулы изобретения звучал следующим образом.
Цитируем документ
1. Компьютерная система управления данными, содержащая, по меньшей мере, один процессор и, по меньшей мере, одно запоминающее устройство, которое хранит записи, по меньшей мере, четырех типов: классов, атрибутов, сущностей и значений, при этом с записями атрибутов хранятся данные о связанных объектах классов, с записями сущностей хранятся данные о связанных объектах классов, с записями значений хранятся данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей, с записями сущностей хранятся данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей, с записями сущностей хранятся данные о времени начала применения данных записей, с записями значений хранятся данные о времени начала применения данных записей.
Как отметил суд, материалы заявки не содержали информации о том, как описанный компьютерный алгоритм влиял на объекты материального мира — процесс, память, конструкция компьютера и т.п., а потому у изобретения отсутствует технический результат.
На основании данных суждений и поскольку описанное решение касалось исключительно обмена и предоставления информации, суд поддержал позицию Роспатента о непатентоспособности данного изобретения.
Таким образом, если работа компьютерного алгоритма не выходит за пределы информационной системы, технический результат у такого решения будет отсутствовать, а само такое решение не будет патентоспособным.
Рекомендация
В случае если отсутствует возможность показать конкретный технический эффект (технический результат) от запуска компьютерного алгоритма, повысить шансы патентоспособности решения позволит комбинирование в материалах заявки компьютерного алгоритма с аппаратным комплексом.
В рассматриваемом деле заявитель по заявке на выдачу патента на изобретение обратился в Палату по патентным спорам с обжалованием решения Роспатента о предварительном отказе в выдаче патента (решение Роспатента от 16.01.2019 по заявке № 2014140094).
Заявитель подал заявку на группу изобретений «Способ автоматической структуризации адекватных обрабатываемой информации компьютерных кодов для управления объектами интересов пользователя и его обслуживанием и программно-аппаратный автоматизированный комплекс для его осуществления».
В ходе рассмотрения дела в административном порядке было установлено, что первое изобретение, представляющее собой способ структуризации информации, не отвечает требованию «изобретательский уровень». В отношении же второго изобретения (программно-аппаратный комплекс для работы с определенным алгоритмом) Роспатент признал, что такое техническое решение полностью соответствует всем требованиям патентоспособности.
Рекомендация
Если была подана заявка без описания конкретного технического результата и эффекта и уже идет процедура административного оспаривания решения о предварительном отказе в выдаче патента, заявитель все равно может скорректировать материалы заявки таким образом, чтобы дополнить формулу и описание заявки указанием на технический результат.
Пункт 1 ст. 1378 ГК РФ предоставляет заявителю право внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение по существу.
Пункт 2 ст. 1378 ГК РФ предусматривает, что дополнения признаются изменяющими сущность изобретения, если дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат, в частности, указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.
Так, в одном деле заявитель обратился в Палату по патентным спорам для оспаривания решения Роспатента о предварительном отказе в выдаче патента на изобретение «Способ построения синтетических изображений КТ на основе данных изображений МРТ».
В ходе разбирательства заявитель дополнил материалы заявки, сформулировав конкретный технический результат своего технического решения. По этой причине Палата по патентным спорам признала, что скорректированное техническое решение стало удовлетворять требованиям патентоспособности, в связи с чем Роспатентом было принято решение о выдаче патента на измененное изобретение (решение Роспатента от 05.07.2022 по заявке № 2020115998).
Аналогичным образом в другом деле заявитель смог обойти довод экспертизы о том, что описанное решение «ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» представляет собой лишь способ интеллектуальной деятельности, скорректировав формулу (решение Роспатента от 30.10.2017 по заявке № 2012140750), см. таблицу.
Таблица
|
Первоначальная редакция |
Обновленная редакция |
|
1. Способ разработки программного приложения, в котором множество устройств сообщаются с внешними системами и сервисами, содержащий этапы, на которых <…> |
1. Инструментальное средство разработки программных приложений для сборки приложений, в которых терминал регистрации сообщается с системами и сервисами авиакомпаний, содержащее <…> |
Таким образом, в случае если изначально в материалах заявки не был описан технический результат работы компьютерного алгоритма, этот дефект можно устранить вплоть до момента вынесения решения Роспатента об отказе в выдаче патента. Однако внесение изменений в материалы заявки должно быть взвешенным, так как такие изменения не должны менять сущность подаваемого на регистрацию технического решения.
Заключение
Как мы видим, патентование ПО имеет много подводных камней. Чтобы повысить шансы в получении патента на компьютерный алгоритм, необходимо учитывать в том числе следующие рекомендации:
-
материалы заявки должны явно и недвусмысленно описывать технический результат компьютерного алгоритма;
-
такой технический результат должен находиться в причинно-следственной связи с работой самого алгоритма;
-
работа компьютерного алгоритма должна оказывать влияние на объекты материального мира;
-
увеличить шансы на выдачу патента на изобретение можно посредством объединения компьютерного алгоритма с аппаратным комплексом;
-
если было получено решение о предварительном отказе в выдаче патента на изобретение, заявитель при обжаловании такого решения на стадии административного разбирательства еще может скорректировать материалы заявки для того, чтобы показать конкретный технический результат. Однако такие коррективы не должны изменять сущность изобретения.
1 Абзац 2 п. 51 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316.
2 Пункт 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, с изменениями.
3 Там же.