На протяжении последних лет в российском законодательстве и правоприменительной практике наблюдается повышенное внимание к проблемам правовой охраны и защиты таких средств индивидуализации, как наименования мест происхождения товаров (НМПТ) и географические указания (ГУ). Одним из значимых шагов в этом направлении стало введение в российское законодательство в 2020 г. нового объекта интеллектуальной собственности — географического указания1. В 2022 г. эта тенденция нашла свое отражение в принятии Федерального закона от 28.05.2022 № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», далее — Закон № 143-ФЗ, который вступает в силу уже в конце мая этого года. В материале проанализируем положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ в новой и старой редакциях, постараемся разобраться, почему вступающие в силу изменения фактически расширяют правовую охрану ГУ или НМПТ и какое влияние они окажут на правоприменительную практику.
Законом № 143-ФЗ в четвертую часть ГК РФ был внесен целый ряд изменений, которые затронули:
-
условия защиты исключительных прав на географические указания и наименования места происхождения товаров (подп. 3 п. 3 ст. 1519 ГК РФ);
-
правила регистрации товарных знаков, включающих ГУ или НМПТ (п. 7 ст. 1483 ГК РФ);
-
порядок отчуждения исключительных прав на такие товарные знаки (п. 3 ст. 1488 ГК РФ) и предоставления прав их использования (п. 3 ст. 1489 ГК РФ).
На законодательном уровне появляется новое основание для отказа в государственной регистрации товарного знака — введение потребителя в заблуждение относительно места производства товара (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Кроме этого, вводится запрет на отчуждение исключительного права на товарный знак, которое способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).
Как известно, принятие Закона № 143-ФЗ было обусловлено в первую очередь присоединением России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях2 и вызванной этим необходимостью учета его положений в национальном законодательстве. В то же время из новых положений закона усматривается стремление законодателя максимально защитить интересы правообладателей ГУ или НМПТ. Анализируя новые положения четвертой части ГК РФ, можно прийти к выводу, что они направлены на расширение правовой охраны этих объектов.
Однако, уделяя приоритетное внимание ГУ или НМПТ, законодатель, как представляется, не в полной мере учел баланс интересов правообладателей ГУ и НМПТ и правообладателей другой категории средств индивидуализации — товарных знаков. Изменения, внесенные Законом № 143-ФЗ, безусловно, окажут влияние на существующую практику разрешения коллизий между этими средствами индивидуализации и в некоторых случаях могут привести к необоснованным отказам в регистрации товарных знаков с «географическими элементами».
Далее рассмотрим, какое влияние окажут положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ на правоприменительную практику, почему вступающие в силу изменения фактически расширяют правовую охрану ГУ или НМПТ, сравнив новую и старую редакции статьи.
Отказ от критерия сходства до степени смешения и учет однородности товаров (п. 7 ст. 1483 ГК РФ)
В настоящее время положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ устанавливают запрет на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с обозначениями, охраняемыми или заявленными на регистрацию в качестве ГУ или НМПТ. Регистрация таких товарных знаков допускается лишь в тех случаях, когда ГУ или НМПТ либо сходное с ними до степени смешения обозначение включаются как неохраняемые элементы в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого ГУ или НМПТ. При этом регистрация товарного знака может быть осуществлена только в отношении тех товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано ГУ или НМПТ.
Новая редакция п. 7 ст. 1483 ГК РФ содержит принципиально иные положения.
Во-первых, законодатель отказался от критериев тождества и сходства до степени смешения. После вступления в силу Закона № 143-ФЗ Роспатент будет отказывать в регистрации товарных знаков, «включающих, воспроизводящих или имитирующих» охраняемые или заявленные на регистрацию ГУ или НМПТ третьих лиц.
Во-вторых, изменяется подход к перечню товаров, в отношении которых могут быть зарегистрированы товарные знаки, включающие, воспроизводящие или имитирующие ГУ или НМПТ. В законе появляется отдельное регулирование для двух ситуаций:
-
в отношении однородных товаров регистрация в качестве товарных знаков обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих ГУ или НМПТ, допускается лишь в том случае, если такое обозначение включается как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких ГУ или НМПТ;
-
в отношении неоднородных товаров регистрация таких обозначений теперь возможна и на имя лица, не имеющего право использования таких ГУ или НМПТ, при условии, что использование товарного знака в отношении указанных товаров не будет ассоциироваться у потребителей с такими ГУ или НМПТ и не может ущемить законные интересы их правообладателей.
Данные положения приводят к тому, что в российском законодательстве складывается новый подход к правовой охране ГУ и НМПТ. Объем правовой охраны этих средств индивидуализации существенно расширяется, что в некоторых случаях может привести к монополизации названий географических объектов за обладателями прав на ГУ и НМПТ и к существенным ограничениям в регистрации товарных знаков, включающих названия географических объектов.
Анализ нового критерия: «включение, воспроизведение или имитация» ГУ и НМПТ
Закон № 143-ФЗ не раскрывает содержание понятий «включение», «воспроизведение» или «имитация» ГУ и НМПТ, которые вводятся в п. 7 ст. 1483 ГК РФ.
Вместе с тем эти понятия не являются новыми для правового регулирования средств индивидуализации. Начиная с 2014 г. они используются в ст. 1231.1 ГК РФ, которая устанавливает запрет на предоставление правовой охраны объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части. Положения этой статьи применяются, например, в тех ситуациях, когда товарные знаки имитируют государственные флаги, гербы, эмблемы международных и межправительственных организаций.
На сегодняшний день в практике Суда по интеллектуальным правам выработан определенный подход к применению положений п. 7 ст. 1483 ГК РФ, который заключается в недопущении «монополизации» названий географических объектов за правообладателями ГУ или НМПТ.
Изначально Роспатент, применяя положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ, зачастую исходил из широкого подхода к установлению сходства ГУ и НМПТ с заявленными на регистрацию товарными знаками. Само по себе совпадение в сравниваемых обозначениях слов, указывающих на место происхождения товара, рассматривалось Роспатентом как достаточное основание для вывода об общем сходстве этих обозначений. Такой подход на практике означал невозможность регистрации товарных знаков, которые включали слова, производные от наименований географических объектов и охраняемые в составе ГУ или НМПТ.
Однако эта позиция не была поддержана Судом по интеллектуальным правам.
Одним из показательных примеров является спор о регистрации товарного знака «ТУЛЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ» (решение СИП от 06.10.2020 по делу № СИП-551/2020, оставлено в силе судами вышестоящих инстанций).
Роспатент отказал обществу в регистрации товарного знака «ТУЛЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ» со ссылкой на п. 7 ст. 1483 ГК РФ. В обоснование отказа экспертиза сослалась на сходство этого обозначения с НМПТ № 32 «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК». Общество обратилось в Палату по патентным спорам с возражением на решение экспертизы, однако Палата по патентным спорам согласилась с позицией экспертизы о сходстве этих обозначений и оставила в силе решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения.
Отменяя решение Роспатента, Суд по интеллектуальным правам указал, что совпадение в сравниваемых обозначениях словесных элементов, указывающих на географический объект, само по себе не является достаточным для вывода об общем сходстве обозначений до степени смешения. В действительности слово «ТУЛЬСКАЯ» в составе заявленного обозначения не позволяет ассоциировать его с тульским пряником, что исключает возможность смешения обозначений потребителями.
При рассмотрении другого спора Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что широкий подход к установлению сходства ГУ и НМПТ с заявленными на регистрацию товарными знаками может привести к «монополизации» названий географических объектов за лицами, которые первыми получили исключительное право на ГУ и НМПТ, что фактически исключит возможность использования названий географических объектов производителями других товаров на той же территории (постановление Президиума СИП от 02.03.2021 № С01-18/2021 по делу № СИП-558/2020).
Таким образом, в настоящее время, применяя положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ, суды стремятся обеспечить баланс интересов правообладателей ГУ и НМПТ и правообладателей других средств индивидуализации товаров, происходящих из того же региона.
Есть основания полагать, что введение в п. 7 ст. 1483 ГК РФ новых терминов «включение», «воспроизведение» и «имитация» изменит сложившуюся практику в пользу правообладателей ГУ и НМПТ.
Так, действующее законодательство допускает регистрацию в качестве ГУ и НМПТ обозначений, состоящих из одного слова (например, НМПТ № 52, НМПТ № 30, НМПТ № 140, ГУ № 269, ГУ № 260).
Переход от оценки сходства ГУ и НМПТ и товарных знаков до степени смешения к оценке «включения» ГУ и НМПТ в состав товарного знака фактически означает, что ни одному товарному знаку, включающему эти слова, после вступления в силу Закона № 143-ФЗ не может быть предоставлена правовая охрана в отношении однородных товаров на имя третьих лиц. Само по себе наличие таких слов в составе товарного знака будет являться достаточным основанием для применения положений п. 7 ст. 1483 ГК РФ и отказа в регистрации товарного знака. Ситуация осложняется тем, что п. 7 ст. 1483 ГК РФ не предполагает возможность правообладателя ГУ или НМПТ предоставить согласие на регистрацию товарного знака, включающего эти объекты. В отношении однородных товаров такие товарные знаки будут регистрироваться только на имя лиц, имеющих право использования ГУ или НМПТ.
Представляется, что такой подход создает необоснованные преимущества для правообладателей ГУ и НМПТ и исключает возможность предоставления правовой охраны целому ряду не сходных с ГУ и НМПТ обозначений, которые могли бы быть зарегистрированы в качестве товарных знаков по действующим правилам.
Что касается терминов «воспроизведение» и «имитация», то выводы об их вероятном толковании Роспатентом могут быть сделаны на основе практики применения положений ст. 1231.1 ГК РФ.
Так, в одном из своих решений Роспатент отметил, что «под имитацией официальных символов и отличительных знаков понимается их воспроизведение, сходное до степени смешения с официальным символом, наименованием или отличительным знаком. При этом проверка сходства до степени смешения с официальным символом, наименованием или отличительным знаком проводится по тем правилам, по которым проводится проверка сходства до степени смешения товарных знаков» (решение Роспатента от 29.12.2022 по заявке № 2021731850).
При этом на практике нередко встречаются ситуации, когда экспертиза придерживается жесткого подхода к применению ст. 1231.1 ГК РФ и отказывает в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, наличие сходства которых с официальными символами крайне спорно.
Например, обществу было отказано в регистрации товарного знака. Экспертиза посчитала, что изобразительный элемент в составе этого знака сходен до степени смешения с официальной эмблемой Международного комитета Красного Креста, и потребовала предоставить согласие этой организации на включение изобразительного элемента в состав заявленного на регистрацию обозначения.
Общество обжаловало решение экспертизы в Палате по патентным спорам, которая согласилась с тем, что обозначения производят различное зрительное впечатление, и приняла решение зарегистрировать товарный знак (решение Роспатента от 28.05.2021 по заявке № 2019727793).
Этот пример иллюстрирует, что в отсутствие четкого определения понятия «имитация» на уровне нормативных актов Роспатент может трактовать этот термин довольно широко.
Возвращаясь к вопросу об объеме правовой охраны ГУ и НМПТ, с учетом новых положений ГК РФ можно предположить, что при оценке факта наличия имитации этих средств индивидуализации в составе заявленных на регистрацию обозначений экспертиза может придерживаться более жесткого подхода, чем при оценке их сходства до степени смешения. Приравнивая в этой части правовое регулирование ГУ и НМПТ к регулированию официальных символов, законодатель расширяет правовую охрану указанных объектов, отдавая приоритет защите интересов правообладателей ГУ и НМПТ по сравнению с правообладателями товарных знаков.
Анализ нового критерия: «однородность товаров»
В отличие от действующей редакции п. 7 ст. 1483 ГК РФ новая редакция предполагает учет однородности товаров при проведении экспертизы товарных знаков, включающих, воспроизводящих или имитирующих ГУ и НМПТ. На первый взгляд, это приводит к сужению объема правовой охраны этих средств индивидуализации, ведь в настоящее время регистрация сходных с ними до степени смешения товарных знаков не допускается в отношении любых товаров.
В то же время новые положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ в этой части фактически приравнивают объем правовой охраны ГУ и НМПТ к объему правовой охраны общеизвестных товарных знаков. Положения п. 3 ст. 1508 ГК РФ, устанавливающие объем правовой охраны общеизвестных товарных знаков, содержат формулировки, практически дословно повторяющие подп. 2 п. 7 ст. 1483 ГК РФ в новой редакции. В них также установлено, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется на неоднородные товары, если использование другим лицом этого товарного знака будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить его законные интересы.
В настоящее время практика рассмотрения споров, связанных с коллизиями между ГУ, НМПТ и товарными знаками, складывается таким образом, что однородность товаров, для которых зарегистрированы ГУ и НМПТ и для которых заявлен на регистрацию товарный знак, в некоторых случаях все же учитывается при определении сходства этих обозначений до степени смешения.
Такой подход был применен, например, в известном споре о регистрации товарного знака «Алтайский стандарт». Роспатент отказал в его регистрации на основании п. 7 ст. 1483 ГК РФ, указав на сходство с НМПТ № 142 «АЛТАЙСКИЙ МЕД». Суд по интеллектуальным правам не согласился с Роспатентом и указал, что конкретное содержание заявленного обозначения является ситуативным, зависит от того, для индивидуализации какого конкретно товара или услуги оно будет использоваться. При повторном рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам заявитель исключил из заявленного перечня товары, ассоциирующиеся с медом, и обозначение было зарегистрировано для остальных заявленных товаров и услуг (решение Роспатента от 07.09.2020 по заявке № 2018707101).
Влияние новых положений п. 7 ст. 1483 ГК РФ на правоприменение
Новые положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ могут привести к тому, что в случае противопоставления ГУ и НМПТ к заявленным на регистрацию товарным знакам будут применяться те же подходы, которые выработаны для общеизвестных товарных знаков (подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Эти подходы предполагают отказ в регистрации обозначений, сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, в отношении неоднородных товаров. При этом отказ может касаться любых товаров, так или иначе связанных с теми, в отношении которых охраняется общеизвестный товарный знак.
Так, при рассмотрении одного из дел Палата по патентным спорам установила, что использование обозначения, сходного до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, охраняемым в отношении водки (33-й класс МКТУ), может ассоциироваться у потребителей с пищевыми продуктами (29-й и 30-й классы МКТУ), поскольку пищевые продукты часто используются при застольях, а также в качестве закуски к алкоголю (решение Роспатента от 29.12.2022 по заявке № 2020758095).
Фактически новые положения об однородности товаров, внесенные в п. 7 ст. 1483 ГК РФ, сформулированы таким образом, что на их основании можно признать недопустимой регистрацию товарных знаков, включающих, воспроизводящих или имитирующих ГУ или НМПТ, в отношении любых товаров, для которых использование товарного знака способно вызвать у потребителей представление о том, что они происходят из того же географического объекта, что и товары, в отношении которых зарегистрированы ГУ или НМПТ.
Эти положения расширяют объем правовой охраны ГУ или НМПТ и могут привести к «монополизации» названий географических объектов правообладателями указанных средств индивидуализации.
***
Таким образом, можно заключить, что:
- Во-первых, изменения, внесенные в п. 7 ст. 1483 ГК РФ Законом № 143-ФЗ, являются еще одним шагом к усилению защиты интересов правообладателей ГУ и НМПТ. Данные изменения фактически расширяют объем правовой охраны этих средств индивидуализации, в некоторых аспектах приравнивая их правовое регулирование к регулированию официальных символов и общеизвестных товарных знаков.
После вступления Закона № 143-ФЗ в силу можно ожидать роста числа отказов в регистрации товарных знаков, включающих названия географических объектов или производных от них элементов.
- Во-вторых, отсутствие нормативного определения понятий «включение», «воспроизведение» и «имитация» ГУ и НМПТ в составе регистрируемых товарных знаков может привести к слишком жесткому подходу к применению новых положений п. 7 ст. 1483 ГК РФ со стороны компетентного органа.
Положения данного закона, по всей видимости, приведут к изменению сложившейся практики по вопросам о разрешении коллизий между ГУ и НМПТ, с одной стороны, и товарными знаками — с другой. Они также могут нарушить баланс интересов правообладателей ГУ и НМПТ и правообладателей товарных знаков, на достижение которого были направлены правовые позиции, выработанные ранее в практике Суда по интеллектуальным правам.
1 Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации <…>».
2 Федеральный закон от 30.12.2021 № 450-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях».