При подаче иска в спорах о нарушении исключительных прав на интеллектуальную собственность перед потерпевшим лицом стоит закономерный выбор о способе защиты своих прав и порядке денежного расчета. В настоящем материале мы разберем практику по взысканию убытков и компенсации за нарушение интеллектуальных прав в таких делах и разберем факторы, которые влияют на выбор способа защиты своих прав.
Владельцы интеллектуальной собственности, которые сталкиваются с нарушением своих прав, как правило, начинают анализ дальнейших действий против нарушителя с оценки тех требований, которые они могут заявить.
Естественным образом возникает вопрос о возможности заявления финансовых требований с тем, чтобы компенсировать потенциальные убытки, которые возникли в связи с нарушением прав, а также потенциально показать будущим нарушителям финансовые потери, которые они могут понести в случае нарушения прав.
Российское законодательство предоставляет владельцам отдельных объектов интеллектуальной собственности, включая объекты авторского права, патентного права и товарные знаки, вариативность в выборе финансовых санкций против нарушителей. Так, в настоящий момент следующие требования доступны за нарушение исключительных прав на интеллектуальную собственность:
-
возмещение убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду (подп. 3 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ);
-
взыскание компенсации одного из следующих типов: от 10 тыс. до 5 млн руб. в зависимости от характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, нарушающих права; в двукратном размере стоимости лицензии, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование интеллектуальной собственности (ч. 4 ст. 1515 ГК РФ).
Будучи мерой гражданско-правовой ответственности, компенсация имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.
В силу абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права вместо возмещения убытков. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (постановление КС РФ от 24.07.2020 № 40-П).
Как правило, правообладатели склоняются в пользу одного из видов компенсации, так как бремя доказывания в этом случае ниже по сравнению с необходимым уровнем доказательств для взыскания убытков. Для взыскания компенсации достаточно доказать факт нарушения, чтобы компенсация уже была назначена, а главным вызовом является доказать обоснованность конкретного размера компенсации.
Практика в отношении взыскания компенсаций является обширной и покрывает различные нюансы назначения этого вида санкций: от возможности снижения ниже минимального предела до способов расчета конкретной суммы компенсации.
Однако существует и иная практика, когда правообладатели склоняются к возмещению убытков как средству защиты своих прав и пытаются доказать размер убытков. Нельзя сказать, что этот выбор способа правовой защиты является популярным, но он, безусловно, заслуживает внимания. В определенных ситуациях взыскание компенсации, в частности упущенной выгоды, может быть значительно выгоднее и справедливее, нежели ограниченные возможности, которые предоставляются институтом компенсации.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ в состав убытков входят реальный ущерб и упущенная выгода.
При заявлении требования о возмещении убытков следующие элементы должны быть доказаны: противоправность действий ответчика; наличие и размер понесенных убытков, а именно упущенной выгоды; причинно-следственная связь между незаконными действиями и возникшими убытками.
В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, а также действующей судебной практикой (к примеру, постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», далее — Постановление № 7) под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества.
Учитывая особенности интеллектуальной собственности как объекта гражданских прав, как правило, сложно доказать реальный ущерб, так как расчет реального ущерба представляется крайне затруднительным.
В гражданском законодательстве и позициях Верховного суда РФ под упущенной выгодой понимаются неполученные доходы, которые лицо получило бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. При этом при определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (п. 3 Постановления № 7).
Также этот термин толкуется как неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было (п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Важным условием доказанности упущенной выгоды является факт того, что выгода бы действительно наступила, если бы не были совершены противоправные действия. И эта часть наиболее сложно доказуемая на практике.
Взыскание упущенной выгоды заявлялось в качестве требования в отношении различных объектов интеллектуальной собственности. Но в каждом случае успех в первую очередь зависел от доказанности истцом реальности получения какого-либо дохода.
Товарные знаки
В отношении товарных знаков значимым представляется ряд дел известных люксовых брендов против индивидуальных предпринимателей.
В одном из таких недавних дел (№ А63-6499/2021) суды нижестоящих инстанций удовлетворили требования компаний о возмещении упущенной выгоды против индивидуального предпринимателя, продавшего контрафактные очки указанных брендов. Суды руководствовались расчетом исходя из стоимости оригинальной продукции, по принципу, что контрафактная продукция вытесняет с рынка оригинальную продукцию. На этом основании стоимость оригинальной продукции была признаны упущенной выгодой, которую правообладатели получили бы в обычных рыночных условиях, если бы исключительные права не нарушались индивидуальным предпринимателем.
Однако ВС РФ не согласился с таким подходом. Им было отмечено, что при удовлетворении требования о возмещении упущенной выгоды не было учтено следующее:
-
возможность обычного потребителя понять, что товар приобретается не у правообладателя и подконтрольных ему лиц, и возможность введения в заблуждение в отношении свойств и качества товара;
-
наличие у правообладателей реальной возможности получения доходов при продаже предпринимателем контрафактного товара, стоимость которого истцами приравнена к оригиналу, и возмещения убытков в виде упущенной выгоды в заявленном размере;
-
осуществление правообладателями и индивидуальным предпринимателем деятельности на разных рынках, а именно тот факт, что «нарушитель создает очевидно неоригинальные контрафактные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие»;
-
отсутствие доказанности факта потери правообладателями клиентов, которые реально готовы купить оригинальную продукцию (Определение ВС РФ от 07.02.2023 № 308-ЭС22-17045 по делу № А63-6499/2021).
На основании перечисленных недостатков дело было направлено на новое рассмотрение.
Схожая позиция была принята по иным искам компании к другим индивидуальным предпринимателям (№ А63-15072/2021, № А60-51729/2021, № А29-2088/2022). Суд по интеллектуальным правам во всех случаях поддержал вывод о том, что правообладатель не доказал наличие упущенной выгоды.
В другом деле противостояли друг другу два ликеро-водочных завода (№ А79-6184/2020). В рамках дела были рассмотрены одновременно два требования: и о взыскании упущенной выгоды, и о компенсации.
Суды апелляционной и кассационной инстанций не признали обоснованность заявления истцом, правообладателем товарных знаков, требования о взыскании упущенной выгоды. Судом апелляционной инстанции в возмещении истцу убытков от действий по использованию спорного обозначения было обоснованно отказано ввиду недопустимости одновременного взыскания убытков и компенсации за незаконное использований обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца. Суды посчитали, что отсутствует причинно-следственная связь между фактом нарушением исключительных прав на товарные знаки и спадом продаж продукции истца.
Объекты патентных прав
Попытки взыскать упущенную выгоду осуществлялись и в связи с объектами патентных прав.
К примеру, в деле о нарушении исключительных прав на полезную модель (№ А34-5796/2016) истец, обладатель патента на полезную модель, просил взыскать с ответчика упущенную выгоду. Она рассчитывалась на основании факта заключения и исполнения ответчиком двух конкретных договоров, заключенных в рамках конкурсных процедур.
В рамках судебного дела истцом указывалось, что в изделиях, поставленных в рамках договоров, была незаконно использована полезная модель, что выразилось в нарушении исключительных прав.
Дело прошло несколько итераций, и в итоге ВС РФ отказал во взыскании упущенной выгоды, ссылаясь, что истец должен доказать, что им были предприняты необходимые меры для получения дохода и сделаны необходимые для этой цели приготовления.
Кроме того, суд сослался на отсутствие доказанности факта, что заключение с ответчиком указанных договоров было единственным препятствием, свидетельствующим о невозможности получения патентообладателем дохода, на который он мог рассчитывать.
При этом суд сослался на тот факт, что по одному конкурсу предложение истца было менее предпочтительным, так как стоимость предлагаемого им товара не являлась наименьшей после заявки ответчика, а по второму договору истец не участвовал в конкурсной процедуре (Определение ВС РФ от 13.04.2021 № 309-ЭС17-15659 по делу № А34-5796/2016).
Ноу-Хау
В деле о защите исключительных прав на ноу-хау (№ А71-18546/2019) истцу удалось взыскать с ответчика упущенную выгоду.
В этом деле на основании преюдиции уже было признано нарушение исключительного права истца на ноу-хау, относящееся к системам контроля в сфере цементирования. Ответчик уже признавался нарушителем в рамках иного дела.
При повторном заявлении требований истец указал, что ответчик реализовал системы контроля, которые нарушают исключительные права на ноу-хау. Помимо прочего, системы были реализованы контрагентам истца.
Суды придерживались позиции, что при определении размера неполученных доходов первостепенное значение имеет определение достоверности (реальности) тех доходов, которые потерпевшее лицо предполагало получить при обычных условиях гражданского оборота.
На основании этой позиции судами было частично удовлетворено требование о возмещении упущенной выгоды в размере около 17,5 млн руб. в той части, в которой нарушающие товары были поставлены действующим контрагентам истца. Для иных заказчиков суды посчитали, что истец не доказал реальность получения им доходов при отсутствии нарушений со стороны ответчика (постановление СИП от 14.05.2021 по делу № А71-18546/2019).
Селекционное достижение
Интересным делом представляется спор в связи с селекционным достижением, что само по себе является редкой категорией спора (№ А72-2222/2019). В рамках этого дела между истцом и ответчиком имелся заключенный лицензионный договор, предоставляющий право использования селекционного достижения.
Однако ответчик использовал селекционное достижение за пределами предоставленных ему прав. В соответствии со сложившейся практикой такое использование интеллектуальной собственности приравнивается к нарушению исключительных прав, а не договора.
На этом основании истец потребовал возмещения убытков, из расчета объем сертификации ответчиком, умноженный на цену реализации ответчиком и на роялти, которые полагались бы по договору, если бы он распространялся на деятельность, которая привела к нарушению прав (постановление СИП от 19.08.2021 по делу № А72-2222/2019).
В похожем деле (№ А04-2498/2021) суды, включая Суд по интеллектуальным правам и отказное определение Верховного суда, удовлетворили требование о взыскании убытков за нарушение исключительных прав на селекционное достижение в отношении семян сои.
При определении размера убытков суды руководствовались данными об объеме высеянных семян путем умножения количества семян, высеянных ответчиком, на размер лицензионного вознаграждения с 1 тонны высеянных семян и размера ставки лицензионного сбора за использование сортов сои.
Таким образом, при четком расчете убытков суды склонны удовлетворять соответствующие требования.
Фирменное наименование
В споре в отношении фирменного наименования истец также полагался на преюдицию, то есть на предыдущее дело, по которому был доказан факт нарушения исключительного права на фирменное наименование: наименование было признано нарушающим наименование с более ранним приоритетом (постановление СИП от 10.02.2022 по делу № А40-8224/2021).
На основании преюдиции истец попытался взыскать убытки, которые были рассчитаны как процент от дохода, полученного в рамках поставки наукоемкого оборудования по закупочным процедурам.
Суды, включая Суд по интеллектуальным правам, отказали в удовлетворении требований в полном объеме, так как не были доказаны ни размер убытков, ни причинно-следственная связь между незаконным использованием фирменного наименования и возникновением убытков.
Выводы
Как мы указали выше, дела по взысканию компенсации являются в разы более распространенными по сравнению со взысканием убытков. Это связано и с более легким уровнем доказывания, и с распространенностью практики и позиций судов в отношении компенсации.
В делах по взысканию упущенной выгоды в связи с нарушением исключительных прав на интеллектуальную собственность бремя доказывания, которое ложится на плечи истца, является довольно существенным. Тем не менее только этот факт не может являться препятствием к защите прав через убытки, если такой способ является предпочтительным.
В качестве рекомендаций перед выбором взыскания убытков как способа защиты права рекомендуется:
(а) проанализировать, насколько этот способ действительно является более предпочтительным по сравнению с взысканием компенсации. К примеру, допустимые размеры компенсации значительно меньше упущенной выгоды;
(б) тщательно подготовить доказательную базу и расчеты, которые смогли бы достоверно убедить суд в реальности убытков, а также в верности и доказуемости расчета размера этих убытков. Кроме того, важно обеспечить надлежащую аргументацию, что эти убытки возникли именно вследствие нарушения исключительных прав на интеллектуальную собственность.