Главной особенностью товарного знака является его отличительная способность, благодаря которой потребитель может распознать один товар производителя от другого. В связи с этим в ходе его экспертизы устанавливается, не относится ли он к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Закон допускает их включение в товарный знак как неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующего положения. В настоящей статье рассмотрим последствия использования неохраняемого элемента товарного знака, а также особенности их регистрации на примерах из судебной практики.
Исключительное право на товарный знак подлежит охране путем регистрации права на обозначение в Роспатенте. Режим правовой охраны может устанавливаться для товарных знаков, чья различительная способность подтверждена в ходе экспертизы при прохождении регистрации1. В процессе рассмотрения заявки будут проверяться запреты и ограничения, установленные законом для регистрации указанных объектов или их составных элементов.
Когда откажут в госрегистрации
Законодательного определения неохраняемых элементов товарного знака нет. Однако из п. 1 ст. 1483 ГК РФ следует, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление или являющихся общепринятыми символами и терминами.
По смыслу этих положений неохраняемые элементы — это входящие в состав товарного знака элементы, не обладающие самостоятельной правовой охраной, которые могут использоваться другими лицами без возможности запрета такого использования.
Из пунктов 2.7, 2.7.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака <…>, утвержденного приказом ФИПС от 20.01.2020 № 12, далее — Руководство, следует, что в качестве неохраняемых элементов, не занимающих доминирующего положения, в товарный знак могут быть включены обозначения:
-
не обладающие различительной способностью;
-
вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
-
являющиеся общепринятыми символами и терминами;
-
характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
-
представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Если в заявленном на регистрацию товарном знаке присутствуют только неохраняемые элементы или такие элементы доминируют в заявленном обозначении, то это будет основанием для отказа в регистрации. Отказ будет обусловлен тем, что заявленное обозначение не обладает главными качествами товарного знака — уникальностью и способностью индивидуализировать товары.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся те обозначения, которые входят в перечень, предусмотренный п. 1 ст. 1483 ГК РФ, а именно:
1. Обозначения, чьи элементы стали общеупотребительными для изделий определенной группы или вида.
Общеупотребимые обозначения — это широко распространенные наименования предметов, которые в силу их частого использования вошли в повседневное использование. В качестве примеров можно привести такие названия, как ксерокс, скотч, джип. Таким образом, например, при регистрации товарного знака «Джип» для товара, по функциональному назначению представляющему собой автомобиль, заявителю будет отказано из-за общеупотребляемости данного обозначения в отношении данного вида товаров.
2. Товарный знак, состоящий из общепринятой символики и терминов, употребляемых для названия товаров определенного вида.
Обозначениями, являющимися общепринятыми символами, признаются обозначения, символизирующие область деятельности или отрасль хозяйства, к которым относятся заявленные на регистрацию товары.
В качестве общепринятых символов могут рассматриваться пиктограммы — условные знаки и символы.
В пункте 2.3 Руководства приведены в качестве примеров общепринятых символов обозначения, такие как изображение чаши со змеей — для медицины и фармацевтики, обозначения химических элементов — условные обозначения, применяемые в различных областях науки и техники, изображение вилки и ножа — для службы питания. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков: знак «молнии» — является стандартным обозначением высокого напряжения, валютные знаки и пр.
В свою очередь, к общепринятым терминам относятся различные лексические единицы, характерные для определенных областей науки и техники.
3. Если в заявленном обозначении используются описательные термины, характеризующие качество товара, его вид, свойства, назначение, ценность. К данной категории также относятся сведения о производстве — место, время, способ изготовления или реализации. Например, будет отказано в регистрации таких знаков, как мягкое одеяло, свежее мясо, апельсиновый сок.
4. Обозначение в форме товара, который отражает его свойства или функциональное назначение, например, реалистичные изображения изделий, схемы, объемные формы.
Например, форма фонарика не обладает различительной способностью, так как она является всего лишь вариантом обычной формы продуктов такого типа, а именно фонариков.
Как отмечено в п. 2.1.7 Руководства, для признания различительной способности форма не должна быть традиционной. Чем больше форма напоминает форму, которую соответствующий товар обычно имеет, тем больше оснований для признания отсутствия у формы различительной способности.
Таким образом, если представленный в Роспатент объект состоит только из перечисленных в п. 1 ст. 1483 ГК РФ обозначений, заявитель получит отказ по итогам регистрационных действий.
Использование неохраняемых элементов
Некоторые исследователи считают, что несмотря на то, что перечисленные выше обозначения не имеют различительной способности и фактически им не предоставляется правовая охрана, в п. 1 ст. 1483 ГК РФ «предусмотрено, что указанные элементы все же могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Например, общепринятые символы могут быть частью изобразительного товарного знака, но при этом сам знак может состоять из ряда других изобразительных или словесных элементов, которые в своей совокупности достаточно оригинальны и делают такой знак различительно способным»2.
Данное исключение направлено на то, чтобы предотвратить предоставление исключительного права на элемент товарного знака, который не отвечает требованиям охраноспособности, и разрешить государственную регистрацию в целом.
Примеры товарных знаков, содержащих неохраняемые элементы:
-
Зарегистрированный товарный знак № 358460. Неохраняемые элементы: «Салон красоты».
-
Зарегистрированный товарный знак № 262778. Неохраняемые элементы: «молоко» и «Тюмень».
-
Зарегистрированный товарный знак № 276275. Неохраняемые элементы: «Русский продукт».
-
Зарегистрированный товарный знак № 502331. Неохраняемые элементы: реалистичное изображение мороженого.
Таким образом, комбинированное обозначение, даже если оно состоит из обозначений или отдельных элементов, которые не могут сами по себе быть зарегистрированы, может иметь различительную способность именно в виде конкретной комбинации неохраняемых обозначений3.
Особенности регистрации товарных знаков, состоящих из неохраняемых элементов
Доминирующее положение неохраняемых элементов в регистрируемом обозначении
Согласно ст. 1483 ГК РФ если неохраняемый элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, то имеются основания для вывода о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.
Занимает ли доминирующее положение товарный знак или нет — определяется экспертом при регистрации товарного знака. Если правообладатель оспаривает решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения, то определение доминирующего положения осуществляется непосредственно судом.
В соответствии с п. 2.7.2 Руководства при определении, является ли неохраняемый элемент в заявленном обозначении доминирующим, следует оценивать его пространственное значение в обозначении и принимать во внимание впечатление от зрительного (визуального) восприятия как этого элемента, так и всего обозначения в целом.
В то же время оценка пространственного значения неохраняемого элемента должна учитывать:
-
размеры элемента по сравнению с другими элементами обозначения;
-
цветовое, шрифтовое и иное графическое исполнение элемента;
-
расположение элемента в обозначении.
-
Пространственное доминирование неохраняемого элемента может быть вызвано:
-
яркой, контрастной окраской элемента;
-
применением специальных изобразительных приемов;
-
исполнением элемента в более крупном, чем другие элементы, размере;
-
центральным расположением в обозначении.
Следует обратить внимание, что иногда написание неохраняемого элемента занимает доминирующее положение, однако осуществляется в оригинальной графике, которая позволяет предоставить обозначению правовую охрану, включив неохраняемый элемент в товарный знак.
В качестве примера следует проанализировать решение Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2021 по делу № СИП-821/2020, в котором суд рассматривал требование правообладателя о регистрации товарного знака № 2019718532.
Между тем в рассматриваемом деле судебная коллегия указала, что графическая проработка словесного элемента «СТАЛЬ» не является достаточной для того, чтобы восприниматься как оригинальное изобразительное обозначение. В частности, степень стилизации букв и художественной проработки элемента не является настолько высокой, что порождала бы затруднения при прочтении такого элемента и привела бы к восприятию его в качестве оригинальной изобразительной композиции.
Регистрация товарных знаков, состоящих только из неохраноспособных элементов, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью
Могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из неохраноспособных элементов, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью. В частности, неохраноспособные элементы могут быть соединены таким образом, что по отношению к заявленным товарам это сочетание будет восприниматься как необычное (п. 2.8 Руководства).
В подтверждение вышеизложенного стоит упомянуть решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2022 по делу № СИП-763/2021, согласно которому заявитель подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Россияно». Однако правообладатель получил отказ, так как спорный товарный знак состоит из словесного элемента, не обладающего отличительной функцией, поскольку стал общеупотребительным. Данное обозначение воспринимается у потребителя в качестве интернет-мема «россияно»/«русиано», обозначающего способ приготовления кофе (американо).
Роспатент отметил, что в заявленном товарном знаке неохраноспособный элемент «Rossiano» визуально разделен на три части. Части «Ro», «iano» выполнены оригинальным шрифтом и композиционно организуют имеющиеся части одного слова. При этом средняя часть выполнена в виде стилизации соответствующих букв латинского языка посредством их наложения друг на друга вертикально и акцентирует на себе внимание при восприятии обозначения в целом.
Еще одним примером будет служить заявленное по заявке № 2009709971 обозначение, которое состоит из не обладающей различительной способностью буквы «L» и слова «Sofa», неохраноспособного в отношении товаров 20 класса МКТУ (диваны; диваны-кровати; кресла; обстановка мебельная; оттоманки, софы; шезлонги). При проверке указанного обозначения регистрирующий орган пришел к выводу, что сочетание данных элементов признано подлежащим регистрации в качестве товарного знака, поскольку достаточно оригинально для данной категории товаров (п. 2.8 Руководства).
Регистрация обозначения, состоящего из неохраняемых элементов, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, поскольку приобрели различительную способность в результате их использования
В соответствии с п. 2.9 Руководства при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты представленные заявителем материалы, содержащие следующие сведения:
-
объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
-
территория продвижения товаров, маркированных заявленным обозначением;
-
длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров;
-
сведения о степени информированности потребителей, в том числе результаты социологических опросов;
-
сведения о публикации в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением, в том числе рекламного характера;
-
сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;
-
а также иные сведения (перечень не ограничен).
Перечисленные выше сведения должны быть подкреплены правообладателем документально.
В качестве доказательства приобретения элементом различительной способности правообладатели представляют фотографии рекламных плакатов, сувенирную продукцию (часы, футболки, кепки и т.п.), буклеты с изображениями заявленного обозначения, договоры на размещение рекламы и т.д.
Классическими примерами регистрации товарных знаков в силу приобретения обозначениями различительной способности являются товарные знаки № 501140, № 309653 — для автомобилей.
Еще одним примером является регистрация товарного знака «W HOTELS» в отношении услуг гостиниц. Обозначение состоит из не обладающих различительной способностью элементов. При этом указанные элементы в сочетании с черным квадратом, являющимся для них фоном, не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов, в связи с чем обозначение подпадает под категорию неохраноспособных обозначений (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2010 № 09АП-7107/2010-АК по делу № А40-166607/09-110-1056).
Принимая решение, суды учитывали фактическое использование этого обозначения. Были приняты во внимание известность за рубежом обозначения «W» для гостиничной сети, использование за рубежом обозначения «W Hotels», а также установлен факт выхода этой гостиничной сети на российский рынок, что позволило сделать вывод о приобретении данным обозначением различительной способности в отношении услуг гостиничной сети.
В дополнение существуют примеры регистрации товарного знака в виде определенного оттенка цвета, который обладает различительной способностью, а именно, имеет четкую ассоциацию у потребителя непосредственно с производителем. Так компания доказала приобретение различительной способности обозначения, состоящего исключительно из синего цвета (номер регистрации товарного знака 561631). Были представлены сведения о длительности использования синего цвета; об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; об объемах затрат на рекламу; о степени информированности потребителей и иные документы.
Аналогичным примером является товарный знак № 560598 компании, который подтвердил наличие различительной способности у данного обозначения в отношении продукции компании (п. 2.9 Руководства).
Заключение
Таким образом, при изучении правоприменительной практики и решений Роспатента можно сделать вывод, что правообладатель вправе использовать неохраняемые элементы, перечисленные в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, в составе товарного знака при соблюдении определенных условий.
Кроме того, существуют случаи, при которых неохраняемые элементы могут быть зарегистрированы в качестве самостоятельного обозначения. Так, например, при приобретении таким элементом различительной способности или при образовании такими элементами оригинальной комбинации. Правообладателю в таких случаях следует доказывать в суде наличие необходимых признаков для регистрации неохраняемых элементов в качестве товарного знака.
Различительная способность подобных обозначений каждый раз должна исследоваться исходя из индивидуальных условий использования данного товарного знака конкретной компании в отношении определенного вида товара.
1 Пункт 34 приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков <…>».
2 Слободян С. А. О некоторых основаниях отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных ГК РФ // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. — 2018. — № 7 (июль). — С. 55–70.
3 Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // (Павлова Е. А., Калятин В. О., Корнеев В. А.) // https://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc&base=CMB&n=18011#Dw5Z3fTmUuiMfuWi.