При рассмотрении спора, связанного с нарушением интеллектуальных прав, встречаются ситуации, в которых часто необходимо решить, как установить единство намерений и наличие одной экономической цели нарушителя интеллектуальных прав. Несмотря на достаточное количество разъяснений ВС РФ по этому вопросу, при таких обстоятельствах остается неоднозначной судебная практика по вопросу компенсации. Что такое единство намерений в каждом отдельном случае и каковы особенности взыскания компенсации с нарушителя, разберемся в статье.
По общему правилу, предусмотренному ст. 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом, за нарушение исключительных прав вместо возмещения убытков может быть взыскана денежная компенсация, а ст. 1301, 1311 и 1515 ГК РФ устанавливают, что в случае нарушения исключительных прав на произведение, объекты смежных прав и на товарные знаки могут быть взысканы по выбору правообладателя три вида компенсации:
-
компенсация в фиксированном размере от 10 тыс. до 5 млн руб.;
-
в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров/товаров;
-
в двукратном размере стоимости лицензии на использование соответствующего произведения или товарного знака.
В пунктах 33 и 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, указано, что нарушение прав на серию товарных знаков одного правообладателя представляет собой одно нарушение и что компенсация в твердой сумме взыскивается за каждый факт нарушения.
При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).
Вместе с этим указанные разъяснения не давали достаточной определенности при определении размера компенсации, и ВС РФ предложил в п. 56 и 65 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 10) концепцию единства намерений и одной экономической цели нарушителя интеллектуальных прав.
В соответствии с этими положениями использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права. Например, хранение или перевозка контрафактного товара при условии, что они завершены фактическим введением этого товара в гражданский оборот тем же лицом, являются элементом введения товара в гражданский оборот и отдельных нарушений в этом случае не образуют; продажа товара с последующей его доставкой покупателю образует одно нарушение исключительного права.
То есть во избежание злоупотреблений со стороны правообладателя, с учетом неоднократно высказываемой позиции высших судов о том, что взыскание компенсации не должно быть способом обогащения правообладателя, лишая правообладателя возможности потребовать взыскания компенсации за формально разные действия, но которые привели к одному результату — одной реализации товара, в Постановление № 10 было введено понятие «одна экономическая цель правонарушения».
При этом можно ли считать производство и продажу товара объединенными одной экономической целью?
По общему правилу — да, если они совершаются одним и тем же лицом. При этом дальнейшая перепродажа этого товара иным лицом должна образовывать самостоятельное нарушение, а следовательно, быть самостоятельным основанием для взыскания компенсации.
Концепция единства намерений правонарушителя
Мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя, является компенсация. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании п. 1 ст. 1301, п. 1 ст. 1311, п. 1 ст. 1406.1, подп. 1 п. 4 ст. 1515, подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению (п. 65 Постановления № 10).
При рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере суд определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом.
В таком случае суд отказывает в принятии искового заявления или прекращает производство, если заявление было принято (п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ, абз. 3 ст. 220 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).
То есть, опять же, устанавливается ограничение на возможность правообладателя требовать взыскание компенсации: нельзя требовать по 10 тыс. руб. за каждый приобретенный контрафактный экземпляр товара, даже если эти товары приобретались в разные дни.
Таким образом, в п. 65 Постановления № 10 уточняется, что «распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров)».
ВС РФ также указал, что каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.
Если проданный в разных точках и/или в разное время товар был приобретен ответчиком в рамках одной поставки
В одном из дел рассмотрена следующая ситуация, в которой основанием к обращению в суд послужило предложение в четырех торговых точках предпринимателем к продаже товаров (игрушек), содержащих обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, на этикетках которых также имеется изображение произведения изобразительного искусства — изображение логотипа, обладающих признаками контрафактности, а также отсутствие добровольного удовлетворения предпринимателем претензий общества (постановление СИП от 08.04.2022 № С01-371/2022 по делу № А70-13825/2021).
СИП согласился с подходом апелляции, также отметив, что товар реализовывался в рамках единой поставки, что подтверждается представленной ответчиком товарной накладной, справками о движении товара (то есть единство намерений было доказано ответчиком).
Суд также сослался на правовую позицию, изложенную в Определении ВС РФ от 07.12.2015 по делу № А03-14243/2014, согласно которой «в случае, если закупки товаров производились в течение короткого промежутка времени, по всем фактам и после осуществления первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарные знаки, требований о прекращении нарушения прав истца ответчику не поступало, реализацию ответчиком такого товара можно рассматривать как один случай незаконного использования товарных знаков истца».
В другом деле общество обратилось в суд с требованиями о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства — изображения персонажей (постановление СИП от 08.06.2022 № С01-811/2022 по делу № А51-1475/2021).
По мнению истца, «единство намерений по реализации товаров может быть выражено лишь в продаже нескольких товаров в одном месте (в одной торговой точке) одномоментно по одному чеку, поскольку только при таких условиях можно говорить о единстве намерений, в том числе исходя из этимологии слова „единство“, которое происходит от прилагательного „единый“ и числительного „один“, что предполагает одномоментное совершение какого-то действия, в данном случае реализации товаров».
Кассация обратила внимание на содержащуюся в Определении от 07.12.2015 по делу № А03-14243/2014 правовую позицию ВС РФ, согласно которой в случае, если закупки товаров производились в течение короткого промежутка времени, по всем фактам после осуществления первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарные знаки, требований о прекращении нарушения прав истца ответчику не поступало, реализацию ответчиком такого товара можно рассматривать как один случай незаконного использования товарных знаков истца.
Продажа товара, который уже был предметом рассмотрения более раннего дела или по которому стороны достигли внесудебного соглашения об урегулировании спора
Правообладатель мотивировал свой иск нарушением исключительных прав при реализации товара — игрушек, созданных на основе названных произведений и средства индивидуализации.
Суд первой инстанции, рассматривая дело, счел, что товар, являющийся предметом спора по настоящему делу, является контрафактным, но он входит в ту же партию товара, в отношении которой уже вынесено судебное решение о нарушении прав истца, и ответчик уже привлечен к ответственности. Суд первой инстанции усмотрел единство намерений ответчика в реализации товара по предыдущему делу и по рассматриваемому делу и в иске отказал. Апелляционная инстанция согласилась с решением.
СИП не стал рассматривать вопрос о том, доказано ли единство намерений по двум делам, сославшись на отсутствие полномочий на переоценку доказательств у суда кассационной инстанции, но судебные акты отменил и прекратил производство по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ (постановление СИП от 31.05.2022 № С01-604/2022 по делу № А43-16894/2021).
В другом деле мирное урегулирование спора стало основанием для отказа в иске (постановление СИП от 10.03.2022 № С01-1857/2021).
Суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о том, что урегулированный ранее спор по факту реализации 19.11.2018 контрафактного товара позволяет квалифицировать действия ответчика как совершенные с единым намерением, что может служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.
Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив при этом, что нарушение ответчиком исключительных прав истца при реализации товара 30.10.2018 и 19.11.2018 охватывается единством намерений.
В обоснование кассации ответчик ссылался на то, что принципиальное значение имеет недопустимость повторных требований, основанных на тех же предмете и основании, и неважно, требования предъявлены в суд или урегулированы в досудебном порядке, то есть одно нарушение влечет одно наказание.
СИП при рассмотрении дела обоснованно указал, что если действительно установлено единство намерений при совершении нарушения 30.10.2018 и 19.11.2018, то общее число нарушений интеллектуальных прав должно быть равно семи — исключительные права на семь рисунков нарушены в обе эти даты.
«Факт признания наличия в действиях ответчика единого намерения на реализацию товаров из одной партии, за допущенные в которой нарушения он уже уплатил компенсацию в порядке досудебного урегулирования спора, является основанием для отказа в удовлетворении настоящего иска».
При этом СИП отметил, что если суд установит, что единства намерений нет, то иск подлежит удовлетворению. Поскольку кассационная инстанция не может устанавливать обстоятельства дела, спор был возвращен в суд апелляционной инстанции, который отказал в иске.
Особенности установления единства намерений в патентных спорах
Но наибольшие проблемы в судебной практике возникают именно в патентных спорах, поскольку подход «одна партия товара — одно нарушение» привел не к снижению размеров компенсаций, взыскиваемых с ответчиков, как это изначально предполагалось, а к необоснованному увеличению этих размеров.
Только с 01.01.2015 стало возможным взыскивать компенсацию за нарушение патентных прав (ст. 1406.1 ГК РФ). Тем не менее данная статья не дала возможность взыскивать компенсацию в размере двойной стоимости нарушающего товара — только в твердой сумме или в двойном размере обычно взимаемого лицензионного платежа.
Такое ограничение, казалось бы, прав патентообладателей связано с тем, что товарный знак гораздо сильней влияет на выбор товара потребителем, чем реализованные в этом товаре технологии (изобретения, полезные модели). То есть если мы точно можем сказать, что потребители купили бы оригинальный товар, если бы права на товарный знак не были нарушены, то в отношении патентных прав мы такой однозначный вывод можем сделать далеко не всегда.
Допустим, покупка обуви определенного производителя может исходить в первую очередь из того, что его товарный знак известен и получил хорошую репутацию, и если эта обувь для нас комфортна, мы будем искать ее именно по товарному знаку, а не по запатентованной производителем технологии изготовления подошвы или запатентованному способу обработки материала, из которого эта обувь сделана.
Для нас обувь, маркированная этим товарным знаком, может быть значима, например, в связи с качеством материала и удобством подошвы, но нам нужно время на исследование рынка, в том числе методом проб и ошибок, чтобы найти обувь другого производителя, в которой будут реализованы те же изобретения с тем же успехом. То есть с точки зрения привлечения внимания потребителя в первую очередь важен товарный знак, а не патент. С объектами авторского права схожая ситуация: мы покупаем книгу в первую очередь ради ее содержания, а не из-за технологии изготовления переплета.
Таким образом, целью законодателя было не допустить, чтобы компенсация за нарушение патентных прав была кратна стоимости товара, в котором соответствующее изобретение или полезная модель реализована. В эту же категорию попали промышленные образцы, что может быть методологической недоработкой, поскольку правовая природа промышленных образцов все же отличается от правовой природы изобретений и полезных моделей.
Но буквальное применение п. 65 Постановления № 10 привело на практике к тому, что и за нарушение патентных прав компенсация может быть взыскана в размерах, кратных стоимости нарушающего товара, — такой результат вряд ли был заложен в постановлении.
Например, в деле № А40-149758/22-110-1118 суд счел возможным взыскать компенсацию за нарушение патентных прав на импортируемый товар за каждый факт ввоза, сочтя, что единство намерений охватывает конкретный факт ввоза по одной таможенной декларации, а не все факты ввоза по одному договору поставки или, например, все факты реализации одного и того же товара, на который получено одно регистрационное удостоверение.
Неоднозначное толкование судами единства намерений и одной экономической цели нарушителя потребовало принятия Рекомендаций Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при установлении одной экономической цели и единства намерений правонарушителя, утвержденных постановлением президиума СИП от 15.02.2023 № СП-22/4 (далее — Рекомендации).
СИП привел в этих Рекомендациях примеры, какие именно действия должны считаться направленными на достижение одной экономической цели или охватываемыми единством намерения, а также указал еще на два очень важных обстоятельства.
Рекомендации дают четкое указание на распределение бремени доказывания между сторонами в установлении обстоятельств — достижение одной экономической цели и единство намерений ответчика. Наличие одной экономической цели суд устанавливает по своей инициативе, в то время как единство намерений должно быть доказано ответчиком.
То есть если ответчик не ссылается на наличие одной экономической цели в первой инстанции, а суд первой инстанции взыскал компенсацию и за предложение о продаже, и за продажу спорного товара, то вопрос о правильности применения судом п. 56 Постановления № 10 может быть основанием для последующего пересмотра решения.
При этом если ответчик в первой инстанции не ссылался на то, что несколько фактов продажи спорного товара охватывались единством намерений, не представил соответствующих доказательств, то пересмотр последующими инстанциями решения со ссылкой на неправильное применение п. 65 Постановления № 10 невозможен.
Кроме того, Рекомендации дают четкое изложение цели, для которой были введены п. 56 и 65 в Постановление: «…указанные положения об одной экономической цели и единстве намерений служат инструментом для недопущения мультипликации компенсации с целью предотвращения несоразмерности ответственности допущенному нарушению и его последствиям».
То есть данные пункты были введены для недопущения использования компенсации как механизма неосновательного обогащения правообладателя. Для тех объектов, где за нарушение возможно взыскание компенсации в размере двойной стоимости спорного товара, эти позиции постановления действительно дали возможность снизить имущественные риски ответчиков по сравнению с ранее существовавшим положением, при этом для патентных споров данные пункты постановления могут как раз явиться ящиком Пандоры, если СИП не даст соответствующих разъяснений и на этот счет.