Обязательный досудебный порядок касается и споров о защите интеллектуальной собственности: при взыскании компенсации или убытков, при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и по требованиям, возникающим из договоров с объектами интеллектуальной собственности. Однако при его применении возникает ряд процессуальных особенностей, например установление адреса, на который нужно отправить претензию, а в случае с иностранным ответчиком — и надлежащего языка претензии. В материале рассмотрим эти и другие процессуальные особенности, которые возникли в судебной практике.
В 2016 г. в ч. 5 ст. 4 АПК РФ были внесены изменения1, направленные на значительное расширение числа споров, по которым устанавливался обязательный досудебный претензионный порядок.
Ранее претензионный (или иной досудебный) порядок требовался только для крайне узкого перечня отдельных категорий споров, прямо предусмотренных законом, либо в случаях, когда стороны спора сами согласовали необходимость досудебного претензионного порядка. Однако с 1 июня 2016 г. споры из гражданских правоотношений могли быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования). Толкование и применение новой редакции нормы ч. 5 ст. 4 АПК РФ о досудебном порядке разрешения споров в первое время были неоднородными и порой приводили к противоречивой судебной практике, в том числе по вопросу, для каких категорий споров досудебный порядок все же является обязательным.
Постепенно в положения ч. 5 ст. 4 АПК РФ вносились новые изменения, направленные на уточнение перечня споров, для которых досудебное урегулирование обязательно или, напротив, не является таковым2.
Кроме того, нормы об обязательном направлении досудебной претензии вносились и в ГК РФ. В частности, применительно к спорам, связанным с объектами интеллектуальной собственности, такие специальные нормы содержатся в ст. 1252 и 1486 ГК РФ.
Таким образом, на сегодняшний день можно выделить три категории споров в сфере интеллектуальной собственности, рассмотрение которых в арбитражных судах требует соблюдения досудебного претензионного порядка, а именно:
- о взыскании компенсации (или убытков) за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (ст. 1252 ГК РФ);
-
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ);
-
по требованиям, возникшим из договоров с объектами интеллектуальной собственности.
Рассмотрим отдельные проблемы и сложности, которые могут возникнуть при выполнении требований досудебного претензионного порядка в указанных спорах.
Взыскание компенсации или убытков за нарушение исключительных прав
Действующая редакция п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ прямо предусматривает, что до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности обязательным является предъявление претензии. Данное правило применяется только в том случае, когда правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и/или ИП, и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
При буквальном толковании данной нормы можно было бы сделать вывод, что обязательное направление претензии требуется только в том случае, когда обе стороны спора (и истец, и ответчик) имеют статус юридического лица или ИП. Однако правоприменительная практика свидетельствует о необходимости расширительного толкования абз. 1 п. 5.1 ст. 1252 во взаимосвязи с положениями иных норм закона.
В частности, в самой норме сделана оговорка не только о субъектном составе, но и о подведомственности спора — рассмотрение таких споров осуществляется арбитражными судами. По общему правилу арбитражные суды действительно рассматривают споры, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Однако согласно ст. 28 АПК РФ в ряде случаев арбитражным судам подведомственны споры с участием граждан без статуса ИП.
Данная норма получила уточнение применительно к спорам об объектах интеллектуальной собственности. Так, согласно п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).
Таким образом, системное толкование абз. 1 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ позволяет говорить о том, что соблюдение досудебного претензионного порядка по спорам о взыскании компенсации/убытков за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности является обязательным и в тех случаях, когда одной из сторон (чаще — ответчиком) выступает физическое лицо, но при этом сам спор подлежит рассмотрению арбитражными судами. Указанное подтверждается и текущей судебной практикой.
В первое время после введения новых норм об обязательном досудебном порядке разрешения споров правообладатели также столкнулись с проблемой оставления исковых заявлений без рассмотрения со ссылкой на несоблюдение досудебного порядка, поскольку претензия о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности не содержала указания на конкретный размер компенсации, который подлежит выплате нарушителем3.
Суды в этих случаях занимали позицию, согласно которой претензия должна содержать требования истца о взыскании компенсации в конкретном размере, заявленном в рамках иска.
Такая позиция впоследствии была признана несостоятельной, а соответствующие решения были отменены.
В частности, в соответствии с п. 1 и 3 ст. 1252 ГК РФ при нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности правообладатель по своему выбору может требовать возмещения убытков, размер которых должен быть доказан, или взыскания компенсации, которая определяется в пределах, прямо установленных законом. При этом законом установлены лишь минимальный и максимальный пределы компенсации, которая может быть предъявлена к взысканию (ст. 1301, 1311, 1406.1, 1515 ГК РФ), но итоговая сумма взыскиваемой компенсации определяется судом с учетом всех обстоятельства дела.
С учетом указанных особенностей определения размера компенсации за нарушение исключительных прав позиция о том, что досудебная претензия в обязательном порядке должна содержать конкретный размер суммы компенсации, которая впоследствии будет предъявлена в исковом заявлении, является необоснованной. Следовательно, для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора по такой категории дел достаточным будет указать пределы компенсации, которую может заявить правообладатель4.
В итоге именно такой подход был закреплен ВС РФ: в случае если законодательством установлены минимальный и максимальный пределы компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, размер которой может быть определен судом, досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, когда в обращении содержатся указание на конкретный материально-правовой спор, связанный с нарушением прав истца, и предложение ответчику его урегулировать (п. 10 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утв. Президиумом Верховного суда РФ 22.07.2020, и п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводств»).
Однако в случаях, когда речь идет о требованиях возмещения убытков, досудебная претензия должна содержать указание на конкретную сумму таких убытков.
Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием
Действующим законодательством (ст. 1486 ГК РФ), предусмотрен целый ряд специальных правил в связи с направлением обязательной досудебной претензии по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, а именно:
(а) Предусмотрен увеличенный срок ответа на такую претензию — два месяца, вместо стандартных 30 дней. Такой специальный срок обусловлен характером действий, которые правообладатель оспариваемого знака должен осуществить для удовлетворения досудебной претензии (обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный) и которые требуют дополнительных временных затрат.
(б) Истец ограничен в сроках подачи искового заявления в случае, если претензия не была удовлетворена — иск должен быть предъявлен в тридцатидневный срок по истечении двух месяцев ответа на претензию. В случае если иск не был предъявлен в указанный срок, заинтересованное лицо обязано направить новое предложение/досудебную претензию.
(в) Установлены специальные требования касательно адресов, по которым следует направлять претензии по данной категории споров. Помимо направления на адреса государственной регистрации правообладателя соответствующего товарного знака, претензия также подлежит направлению по всем адресам, указанным в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Подобное требование хотя и накладывает на заинтересованное лицо дополнительные обязанности, тем не менее направлено на создание реальной возможности досудебного урегулирования спора путем извещения правообладателя спорного товарного знака по всем возможным адресам.
Особо важное значение данное требование приобретает в случае, когда претензия направляется в адрес иностранного правообладателя, который не имеет официальных представительств на территории РФ — в этом случае направление претензии на адрес представителей такого правообладателя, указанных в соответствующих реестрах товарных знаков, позволяет решить проблему надлежащего уведомления.
Одновременно ВС РФ сформировано правило, согласно которому при подтверждении фактического получения правообладателем предложения (досудебной претензии в порядке ст. 1486 ГК РФ) нарушение порядка его направления не может свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора (п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводств»).
Данное правило отвечает устоявшемуся на сегодняшний день подходу, согласно которому обязательный досудебный порядок разрешения спора должен рассматриваться не как некое ограничение для обращения в суд, а как дополнительный способ разрешения спора мирным путем. Соответственно, в том случае, когда была достигнута сама цель направления досудебной претензии, то есть извещение ответчика о факте спора и предложение урегулировать спор мирным путем на досудебном этапе, оправдано и целесообразно считать досудебный порядок соблюденным, даже при нарушении отдельных формальных требований, например порядка направления претензии.
Указанная позиция получила применение на практике — например, в одном из дел СИП счел, что, несмотря на ненаправление досудебной претензии на один из адресов ответчика, досудебный порядок надлежит признать соблюденным, поскольку в материалы дела представлен ответ предпринимателя на предложение истца, оформленный на фирменном бланке предпринимателя (решение СИП от 21.12.2022 по делу № СИП-424/2021).
Кроме того, СИП занимает позицию, согласно которой фактическое получение правообладателем досудебного предложения имеет юридическое значение в той ситуации, когда в деле фигурируют разные адреса ответчика и истец направляет досудебное предложение не по всем известным адресам. Фактическое получение правообладателем претензии хотя бы по какому-то из адресов излечивает пороки соблюдения досудебного порядка (решение СИП от 27.07.2023 по делу № СИП-1148/2022).
В контексте вопроса направления досудебной претензии в адрес иностранного правообладателя товарного знака на практике также поднимается вопрос, на каком языке должна быть направлена досудебная претензия в связи с неиспользованием товарного знака в адрес иностранного правообладателя.
В первую очередь необходимо отметить, что ни положения ст. 1486 ГК РФ, ни разъяснения, данные в постановлении Пленума ВС РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» не содержат правил относительно языка, на котором должно быть выполнено предложение заинтересованного лица в порядке ст. 1486 ГК РФ.
В то же время есть основания говорить о том, что направление претензии на русском языке в адрес иностранного правообладателя, находящегося в стране, где русский язык не является государственным языком или языком общения, без сопровождения такой претензии переводом на язык страны правообладателя не в полной мере соответствует общим правовым принципам разумности и добросовестности.
При этом необходимо учитывать, что по смыслу действующего законодательства целью соблюдения требований об обязательном досудебном урегулировании спора является не формальное направление соответствующей претензии истцом ответчику, а принятие попытки разрешения спора мирным путем до передачи дела в арбитражный суд. Суд, в свою очередь, должен исходить из реальной возможности разрешения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на разрешение спора.
С учетом указанного в рамках дела № СИП-360/2022 Президиум СИП принял во внимание, что хотя досудебная претензия в адрес иностранного правообладателя была направлена на русском языке без перевода на язык адресата, направление предложения заинтересованного лица на русском языке достигло своей промежуточной цели: между заинтересованным лицом и правообладателем спорного знака началась переписка, в рамках которой суть положений ст. 1486 ГК РФ и предмет спора были разъяснены на английском языке. С учетом указанных обстоятельств был сделан вывод, что оснований для оставления иска без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора в указанном случае не имелось (постановление Президиума СИП от 22.06.2023 по делу № СИП-360/2022).
***
Таким образом, в текущей судебной практике, очевидно, прослеживается тенденция на признание досудебного порядка соблюденным даже в тех случаях, когда были нарушены некоторые формальные требования, однако в целом была достигнута цель направления досудебной претензии — создание возможности для переговорного процесса и мирного разрешения спора до передачи его на рассмотрение арбитражного суда.
Необходимо отметить, что согласно ч. 2 ст. 132 АПК РФ соблюдение досудебного порядка урегулирования спора необходимо и при предъявлении встречного иска. Однако с учетом специфики споров с объектами интеллектуальной собственности, по которым требуется обязательный досудебный претензионный порядок, предъявление встречного иска, также требующего обязательного направления досудебной претензии, на практике не столь широко распространено.
Наиболее часто встречные иски предъявляются в рамках рассмотрения споров, вытекающих из договоров на объекты интеллектуальной собственности, например:
-
при взыскании задолженности по договору ответчиком может быть предъявлен встречный иск о взыскании неустойки и штрафных санкций за неисполнение договора (постановление СИП от 09.03.2023 по делу № А40-253244/2021);
-
при первоначальных исковых требованиях о расторжении договора могут быть предъявлены встречные исковые требования о взыскании задолженности по договору (постановление СИП от 11.03.2022 по делу № А65-36550/2019) и пр.
Гражданским кодексом РФ для подобного рода споров в отношении объектов интеллектуальных прав не установлены какие-либо специальные нормы, в отличие от положений ст. 1252 и 1486 ГК РФ, рассмотренных выше.
В этой связи в целом можно говорить, что правила и практика направления досудебных претензий по спорам из договоров на объекты интеллектуальной собственности находится в общем русле требований о досудебном порядке для споров, вытекающих из договоров.
В заключение стоит отметить, что ряд споров в отношении объектов интеллектуальной собственности подлежит рассмотрению в судах общей юрисдикции — например, споры о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на объекты авторского права, когда правообладателем выступает физическое лицо.
Между тем на сегодняшний день ГПК РФ не содержит правил об обязательном досудебном порядке рассмотрения таких споров. Таким образом, для одной и той же категории споров вопрос о необходимости соблюдения досудебного претензионного порядка будет решаться в зависимости от того, в каком суде — арбитражном или суде общей юрисдикции будет рассматриваться спор.
1 Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», вступил в силу 01.06.2016.
2 В частности, на сегодняшний день обязательный досудебный порядок требуется прежде всего для споров о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, тогда как иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, требуют соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен законом или договором. Кроме того, в ч. 4 ст. 5 приведен перечень споров, для которых соблюдение досудебного порядка урегулирования не требуется.
3 См., например, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2017 по делу № А36-4979/2017, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 26.10.2016 по делу № А82-9493/2016, Определение Арбитражного суда Липецкой области от 15.05.2017 по делу № А36-5157/2017.
4 См., например, постановление СИП от 30.08.2017 по делу № А36-4979/2017, постановление СИП от 15.02.2017 № А82-9493/2016.