Критерии единой экономической цели и единства намерений нарушителя исключительных прав определяют, будут ли действия нарушителя признаны одним или несколькими нарушениями. Актуальность признания одним нарушением обусловлена тем, что данный факт впоследствии влияет на размер взыскиваемой компенсации по делам о нарушении исключительных прав. При этом наиболее сложным является установление множественности или единичности правонарушения. В материале проанализируем на примерах из актуальной судебной практики критерии квалификации действий нарушителя в качестве одного или нескольких нарушений исключительного права.
Материальные носители считаются контрафактными, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство (п. 75 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее — Постановление № 10).
При этом для различных случаев предусмотрены различные правовые последствия:
-
для случаев выявления товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно размещены товарный знак, наименование места происхождения товара или сходное с ним до степени смешения обозначение, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правовые последствия установлены п. 2 ст. 1515, п. 1 ст. 1537 ГК РФ,
-
или решение об изъятии из оборота и уничтожении.
Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Вместе с тем использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права (п. 56, 65 Постановления № 10).
Определение экономической цели при квалификации контрафакта
Для признания наличия одной экономической цели в действиях одного ответчика необходимо установить, что он последовательно осуществлял взаимосвязанные действия, каждое из которых представляет собой самостоятельный способ использования объекта интеллектуальных прав, при этом одно действие объективно необходимо для совершения другого и само по себе не имеет самостоятельного экономического значения для правообладателя (не влечет дополнительных имущественных потерь для правообладателя) (п. 1 Рекомендаций)1.
В качестве примера наличия одной экономической цели приводятся следующие ситуации (п. 56 Постановления № 10):
-
хранение или перевозка контрафактного товара при условии, что они завершены фактическим введением этого товара в гражданский оборот тем же лицом, являются элементом введения товара в гражданский оборот и отдельных нарушений в этом случае не образуют;
-
продажа товара с последующей его доставкой покупателю образует одно нарушение исключительного права.
Помимо представленных случаев, также упоминается неправомерное воспроизведение произведения при последующем неправомерном доведении этого произведения до всеобщего сведения, такие последовательные взаимосвязанные действия образуют одно нарушение, поскольку «одно действие объективно необходимо для совершения второго» (п. 2 Рекомендаций). Примером может выступать воспроизведение (копирование) и размещение фотографии истца на сайте ответчика.
Практика распространила критерий «одной экономической цели» и на иные случаи:
цитируем документ
Для признания наличия одной экономической цели в действиях одного ответчика необходимо установить, что он последовательно осуществлял взаимосвязанные действия, каждое из которых представляет собой самостоятельный способ использования объекта интеллектуальных прав, при этом одно действие объективно необходимо для совершения другого и само по себе не имеет самостоятельного экономического значения для правообладателя (не влечет дополнительных имущественных потерь для правообладателя).
Пункт 1 Рекомендаций
Так, в деле № А43-8006/2022 ответчик скопировал карточки товаров истца на сайте маркетплейса, которые включали в себя объекты авторского права и товарные знаки истца (постановление СИП от 12.04.2023 № С01-565/2023 по делу № А43-8006/2022).
По мнению судов, единая экономическая цель заключалась в размещении в сети Интернет объявлений о продаже различных моделей производимой истцом продукции, а соответственно, допущено одно нарушение на несколько результатов интеллектуальной деятельности.
В другом деле в сети Интернет ответчиком были незаконно использованы несколько фотографий, исключительные права на которые принадлежат истцу (постановление СИП от 04.07.2022 № С01-889/2022 по делу № А40-209659/2021).
Суды пришли к выводу о том, что размещение ответчиком спорных фотографий на сайте было направлено на достижение одной экономической цели (привлечения внимания потенциальных покупателей к собственной деятельности), в связи с чем образует единую совокупность действий, которая не исключает возможности снижения размера компенсации по указанному ответчику основанию.
В представленном деле суд использовал словосочетание «единая совокупность действий» вместо «одно нарушение исключительного права», поскольку была установлена множественность нарушений, а истец заявил о компенсацию из расчета 10 тыс. рублей за каждое из 99 нарушений. Как бы ни были связаны 99 нарушений, сложно было бы назвать их «одним нарушением». Ввиду установленной множественности суд счел возможным снизить подлежащую взысканию компенсацию вдвое, до 495 тыс. руб. (по 5 тыс. руб. за каждое нарушение).
Пример отсутствия единой экономической цели можно найти в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2022 № 09АП-12443/2022-ГК по делу № А40-237171/2022.
Ответчик в двух различных статьях на своем сайте разместил фотографии истца. По мнению судов, единая экономическая цель в данном случае отсутствует, поскольку фотография размещена в разных материалах, а действия ответчика были направлены на привлечение внимания к различным текстам, содержащимся на спорном сайте.
Обратный пример представлен в постановлении СИП от 11.09.2023 № С01-1671/2023 по делу № А66-16813/2022.
Истец утверждал, что ответчик разместил спорную фотографию на нескольких страницах сайта. Суды же установили, что ответчиком была опубликована статья, иллюстрацией к которой стала фотография истца. В то же время на иных представленных истцом страницах сайта публиковались результаты поиска по ключевым словам, которые содержат ссылку на статью, то есть данные страницы не имеют информационной экономической самостоятельности, а адрес размещения фотографии на сайте для всех спорных страниц един.
Публикация одной и той же фотографии на разных страницах одного и того же сайта может быть квалифицирована и как одно нарушение, и как несколько, в зависимости от наличия или отсутствия единой экономической цели. В рассматриваемом случае действия ответчика по размещению одной фотографии на разных страницах одного сайта с единой целью могут быть квалифицированы в качестве одного случая правонарушения.
Стоит отметить, что указание на одного ответчика, чьими действиями совершаются последовательные действия, не является безусловным. Так, возможно применить п. 56 Постановления № 10, если лица доказали, что действовали совместно (например, в силу их аффилированности, договоров между ними).
В пункте 1 Рекомендаций приводится следующий пример (постановление СИП от 04.06.2020 по делу № А07-5220/2019). Фотографии размещены на сайте общества (ответчик 1) под доменом, администратором которого выступал руководитель и единственный участник этого общества (ответчик 2). Кроме того, представитель истца запросил коммерческое предложение через сайт ответчика 1, в ответ на которое получил электронное письмо, подписанное ответчиком 2 и содержащее спорную фотографию.
Единая экономическая цель в данном деле выразилась в незаконном использовании фотографий с целью привлечения внимания потенциальных покупателей.
В делах № А40-209659/2021 и № А07-5220/2019 единая экономическая цель выражалась в «привлечении внимания потенциальных покупателей». Представляется, что такую цель преследует любое лицо, которое предлагает к продаже свои товары на сайте. Разграничить случаи наличия или отсутствия единой экономической цели на основании такой формулировки достаточно трудно, очевиден недостаток дополнительных критериев.
Таким образом, через категорию единой экономической цели суды могут квалифицировать как одно нарушение как использование нескольких результатов интеллектуальной деятельности, так и их использование несколькими взаимосвязанными способами. В каждом конкретном случае необходимо оценить, повлекли ли действия ответчика дополнительные имущественные потери или они являются частью основного способа использования и объективно необходимы для его осуществления.
Единство намерений при квалификации контрафакта
Кроме единой экономической цели, одно нарушение исключительного права и, как следствие, меньший размер ответственности нарушителя может выводиться из критерия «единства намерений»:
цитируем документ
Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.
Пункт 65 Постановления № 10
Бремя доказывания единства намерений, в отличие от единой экономической цели, лежит на ответчике (п. 4 Рекомендаций).
Чтобы детальнее разобраться в квалификации единства намерений, стоит рассмотреть примеры, ответить на вопрос, когда усматривается намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров.
Единство намерений суды усмотрели в следующих случаях.
Продажа набора объемных игрушек, в дизайне которых использовались товарные знаки (Определение ВС РФ от 07.12.2015 по делу № А03-14243/2014). Суды пришли к выводу, что предложение ответчиком к продаже таких игрушек можно рассматривать как один случай незаконного использования товарных знаков истца с учетом следующих обстоятельств:
-
закупки товаров были совершены компанией в течение короткого промежутка времени;
-
после осуществления первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарные знаки;
-
требований о прекращении нарушения прав истца ответчику не поступало.
Примечательно, что в этом деле истец подал не одно обращение в суд с требованием о взыскании компенсации: «вступившим в законную силу решением суда предприниматель уже привлекался к гражданско-правовой ответственности <…> за реализацию игрушки, выполненной в форме объемной фигуры, которая входит в одну серию с игрушкой, реализация которой стала основанием для предъявления нового иска». Суды отметили, что повторное обращение в суд в связи с распространением контрафактной продукции, входящей в одну серию, расценивается как злоупотребление правом.
Правовая позиция, выраженная в данном деле, стала активно применяться судами: выводы, отраженные в Определении ВС РФ от 07.12.2015, имеют значение для спора, несмотря на отличия в обстоятельствах, поскольку содержат в себе разъяснения порядка применения категории «единство намерений» (постановления СИП от 30.03.2023 № С01-274/2023 по делу № А43-16777/2022; от 13.03.2023 № С01-67/2023 по делу № А51-10261/2022; от 12.01.2023 № С01-2284/2022 по делу № А07-32186/2021 и др.).
В продолжении игрушечной темы интересна позиция Первого арбитражного апелляционного суда в Определении от 23.11.2022, представленная в деле № 01АП-7026/2022. Суд установил, что ответчик в двух торговых точках реализовал схожий товар, находившийся на реализации в идентичный период времени, даты реализации разделяет незначительный промежуток времени. В отношении расположения торговых точек ответчика по различным адресам суд отметил, что это само по себе не свидетельствует о невозможности судов оценить спорные сделки в качестве последовательных.
В другом деле суд оценивал, применима ли категория «единство намерений» нарушителя при различиях в стоимости, артикулах и дизайне товара, а также при приобретении спорных товаров в разное время и в разных торговых точках (постановление СИП от 30.03.2023 № С01-274/2023 по делу № А43-16777/2022).
Данный факт, по мнению истца, ставит под сомнение принадлежность товаров к одной партии. Суд пришел к обратному выводу, указав, что данные обстоятельства могут не иметь решающего правового значения ввиду общей сопоставимости товара, на который в произвольном порядке могли быть нанесены идентификационные данные для последующего распространения вне партии аналогичных игрушек.
Признание продаваемых товаров одной партией говорит о единстве намерений ответчика и, как следствие, признается одним нарушением, даже при распространении партии в нескольких торговых точках ответчика (постановление СИП от 26.11.2021 № С01-1789/2021 по делу № А73-1217/2021).
цитируем документ
В случаях приобретения товаров у различных поставщиков или самостоятельного производства представляется целесообразным при определении количества нарушений исходить из количества видов товара. При этом при определении количества видов товара следует исходить из фактических обстоятельств, поскольку понятие «вид товара» четко не определено, и это является вопросом факта, который устанавливает суд первой инстанции.
Постановление СИП от 17.11.2021 № С01-1868/2021
Об отнесении товаров к одной партии также могут свидетельствовать одинаковые маркировка и дата изготовления2, реализация ответчиком товаров, объединенных в том числе единой закупкой партии товаров, к которой такие товары принадлежали согласно артикулам, потребительским свойствам либо иным критериям3, продажа ответчиком контрафактных товаров, которые им самим были приобретены у производителя одной партией, если подобный факт ответчик доказал4.
Размещение чужой фотографии на нескольких страницах сайта в рамках единой статьи (постановление СИП от 24.04.2023 № С01-297/2023 по делу № А56-108826/2021).
Суд подтвердил, что положения п/ 65 Постановления № 10 о единстве намерений не ограничивают их применение только случаями распространения контрафактных материальных носителей, они могут быть применены и к случаям доведения произведения до всеобщего сведения.
При производстве контрафактных товаров группой компаний.
В постановлении СИП от 01.07.2021 № С01-700/2021 суды отметили, что производство и продажа спорной продукции являются самостоятельными нарушениями исключительного права на товарные знаки, а обстоятельства привлечения производителя за производство контрафактной продукции в рамках иного дела не свидетельствуют о том, что действия продавцов по дальнейшей реализации этой же продукции не образуют состав нарушения исключительного права.
При этом единство намерений может наблюдаться и у нескольких связанных лиц.
Критерий единства намерений может применяться и при незаконном использовании результатов интеллектуальной деятельности несколькими способами.
Таким образом, свидетельствовать о наличии единого умысла могут следующие обстоятельства:
-
закупки товаров истцом производились в течение короткого промежутка времени;
-
по всем фактам после осуществления первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарные знаки;
-
требований о прекращении нарушения прав истца ответчику не поступало;
-
продажа, предложение к продаже аналогичных сопоставимых товаров, на которые в произвольном порядке могли быть нанесены идентификационные данные для последующего распространения вне партии аналогичных товаров;
-
единая партия товаров, приобретенная ответчиком для последующей реализации. Об отнесении к единой партии могут свидетельствовать одинаковые маркировка, артикулы, потребительские свойства и дата изготовления товаров и др.
В Рекомендациях разграничены критерии «единая экономическая цель» и «единство намерений»:
цитируем документ
Пункт 56 Постановления № 10 об одной экономической цели касается случаев, когда ответчик использовал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации несколькими последовательно осуществленными способами.
В отличие от этого, пункт 65 Постановления № 10 о единстве намерений рассматривает ситуацию, когда совершено несколько аналогичных действий по использованию одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, одним способом (например, путем распространения).
***
Примеры применения обоих категорий в отношении нескольких результатов интеллектуальной деятельности, а также в отношении нескольких способов использования можно найти в судебной практике, которая в том числе приведена выше в данной статье. На практике отсутствуют препятствия для их рассмотрения и применения в рамках одного дела (постановления СИП от 21.09.2023 по делу № А41-58924/2022, от 24.04.2023 по делу № А56-108826/2021, Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 16.11.2022 по делу № 2-631/2022).
Поэтому суды объединяют последствия применения — признание действий ответчика одним нарушением, а также цель введения — предотвращение несоразмерности ответственности нарушителя.
По нашему мнению, рассмотренное в рамках статьи разграничение является условным и скорее направлено непосредственно на должную квалификацию действий ответчика для качественной мотивировки судебных актов. С одной стороны, это усложняет работу судов нижестоящих инстанций, от которых требуется более подробная мотивировка. С другой стороны, такое разграничение предоставляет и судам, и сторонам возможность оценить обстоятельства дела из выработанных критериев. Состязательность процесса, в данном случае, на наш взгляд, повышается и позволяет каждой из сторон отталкиваться от рассмотренных в статье категорий для предоставления доказательств и вынесения судебного решения в собственную пользу.
1 Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при установлении одной экономической цели и единства намерений правонарушителя (п. 56 и 65 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ») (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2023 № СП-22/4).
2 Постановление СИП от 17.02.2022 по делу № А03-1447/2021.
3 Постановление СИП от 19.04.2022 по делу № А59-6062/2020.
4 Постановление СИП от 17.11.2021 по делу № А19-3632/2020.