Верховный суд обратил внимание на недобросовестные действия правообладателей товарных знаков

Обзор вызвал пристальное внимание профессионалов и огромный интерес у бизнеса, но не создал долгожданной определенности в вопросах установления судами признаков недобросовестности поведения правообладателей. В частности, в нем есть ссылки на судебные акты по нескольким категориям дел, в которых оценка добросовестности правообладателя может иметь значение:

• споры о действительности исключительного права на товарный знак (регистрация товарного знака как злоупотребление правом и приобретение (и использование) исключительного права как недобросовестная конкуренция — основания для признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительным);

• споры о нарушении исключительного права на товарный знак (недобросовестность правообладателя может повлечь отказ в некоторых способах защиты, например во взыскании компенсации или в защите права в целом — п. 11 Обзора).

На наш взгляд, пристального внимания заслуживает дело из п. 6 Обзора, в нем приведен механизм противодействия деятельности, направленной на постоянную переподачу заявок на товарные знаки на популярные слова, которые могут служить средством индивидуализации для разных товаров и услуг. Если один товарный знак на такое обозначение уже прекращен в связи с неиспользованием, то последующие товарные знаки, полученные по нерассмотренным на момент прекращения более старых товарных знаков заявкам, должны быть признаны недействительными и не препятствовать нормальному использованию таких обозначений действительным участникам гражданского оборота.

При этом если ориентироваться только на Обзор, не погружаясь в изучение самих судебных актов, принятых в результате рассмотрения соответствующих дел, то складывается впечатление, что в ряде случаев суды сослались на злоупотребление правом вместо того, чтобы обоснованно применить иные основания для признания товарного знака недействительным или для отказа во взыскании компенсации.

Например, в деле из п. 7 Обзора (регистрация в качестве товарного знака обозначения, включающего в себя сильный элемент товарного знака иного лица, если этот элемент обладает широкой известностью и высокой степенью узнаваемости потребителями) регистрация более позднего товарного знака, скорее всего, может быть признана недействительной на основании подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ (введение потребителей в заблуждение в отношении производителя товара) и/или на основании ч. 10 ст. 1483 ГК РФ (включение в товарный знак элемента, тождественного или сходного до степени смешения с более ранним товарным знаком иного лица). Возможно, ссылка в нем на злоупотребление правом при регистрации товарного знака была избыточна, даже если недобросовестность более позднего правообладателя и прослеживалась.

Отдельное внимание стоит обратить на п. 14, 15 и 16 Обзора: в них последовательно прослеживается применение п. 169 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 судами. Его появление в Пленуме № 10 помогло преодолеть практику отказов ФАС России в признании недобросовестной конкуренцией действий конкурентов, зарегистрировавших (или купивших) на свое имя чужой товарный знак, но до поры до времени не направляющих претензий тем, кто использовал это обозначение в качестве товарного знака давно и по тем или иным причинам не зарегистрировал его.

Невозможность признать такие действия недобросовестной конкуренцией создавала правовую неопределенность для участников гражданского оборота, которые должны были терпеливо ждать, пока им предъявят требование о взыскании компенсации, и только после этого обращаться в ФАС России за защитой (следует помнить, что до Пленума № 10 дела о нарушении прав на товарный знак не приостанавливались на период рассмотрения спора о действительности знака административными органами).

Пленум № 10 указал, что такие действия по приобретению прав на товарный знак являются недобросовестной конкуренцией, в то время как действия по приобретению и использованию выделяются в самостоятельный состав, запрещенный ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции». Включение судебной практики о фактическом применении ст. 14.8 в рассматриваемых случаях создает дополнительную уверенность в защите добросовестных участников гражданского оборота.

В то же время настораживает, что ВС РФ в большинстве случаев не указал четких критериев, отличающих добросовестное поведение от недобросовестного, приведя в Обзоре взаимоисключающие выводы судов по, казалось бы, сходным ситуациям.

В пункте 1 Обзора ВС РФ указал, что если товарный знак не используется по объективным причинам, но правообладатель предъявляет иск о его защите, всегда существует риск признания подачи такого иска недобросовестным поведением, что, конечно, несправедливо.

Неиспользование может быть вызвано объективными проблемами, например товарный знак недавно зарегистрирован. Однако «патентные тролли», чье поведение очевидно небезупречно, регистрируют товарные знаки для получения компенсаций, что не должно поощряться. Поэтому судебная практика (см., например, дело № А08-8802/2013) пытается выработать критерии, при которых неиспользование товарного знака истцом (не) может быть признано злоупотреблением правом. В Обзоре для этого предложены следующие критерии:

• цель регистрации товарного знака (в деле было доказано, что знак использовался ранее в хозяйственной деятельности истца и даже его правопредшественника);

• причины неиспользования товарного знака (производственные проблемы);

• (не)знание истцом об «атаке» ответчика на его товарный знак в форме предъявления требований о досрочном прекращении его правовой охраны ввиду неиспользования.

Первые два критерия выглядят разумными, но и сформулированы они были почти десять лет назад. В судебной практике часто в качестве показателей целей регистрации также используются: анализ видов деятельности истца, оценка реальности осуществления им производства, импорта или торговли, вопрос о мнимости его договоров и т.п.

Третий же критерий, хоть и мог бы использоваться в совокупности с первыми двумя для всесторонней оценки деятельности истца, представляет собой некоторую угрозу для добросовестных правообладателей. Даже несмотря на то, что он ранее также упоминался в п. 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержденного Президиумом Верховного суда РФ 23.09.2015), но это было скорее в качестве обстоятельства, исключающего недобросовестность (незнание о споре означает, что иск не может быть ответом).

СИП, а за ним и ВС РФ неоднократно признавали практику обращения в суд за досрочным прекращением охраны товарного знака правомерным ответом на иск о нарушении прав на товарный знак, не находя в этом признаков недобросовестности. Обращение в Роспатент с требованием об аннулировании защищаемого товарного знака и вовсе является общепринятой практикой и не признается злоупотреблением правом.

Напротив, постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 предусматривает возможность приостановления рассмотрения дела о защите исключительного права при наличии спора в Роспатенте по поводу защищаемого товарного знака. В этой связи, если суды станут толковать названные критерии как самостоятельные и независимые друг от друга, будет достаточно сложно объяснить, почему попытка не нести ответственность за нарушение прав на товарный знак является добросовестной, а неиспользование товарного знака ввиду производственных проблем станет оцениваться в качестве злоупотребления правом, если иск о защите такого товарного знака будет подан после обращения с требованием о досрочном прекращении охраны такого товарного знака. Надо сказать, что такие дела уже появились (см., например, № А41-35399/2022), что повышает риски правообладателей.

Пункт 3 Обзора на примере двух судебных решений демонстрирует значение ранее установленного судом злоупотребления правом при регистрации товарного знака.

В Обзоре Президиум СИП указал, что общество не представило доказательств, подтверждающих недобросовестность предпринимателя, и не оспорило его товарный знак по основанию подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Несмотря на установленную ранее недобросовестность действий предпринимателя, его товарный знак продолжает действовать, в связи с чем решение Роспатента о прекращении товарного знака общества правомерно.

На мой взгляд, это решение подчеркивает проблемы, связанные с признанием действий по регистрации товарных знаков злоупотреблением правом. Несмотря на то что всем участникам спора было известно о решении суда, установившем недобросовестность предпринимателя, этого обстоятельства оказалось недостаточно, чтобы Роспатент отказал в удовлетворении заявления предпринимателя о прекращении правовой охраны товарного знака общества.

К сожалению, в данной ситуации Роспатент мог отказать в удовлетворении заявления предпринимателя только в том случае, если первоначально было бы удовлетворено возражение общества против регистрации товарного знака предпринимателя по подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Следует отметить, что норма работает только в том случае, если заявитель сможет доказать свою заинтересованность в прекращении товарного знака, а сам товарный знак был изначально зарегистрирован правообладателем с целью недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом.

Таким образом, указанное дело демонстрирует, что признание действий правообладателя злоупотреблением правом еще не достаточно для снятия противопоставления, вызванного товарным знаком такого лица.

Второе решение суда, попавшее в п. 3 Обзора, иллюстрирует ситуацию, когда ранее принятое решение о злоупотреблении правом имеет значение. Правообладатель, чья недобросовестность ранее уже была установлена решением суда по другому делу, обратился с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Несмотря на то что ранее принятое решение, установившее злоупотребление правом, не являлось преюдициальным, суд принял его во внимание и отказал в удовлетворении иска о взыскании компенсации.

Другими словами, второе решение из п. 3 Обзора создает новое правило: суд при рассмотрении исков правообладателя, чьи действия по получению прав на товарный знак были признаны злоупотреблением, должен учитывать указанные обстоятельства. Отступление от ранее сделанных выводов возможно только в том случае, если суд сможет их мотивировать.

Таким образом, рассматриваемый пункт Обзора подчеркнул значение решений суда по вопросам злоупотребления правом при регистрации конкретного товарного знака, а также указал, как такие решения влияют на исход последующих разбирательств с недобросовестным правообладателем.

В пункте 15 Обзора дается детальный разбор категорий дел, в которых ФАС отказывает заявителю в возбуждении административных дел, когда права заявителя, по их мнению, уже защищены — Роспатентом или СИП.

В нем ВС РФ сделал вывод, что если суд или Роспатент прекратил охрану товарного знака досрочно (ст. 1486 ГК РФ), это не основание отказывать в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. При этом можно добавить, что и признание правовой охраны недействительной по основаниям ст. 1512, 1513 ГК РФ также не является препятствием для антимонопольного органа обратить внимание на действия бывшего правообладателя, если в них есть признаки недобросовестной конкуренции.

По смыслу к этому пункту Обзора близок п. 17: об осведомленности недобросовестного конкурента об использовании обозначения другим лицом на момент подачи заявки как одно из обстоятельств привлечения к ответственности. Правда, в нем рассматривается противоположная ситуация, когда, по мнению Президиума СИП, ответчик по делу, наоборот, не знал об использовании обозначения другим лицом.

Приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается.

Разъяснение, приведенное в п. 2 Обзора, посвящено пределам осуществления исключительного права на товарный знак и направлено на защиту участников оборота от некоторых практик ведения деятельности.

Одной из таких практик является приобретение прав на товарные знаки, сходные с поздними и более известными товарными знаками, и предъявление требований о компенсации к правообладателям последних.

Правообладателю товарного знака принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). В то же время сфера господства правообладателя над товарным знаком не является безграничной. Закон ограничивает правообладателя в выборе модели поведения в соответствии с назначением исключительного права.

Использование товарного знака для целей индивидуализации составляет назначение исключительного права на товарный знак (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Перечень способов такого использования является открытым, отдельные способы приведены в указанной норме ГК РФ: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые вводятся в гражданский оборот, на вывесках, в рекламе и т.п.

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В п. 154 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что в случае, если суд усматривает злоупотребление правом в действиях истца по приобретению товарного знака, он вправе отказать в защите права на товарный знак. Злоупотребление правом устанавливается исходя из конкретных фактических обстоятельств дела.

В продолжение приведенной позиции ВС РФ указывает, что недобросовестность правообладателя товарного знака имеет место в случае, если установлено отсутствие цели использования товарного знака для индивидуализации товаров.

Таким образом, факт неиспользования товарного знака сам по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом (п. 154 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10). Факт неиспользования товарного знака может быть одним из признаков недобросовестного поведения, однако его недостаточно для вывода о злоупотреблении правом, суду необходимо оценить совокупность обстоятельств. Аналогичная логика должна применяться и в случае, если установлено, что правообладатель осуществляет действия по «аккумулированию» товарных знаков (п. 7 Справки СИП от 21.03.2014 № СП-21/2) или является истцом в других судебных делах, связанных с защитой прав на товарные знаки.

Исходя из п. 2 Обзора, для установления злоупотребления при приобретении лицом права на товарный знак необходимо учитывать цель приобретения права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

О целях и намерениях правообладателя при приобретении права на товарный знак можно сделать вывод исходя из следующих обстоятельств:

• активности использования конкурирующих товарных знаков до предъявления иска правообладателем раннего товарного знака.

Как было указано выше, факт неиспользования товарного знака сам по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. Суд при наличии соответствующих доказательств должен оценить, являются ли уважительными причины неиспользования товарного знака истцом. Если ответчик осуществлял деятельность с использованием принадлежащего ему товарного знака, в то время как истец такую деятельность не осуществлял без уважительных причин, суд может усмотреть в поведении истца злоупотребление правом и отказать в удовлетворении иска.

• поведения правообладателя после приобретения права на товарный знак. Последующее поведение может подтверждать либо опровергать факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак лицо действовало недобросовестно (п. 13 Обзора).

Недобросовестное поведение может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения (п. 6 Справки СИП от 21.03.2014 № СП-21/2). Равным образом, таким поведением, согласно п. 2 Обзора, может быть предъявление исков к добросовестным участникам оборота в целях взыскания соответствующих компенсаций.

Понятия добросовестности/недобросовестности и злоупотребления правом прочно вошли в практику рассмотрения споров по защите/оспариванию прав на товарные знаки и оцениваются судами наряду с иными обстоятельствами дела.

В этой связи примечательным является п. 4 Обзора, согласно которому суд должен вынести на обсуждение сторон вопрос об обстоятельствах, связанных с поведением правообладателя, если его действия не соответствуют критериям добросовестного поведения.

Более того, как показывает практика, неисследованные судом первой инстанции вопроса добросовестности поведения правообладателя может стать самостоятельным основанием для отмены судебного решения.   Однако подход судов к оценке тех или иных действий правообладателей как добросовестных или недобросовестных и содержащих признаки злоупотребления правам нередко существенно варьировался, что приводило к неоднородной судебной практике. В связи с чем Обзор имеет важное значение для формирования единообразной практики по данному вопросу.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за судебной защитой, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. Данный подход является логическим продолжением позиции, отраженной в том числе в п. 154 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, согласно которому не может быть отказано в защите права на товарный знак до прекращения правовой охраны товарного знака.

Законом не случайно установлен трехлетний период неиспользования, только по истечении которого возможно прекращение правовой охраны товарного знака, поскольку перерыв в использовании товарного знака может быть вызван различными объективными причинами, например, временными затрудненимия экономического характера, реорганизацией/реструктуризацией бизнеса правообладателя и пр.

Ситуация, при которой неиспользование товарного знака правообладателем автоматически квалифицировалось бы как злоупотребление правом и, следовательно, как основание для отказа в защите прав на товарный знак за прошлый период, очевидно не способствовало бы стабильности правового оборота и защите интересов правообладателей. 

*****

В п. 6 Обзора ВС РФ пришел к выводу о том, что действия лица, связанные с приобретением товарного знака, содержащего обозначение, сходное с товарным знаком, ранее принадлежавшим этому лицу, правовая охрана которого была досрочно прекращена в связи с неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ), признаны злоупотреблением правом, поскольку они были направлены на преодоление вступившего в законную силу судебного акта и препятствовали иному лицу осуществить регистрацию товарного знака и использовать его.

Данная позиция имеет целью не допустить искусственный обход закона со стороны недобросовестного правообладателя. В противном случае заинтересованные в реальном использовании сходного обозначения лица попадали бы в патовую ситуацию.

В то же время, крайне важно учитывать, что данная позиция имеет характер оспоримой презумпции, поскольку сам по себе факт повторной подачи заявки на регистрацию товарного знака правообладателем, чей «старший» товарный знак ранее был прекращен в связи с неиспользованием, далеко не всегда может свидетельствовать о злоупотреблении правом.

На наш взгляд, для объективной оценки наличия признаков злоупотребления правом в данном случае должны приниматься во внимание и иные сопутствующие обстоятельства, например:

а) была ли подана новая заявка на регистрацию товарного знака до или после начала спора о досрочном прекращении правовой охраны «старшего» неиспользуемого знака

б) подавалась ли новая заявка в отношении того же перечня товаров и/или услуг, для которых был зарегистрирован «старший» товарный знак, или имела место корректировка перечня.

В последнем случае подача новой заявки может быть обусловлена не недобросовестными намерениями правообладателя, а имеет целью корректировку правовой охраны товарного знака и распространение ее на те товары и/или услуги, в отношении которых правообладатель действительно намерен использовать соответствующий знак. В любом случае оспоримый характер установленной презумпции лишний раз подчеркивает, что вопрос о добросовестности/недобросовестности поведения правообладателя и наличие признаков злоупотребления правом в его действиях должен решаться с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

*****

В п. 7 Обзора ВС РФ пришел к выводу о том, что действия лица, связанные с регистрацией в качестве товарного знака обозначения, включающего в себя сильный элемент товарного знака иного лица, если этот элемент обладает широкой известностью и высокой степенью узнаваемости потребителями, признаны судом недобросовестными.

Указанный подход, по сути, является еще одним инструментом по борьбе с так называемым «паразитическим маркетингом». При реализации указанного подхода недобросовестность участника оборота, использующего популярность и узнаваемость бренда конкурента, может быть установлена не только в рамках дела о недобросовестной конкуренции, но и при подаче возражения против представления правовой охраны товарному знаку.

Однако при этом фактическая оценка добросовестности лица, зарегистрировавшего товарный знак с использованием сильного элемента чужого бренда, в таком случае будет оцениваться только на стадии обжалования решения Роспатента в суде, поскольку в компетенцию Роспатента при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам не входит оценка добросовестности поведения сторон. В этой связи представляется целесообразным вновь вернуться к вопросу о необходимости расширения полномочий Роспатента, и обязании его проводить оценку добросовестности поведения сторон и наличия признаков злоупотребления правом в их действиях при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам.

*****

В п. 9 Обзора ВС РФ пришел к выводу о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией более поздних товарных знаков, презюмируются в качестве добросовестных, если на дату подачи заявки на первые товарные знаки одной серии отсутствуют доказательства иного – данный подход отражает еще одну оспоримую презумпцию.

Действительно, даже при добросовестной регистрации первых товарных знаков серии дальнейшие действия правообладателя могут быть направлены именно на создание необоснованных препятствий для других участников оборота. Например, регистрация в качестве продолжения линейки товарных знаков обозначения в отношении перечня товаров и услуг при отсутствии у правообладателя реального интереса к их использованию для таких товаров/услуг, действительно, может иметь целью необоснованную монополизацию товарного знака исключительно с целью недопущения использования сходного обозначения любыми третьими лицами в других сферах деятельности. В этой связи проверка добросовестности поведения такого правообладателя требует изучения всех обстоятельств дела.

В п. 2 Обзора сделан вывод о том, что «приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права … в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается».

Это положение направлено на противодействие недобросовестному завладению товарными знаками, так называемому «бренд сквоттингу» или «патентному троллингу» (хотя понятие «патентный троллинг» более широкое, и применяется не только по отношению к товарным знакам).

Данные понятия не закреплены ни в законодательной, ни в практической плоскости. Традиционно этими понятиями обозначаются случаи недобросовестного завладения исключительным правом на товарный знак, регистрация которого была осуществлена не с целью фактического использования, а изначально имела своей целью извлечение выгоды путем инициирования судебных процессов против третьих лиц, использующих тождественные или сходные до степени смешения обозначения.

Инструменты защиты добросовестных участников гражданского оборота от напора «патентных троллей» уже довольно давно начали вводиться и на законодательном уровне, и в процессуальной среде. Так, например, ст. 14.4 Закона о защите конкуренции запрещает действия по приобретению и использованию прав на средства индивидуализации в целях осуществления недобросовестной конкуренции. Однако для применения данного положения требуется наличие конкурентных отношений, тогда как «патентные тролли» не всегда являются конкурентами тех хозяйствующих субъектов, к которым они предъявляют претензии.

В пункте 2 Обзора приведено дело, где со ссылкой на ст.1 и ст.10 ГК РФ сформирована позиция о том, что действия по приобретению исключительного права на товарный знак, выражающиеся в последующих обращениях в суд с целью имитации защиты, могут быть признаны злоупотреблением правом и стать основанием для отказа в удовлетворении требований. Такое возможно в случае, когда суд устанавливает отсутствие у лица какого-либо экономического интереса в использовании товарного знака для индивидуализации собственных товаров и услуг.

При этом доказательствами недобросовестности могут являться, например, отсутствие потребительских ассоциаций между защищаемым товарным знаком и правообладателем, неиспользование товарного знака в экономической деятельности, наличие значительного портфеля товарных знаков и, что является определяющим – активное процессуальное поведение в виде предъявления многочисленных судебных исков о защите прав на товарные знаки к добросовестным участникам гражданского оборота и взыскания в связи с этим соответствующей компенсации.

Вместе с этим важно понимать, что указанные критерии не являются исчерпывающими. Гражданское законодательство закрепляет, что для признания действий злоупотреблением правом должно быть установлено наличие умысла на причинение вреда другому лицу – именно поэтому суду всегда предстоит детально определять, какова реальная цель регистрации или приобретения товарного знака, установить реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

В анализируемом пункте Обзора отмечается, что для установления реальных планов правообладателя на приобретенный им товарный знак учитываются как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя – то есть со дня регистрации или приобретения товарного знака до момента заявления о нарушении (якобы) его исключительного права.

В заключении п. 2 Обзора содержится напоминание, что предоставление правовой охраны такому товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в порядке, предусмотренном ст.1513 ГК РФ. Указанная норма отсылает к ст.1512 ГК РФ, содержащей основания для оспаривания правовой охраны товарных знаков. Среди таких оснований упомянута ситуация, когда действия правообладателя, связанные с приобретением товарного знака, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом (подп.6 п.2 ст.1512 ГК РФ).

Соответственно, решение суда, установившего факт недобросовестного товарного знака, может быть представлено в Роспатент для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Такой подход в полной мере согласуется с позицией ВС РФ, изложенной в Постановлении Пленума от 23.04.2019 № 10.

Представляется, что указанная правовая позиция и ее закрепление в судебной практике будет способствовать большей защите добросовестных участников гражданского оборота от так называемых «патентных троллей» и пресечению удерживания последними товарных знаков в недобросовестных целях.

Новый обзор ВС РФ посвящен в основном вопросам оценки добросовестности участников споров, связанных с товарными знаками.

В п. 1 Обзора ВС РФ сформулировал правило, согласно которому неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за судебной защитой, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Часто ответчик в попытке отбиться от иска или снизить размер компенсации заявляет о злоупотреблении правом со стороны истца, если он не представляет доказательств использования товарного знака. Зачастую это не дает желаемого результата, но в практике можно встретить случаи, когда суды отказывали в удовлетворении иска по этому основанию.

В п. 5 Обзора в деле по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак суд установил аффилированность правообладателя с его лицензиатом и мнимый характер заключенного ими лицензионного договора, сделал вывод о недобросовестности действий истца и отказал в удовлетворении его требования

Таким образом, положения п. 1 и п. 5 Обзора, если их рассматривать вместе, позволят как обеспечить защиту добросовестным предпринимателям, которые в силу объективных причин не могли использовать товарный знак, так и помогут защититься от троллей, которые используют мнимые лицензионные договоры.

В противостоянии с «троллями» теперь можно использовать и п.2 Обзора, запрещающий приобретение товарного знака только с целью предъявления исков к другим участникам оборота.

Довольно типичной является ситуация, в которой патентный «тролль» регистрирует часто употребимое обозначение, а затем обращается с множеством исков к предпринимателям, использующим его в обороте. С учетом п. 2 Обзора ссылаться на недобросовестность истца в таких ситуациях должно стать проще.

Наконец, п. 6 Обзора направлен на борьбу с порочной практикой по регистрации новых товарных знаков взамен неиспользуемых в течение трех лет. Можно надеяться, что в дальнейшем после досрочного прекращения охраны товарного знака, регистрация еще одного, схожего с предыдущим, будет невозможна.

Пункты 7 и 8 несмотря на разное содержание преследуют общую цель – защиту законных интересов правообладателей, которым принадлежит известное обозначение.

Так, в п. 7 Обзора содержится запрет на регистрацию обозначения, включающего в себя сильный элемент товарного знака в том случае, если этот элемент обладает широкой известностью и высокой степенью узнаваемости потребителями. При этом нельзя сказать, что ВС РФ сформулировал новое правило. Этот случай можно считать лишь частным случаем применения подп. 1 п.3 ст. 1483 ГК РФ (введение в заблуждение).

Пункт 8 Обзора направлен на защиту правообладателей от подачи возражений, поданных исключительно с намерением причинить вред этому лицу и лишить его права на товарный знак. Вместе с тем ВС РФ суд не делает уточнений по поводу того, как доказывать наличие исключительно таких намерений.

Другие позиции Обзора помогают судам и сторонам разобраться с распределением бремени доказывания и акцентирует внимание судов на необходимость поставить на обсуждение сторон вопрос недобросовестности правообладателя (п. 4 Обзора).

Пунктом 9 Обзора ВС РФ, по сути, повысил степень защиты обладателя серии товарных знаков при регистрации нового, сходного с ними, установив презумпцию его добросовестности при такой регистрации, а п. 10 освободил правообладателя, подавшего возражение, от необходимости доказывать использование противопоставленного товарного знака при оспаривании решения Роспатента.

Отдельного внимания заслуживает п. 11 Обзора, в котором сделана отдельная оговорка для споров о пресечении действий, нарушающих исключительное право зарубежного правообладателя при параллельном импорте. ВС РФ обратил внимание на необходимость учета добросовестности его действий. По сути, суд возложил на правообладателя обязанность доказать, что у него есть разумный экономический интерес в предъявлении требования. Пока не до конца ясно, как будет применяться этот пункт судами, но похоже, что он направлен не на создание препятствий для защиты иностранных правообладателей, а на выстраивание баланса между интересами правообладателя и издержками нарушителя.

В пунктах 12 -16 ВС РФ систематизировал судебную практику по делам, связанным с недобросовестной конкуренцией в сфере интеллектуальных прав. Наибольший интерес в этой части обзора представляют п. 14 и 15, в которых ВС РФ:

а) разъяснил разницу между обращением в суд по интеллектуальным правам с исковыми требованиями о признании недобросовестной конкуренцией приобретения права на товарный знак, где должна устанавливаться недобросовестность именно по отношению к истцу, и обращением в антимонопольный орган с теми же требованиями, при котором значение имеют также права интересы других конкурентов (п. 14 Обзора)

б) обратил внимание на возможность признать недобросовестной конкуренцией даже приобретение права на товарный знак, правовая охрана которого уже была прекращена (п. 15 Обзора).