В основе продвижения инвестиций и инноваций в технологическом секторе лежит монетизация1 прав интеллектуальной собственности (ИС). Этому придается существенное значение при развитии стартапов, IT-бизнеса или управлении интеллектуальными правами. Однако при этом правообладатели сталкиваются с проблемами, связанными с признанием неисполненными/ненадлежаще исполненными договорных обязательств, связанных с предоставлением прав использования объектов интеллектуальной собственности (далее ― ОИС), обоснованием размера вознаграждения за предоставление права использования ОИС или отчуждением исключительного права на ОИС. На примере судебных решений обозначим и проанализируем в материале правовые и практические трудности монетизации интеллектуальной собственности, с которыми сталкиваются правообладатели интеллектуальной собственности.
Признание неисполненными/ненадлежаще исполненными договорных обязательств, связанных с предоставлением прав использования ОИС
Таковыми можно признать обязательства в рамках договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ) и лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ), предметом которых соответственно являются предоставление либо права использования комплекса исключительных прав, включающего обязательное право на товарный знак, либо права на другие ОИС (коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) в определенной сфере предпринимательской деятельности), либо права использования ОИС.
В случае если в отношении существенных условий стороны не достигли соглашения, договор не считается заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Стоит отметить необходимость регистрации предоставления права использования объектов патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и товарных знаков. В случае несоблюдения требований о регистрации право использования не считается предоставленным (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).
Но при возникновении судебного спора СИП нередко признает предоставление права использования состоявшимся, а договор — заключенным при установлении действительной воли сторон заключить и исполнять договор, возникновения между сторонами обязательственных отношений и фактического исполнения договорных обязательств, даже при отсутствии государственной регистрации товарного знака на момент заключения договора (постановление СИП от 24.07.2023 № С01-1261/2023 по делу № А40-184344/2022).
На практике суды признают договорные обязательства правообладателя неисполненными или ненадлежаще исполненными в связи с отсутствием государственной регистрации предоставления права использования по договору (Определение ВС РФ от 11.07.2023 по делу № 41-КГ23-33-К4).
В одном из дел пользователь обратился в суд с иском о расторжении договора франшизы (консалтинга) и взыскании денежных средств, уплаченных в качестве паушального платежа, по причине неисполнения ИП (правообладатель) обязанности по предоставлению прав использования предусмотренных договором ОИС. Кроме того, на момент заключения договора товарный знак не был зарегистрирован.
Отказывая в удовлетворении иска, суды указали, что отсутствие регистрации товарного знака не мешает заключению консенсуального по своей природе договора коммерческой концессии в случае, если право использования товарного знака будет предоставлено в дальнейшем.
ВС РФ отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение, так как суды не установили обстоятельства, касающиеся исполнения правообладателем предусмотренной законом обязанности по регистрации распоряжения по договору коммерческой концессии (п. 2 ст. 1031). ВС РФ указал, что обязанность правообладателя по договору будет считаться исполненной только в случае регистрации предоставления права использования, иначе предоставление права считается несостоявшимся.
Позиция ВС РФ является неожиданной и противоречит ранее устоявшейся практике. Безусловно, спорный договор является заключенным и действительным.
Но вправе ли пользователь требовать возмещения убытков и расторжения договора по причине неисполнения правообладателем обязанности по государственной регистрации предоставления права использования?
В пункте 3 постановления от 23.06.2015 № 25 Пленум ВС РФ обозначил, что с момента возникновения соответствующего основания для государственной регистрации права стороны такой сделки или лица, участвовавшие в деле, в результате рассмотрения которого принято названное судебное решение, не вправе в отношениях между собой недобросовестно ссылаться на отсутствие в государственном реестре записи об этом праве.
Из материалов дела не следует, что факт сначала отсутствия государственной регистрации товарного знака, а в дальнейшем факт отсутствия государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по спорному договору препятствовали истцу использовать обозначение, которое было зарегистрировано в качестве товарного знака, а также другие предусмотренные в предмете договора ОИС.
Из судебных актов также не следует, каким образом истец обосновывал факт и размер причиненных ему убытков. Между тем, возмещение убытков предполагает наличие расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, и/или неполученные доходы (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Суды неоднократно указывали на необходимость уменьшения имущественной сферы потерпевшего для возмещения убытков (см. постановление Арбитражного суда Уральского округа от 31.05.2023 по делу № А76-42394/2021, постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.05.2023 по делу № А40-175914/2022).
С учетом того, что по договору правообладатель обязался предоставить право использования не только товарного знака, но и коммерческого обозначения, фото- и видеоматериалы, фирменный стиль и т.д., а также обучить пользователя, на наш взгляд, необходимо было установить, подлежит ли в данном случае возврат паушального взноса в полном размере. Полагаем, эти вопросы будут исследованы судом в новом рассмотрении.
Представляется, что подход ВС РФ носит формальный характер. Пользователь не был лишен возможности использовать иные объекты, входящие в комплекс исключительных прав, до регистрации товарного знака. С учетом этого на первых этапах необходимо было установить, действительно ли у пользователя отсутствовала возможность использовать товарный знак после его государственной регистрации.
По смыслу ст. 1229, 1233 и 1484 ГК РФ допускается использование товарного знака и без государственной регистрации предоставления права использования, но с согласия правообладателя (Определение ВС РФ от 05.04.2022 № 305-ЭС21-23755 по делу №А 41-13514/2020).
Однако при рассмотрении дела по существу указанные обстоятельства судом первой инстанции установлены не были.
Таким образом, представляется, что:
-
в случае, если на момент заключения договора правообладатель обладает исключительными правами не на все ОИС, предоставление права использования которых является предметом договора, необходимо четко указывать сроки предоставления прав использования соответствующими ОИС и фиксировать их предоставление (например, подписанием акта и предоставлением экземпляров ОИС посредством доступа к информационной системе, фиксирующей действия пользователей);
-
то же касается регистрируемых ОИС — в случае, если правообладатель не желает самостоятельно нести бремя государственной регистрации, ему необходимо прийти к соответствующему соглашению с пользователем и обозначить условия, на которых стороны будут осуществлять регистрацию — в ином случае есть риски расторжения договора и взыскания убытков.
***
В другом деле предметом исследования судов была правовая квалификация спорного договора. ИП обратился в суд с требованием о расторжении сублицензионного договора на использование товарного знака и необходимости возврата денежных средств. В обоснование требований истец указал, что не получила надлежащее предоставление от ответчика в виде сопутствующих услуг в рамках договора, таких как обучение для себя и своих агентов, технологии ведения бизнеса, маркетинговую поддержку, информационные технологии.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, так как перечисленные сопутствующие услуги являются не объектами исключительных прав, а лишь сопроводительными сведениями, обозначающими границы допустимого использования товарного знака, право использования которого предоставлено по договору.
Апелляционный суд однозначно квалифицировал спорный договор как договор коммерческой концессии. Так, договор предусматривал предоставление пользователю права использования комплекса исключительных прав, в том числе произведений дизайна, CRM-системы, базы данных, технологий ведения бизнеса, а также предоставление коммерческого опыта и деловой репутации правообладателя.
СИП поддержал апелляцию, исходя из того, что «независимо от наименования договора следовало установить его действительное содержание, исходя как из буквального значения содержащихся в нем слов и выражений, так и из существа сделки с учетом действительной общей воли сторон, цели договора и фактически сложившихся отношений сторон».
Настоящее судебное дело следует воспринимать как положительное для судебной практики. Суд надлежащим образом оценил правовую природу спорного договора с учетом требований ст. 431 ГК РФ, в том числе были учтены фактические отношения между сторонами и цель заключения договора.
Таким образом, представляется, из анализа дела следует, что:
-
при квалификации договора, по которому предоставляется право использования ОИС, суд исходит не только из буквального толкования условий договора, но и из сопутствующих сведений, дающих представление о природе правовых отношений между сторонами: так, в данном деле суд принял во внимание документы, которые были переданы пользователю, и сведения о модели бизнеса ответчика, размещенные на официальном сайте;
-
правообладателям необходимо соблюдать баланс между экономической и организационной привлекательностью франшизы и объемом прав, сведений и документов, которые правообладатель обязан предоставить пользователю ― непредоставление или ненадлежащее предоставление может обернуться расторжением договора и взысканием неосновательного обогащения.
Обоснование размера вознаграждения за предоставление права использования или передачу исключительного права на ОИС
Размер вознаграждения является существенным условием возмездного лицензионного договора, договора коммерческой концессии и договора об отчуждении исключительного права, при отсутствии в возмездном договоре размера вознаграждения или условий его определения правила определения цены п. 3 ст. 424 ГК РФ не применяются.
Например, в одном из дел истцы обратились к ответчику с иском о признании недействительным лицензионного соглашения на предоставление права использования товарного знака (постановление СИП от 18.03.2022 по делу № А56-79994/2020).
В обоснование требований истцы указали, что лицензионный договор является убыточным и заключен на заведомо и значительно невыгодных условиях ввиду низкого размера вознаграждения. Вместе с тем истцы представили отчет об оценке рыночной стоимости годового использования товарного знака, исходя из данных о суммарном обороте истца (лицензиара) и других компаний.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска на основании следующего:
-
оценка стоимости принимает во внимание оборот других компаний, которые не входят в одну с лицензиаром группу компаний и не обладают правом использования товарного знака, а значит, оценка не обоснована;
-
между лицензиаром и ответчиком были заключены взаимосвязанные договоры поставки и сотрудничества, при этом размер встречного предоставления по ним не ограничивается собственно суммой лицензионного вознаграждения по спорному лицензионному договору;
-
истцы не представили доказательства очевидной неравноценности встречного предоставления.
СИП отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение, указав на необходимость:
-
исследования сведений, указанных в отчете об оценке рыночной стоимости;
-
обстоятельств заключения договоров поставки и сотрудничества и их взаимосвязанности;
-
дополнительного исследования условий спорного лицензионного договора.
Новое рассмотрение дела практически не изменило позицию суда первой инстанции.
Таким образом, представляется, из анализа дела следует, что:
-
в каждом случае предоставления права использования ОИС при определении размера вознаграждения или порядка его определения значение имеет реальная рыночная стоимость такого права использования;
-
отчет об оценке права использования товарного знака не может быть достоверным в случае, если он включает сведения о доходах лиц, реализующих товары, маркированные товарным знакам, которым не предоставлено право использования товарного знака;
-
низкого, «символического», размера вознаграждения недостаточно для признания сделки нарушающей права и законные интересы хозяйственного общества — необходимо подтверждение неблагоприятных последствий, возникших в результате совершения оспариваемой сделки.
К аналогичному выводу пришел Арбитражный суд г. Москвы в решении от 21.10.2022 по делу № А40-248660/20‑105‑1173.
Отчеты об оценке рыночной стоимости часто оцениваются судами критически. Так, в постановлении от 16.11.2022 по делу № А33-9821/2020 об оспаривании решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения Третий арбитражный апелляционный суд признал отчет об определении стоимости товарного знака для установления экономически оправданного размера вознаграждения по лицензионному договору недостоверным доказательством по трем причинам:
-
в отчете оценщик определяет рыночную стоимость товарного знака на 2018 г., в то время как для дела имеет значение стоимость товарного знака в 2010 г., в котором был заключен лицензионный договор;
-
отчет содержит сведения о стоимости исключительного права на товарный знак, в то время как по спорному лицензионному договору предоставляется право использования товарного знака;
-
при определении рыночной стоимости товарного знака оценщик не учитывал сведения о правообладателях товарных знаков, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, а также необоротоспособность прав на товарный знак ввиду наличия схожести до степени смешения с фирменным наименованием общества.
В итоге истец не смог обосновать позицию при оспаривании решения налогового органа о доначислении налога на прибыль в связи с исключением из состава расходов лицензионных платежей за предоставление права использования товарного знака, в том числе из-за отсутствия доказательств, обосновывающих размер вознаграждения по лицензионному договору.
Выводы
В предпринимательской деятельности правообладатели ОИС сталкиваются с трудностями при распоряжении объектами интеллектуальной собственности.
Правообладатель может снизить риски взыскания убытков или возврата денежного предоставления по реституции в случае, если:
-
права на все указанные в договоре ОИС принадлежат правообладателю на момент заключения договора;
-
в договоре ясно сформулированы условия, порядок и срок предоставления права использования ОИС, исключительные права на которые возникнут у правообладателя в будущем;
-
предоставление прав использования ОИС, а также предоставление экземпляров ОИС, обеспечивающих возможность для пользователя (лицензиата) осуществлять предусмотренные договором права, зафиксированы сторонами;
-
в договоре ясно сформулированы условия и порядок государственной регистрации предоставления права использования;
-
договор соответствует действительным отношениям, возникшим между сторонами.
В то же время актуальной остается проблема определения рыночной стоимости исключительных прав или прав использования ОИС. Для снижения риска недополучения прибыли ввиду указания несоответствующего действительности размера вознаграждения правообладателям следует заблаговременно обращаться за оценкой рыночной стоимости интеллектуальных прав и учитывать полученные в результате оценки сведения в переговорах с контрагентами.
В то же время оценка стоимости должна:
-
быть своевременной;
-
соответствовать необходимой форме распоряжения и конкретному способу или способам использования;
-
учитывать возможные риски, связанные с ограничениями оборотоспособности интеллектуальных прав, как в случае с запретом отчуждения исключительного права, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства (п. 2 ст. 1489 ГК РФ).
1 Под монетизацией в статье будем понимать деятельность субъектов исключительных прав, направленную на получение дохода посредством использования интеллектуальной собственности и распоряжения исключительным правом, за исключением защиты интеллектуальных прав, которая направлена на восстановление положения, существовавшего до нарушения права.