В связи с неопределенностью в вопросе взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товаре того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права, СИП обратился в КС РФ с запросом о проверке конституционности п. 3 ст. 1252 и подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. В постановлении от 14.12.2023 № 57-П КС РФ отметил, что в этом случае должна быть обеспечена (в том числе при аффилированности правообладателей) возможность снижения размера компенсации, но при выполнении ряда условий. Эксперты рассказали «ЭЖ-Юрист» о важности выводов КС РФ в постановлении.
Условия снижения компенсации за нарушение исключительного права на несколько сходных товарных знаков. КС РФ дал свои разъяснения
Комментарий эксперта
По умолчанию компенсация взыскивается за каждый неправомерно используемый товарный знак (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Однако одновременное нарушение прав на несколько сходных товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя. При этом возможность снижения судом размера компенсации ниже пределов допускается п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случае, если одним действием нарушены права на несколько товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю.
В своем запросе СИП отметил, что отсутствие норм, позволяющих суду при указанных обстоятельствах разрешить спор и определить размер компенсации, соблюдая баланс интересов всех участников оборота с учетом принципа соразмерности ответственности последствиям деяния, создает ситуацию правовой неопределенности и для участников гражданского оборота, и для правоприменителей.
В связи с этим КС РФ в постановлении продолжил подход, отраженный в ранее принятых постановлениях от 13.12.2016 № 28-П и от 24.07.2020 № 40-П. В них он указывал на необходимость соблюдения баланса интересов правообладателей и пользователей. Несмотря на то, что компенсация за нарушение интеллектуальных прав по своему назначению имеет штрафной характер и может превышать размер причиненных правообладателю убытков, взыскание компенсации, многократно превышающей размер убытков, не обеспечивает такой баланс.
В то же время КС РФ указал, что само по себе последовательное предъявление требований о взыскании компенсации несколькими правообладателями не может расцениваться как злоупотребление правом. В судебной практике приобретение исключительного права на товарный знак без намерения его использовать признается злоупотреблением правом. Соответственно, факт использования сходных до степени смешения товарных знаков правообладателями свидетельствует об отсутствии злоупотребления при предъявлении требований в отношении каждого товарного знака.
Между тем пределы для снижения компенсации в постановлении не приводятся, соответственно, этот вопрос остается на усмотрение судов. Такой подход может иметь негативные последствия с учетом распространенности практики значительного снижения компенсаций. Добросовестным правообладателям не всегда удается взыскать справедливую компенсацию с нарушителей, и рассматриваемая позиция КС РФ может усугубить ситуацию.
С учетом сложившейся практики толкования ранних постановлений КС РФ можно предположить, что рассматриваемая позиция КС РФ может применяться не только в случае взыскания компенсации в размере двукратной стоимости товаров, но и в случае применения истцом других способов расчета компенсации.
Комментарий эксперта
В постановлении КС РФ отметил интересную деталь: наличие в реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения и притом зарегистрированных за разными правообладателями с согласия одного из них, предполагает предшествующее их взаимодействие, а множественность таких правообладателей отвечает законодательным требованиям. Вместе с тем согласие правообладателя «старшего» товарного знака на указанную регистрацию может быть обусловлено различными фактическими обстоятельствами, не исключая как разовых договоренностей, так и устойчивых связей между хозяйствующими субъектами, в том числе свидетельствующих об их аффилированности.
На практике довольно часто встречается механизм получения «согласия» от правообладателя «старшего» товарного знака на регистрацию схожего обозначения в целях преодоления мотивов отказа в регистрации на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ. А потому сформулированные в постановлении разъяснения становятся актуальными не только на стадии рассмотрения дел о защите исключительных прав на товарные знаки, но и на этапе их регистрации.
При этом важно отметить также позицию КС РФ о том, что если размещение на товаре одного обозначения повлекло одновременное нарушение исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные за разными правообладателями, сама по себе возможность защиты исключительных прав каждым из них (в том числе путем взыскания компенсации за нарушение таких прав) согласуется с конституционными предписаниями, гарантирующими охрану интеллектуальной собственности и судебную защиту прав и свобод. При этом реализация конституционного права на судебную защиту любым из правообладателей не может быть поставлена в зависимость от действий иных правообладателей. Но и здесь есть свои особенности.
В отношении фактов выдачи согласий на регистрацию схожих обозначений за различными компаниями внутри группы лиц КС РФ счел возможным признать, что при определенных обстоятельствах для установления степени аффилированности, помимо выявления формально-юридических и (или) фактических признаков, указывающих на способность одного лица влиять на поведение другого (в том числе осуществлять контроль), может быть учтено и то, что согласие на введение иным лицом в оборот нового товарного знака, сходного до степени смешения с уже используемым, и тем более на том же товарном рынке едва ли является типичным. Поэтому наличие такого согласия, еще и выраженного в отношении нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения, может, наряду с другими признаками, указывать на состояние контроля между аффилированными лицами.
Это, однако, не означает дефектности самого института выдачи согласия на регистрацию «младшего» товарного знака. Как указано в постановлении — одно лишь такое согласие само по себе не свидетельствует об аффилированности, равно как и о недобросовестности правообладателей, так как оно может быть выражено, например, в рамках разовой сделки (сотрудничества) и обусловлено введением определенной бизнес-модели при реализации свободы предпринимательской деятельности в конституционно допустимых пределах, предполагающих в том числе требование об учете интересов потребителей, добросовестном конкурентном поведении и др.
КС РФ указал, что действующие нормативные положения и правовые позиции высших судебных инстанций, в полной мере применимые к спорам, связанным с защитой интересов лица, которому принадлежит исключительное право на товарный знак, не препятствуют оценке добросовестности поведения правообладателей в отношении товарных знаков, сходных до степени смешения, судом, который, действуя на основании ст. 17 (ч. 3) и 55 (ч. 3) Конституции РФ, а также п. 3 и 4 ст. 1, п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ, и суд может отказать в применении мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак полностью или частично. Это возможно в тех случаях, когда вследствие недобросовестности поведения правообладателей с учетом выстраиваемой ими модели использования товарных знаков, сходных до степени смешения, предъявление требований о применении таких мер используется исключительно как способ обогащения, в том числе при последовательном обращении с соответствующими исками в связи с вызванным использованием одного обозначения нарушением исключительных прав аффилированных лиц, а тем более при наличии между ними либо в отношениях одного третьего лица с ними степени влияния в форме контроля.
Таким образом, КС РФ дополнительно указал на необходимость судам, рассматривающим дела о защите исключительных прав, оценивать всю совокупность обстоятельств дела, и напомнил о возможности отказать в иске при установлении обстоятельств злоупотребления со стороны правообладателя.