В основе исков, предъявляемых «патентными троллями», лежит получение прибыли в виде компенсации с ответчиков, присужденной на основе судебных решений за якобы незаконное использование патентов. В материале рассмотрим, имеются ли в российском праве способы защиты против таких недобросовестных действий и какие аргументы могут приводиться для защиты своих прав при возникновении такой ситуации.
Право выступает важнейшим регулятором общественных отношений. Благодаря установленным государством правилам поведения и поддерживаемым им мерам принуждения достигается нормальное функционирование гражданского оборота.
Между тем субъекты права нередко намеренно отклоняются от заданной законодателем интенции с целью причинения ущерба другим участникам оборота, получения для себя несправедливых выгод, ограничения конкуренции, маскируя при этом свои действия под действия правомерные. Такая формально допустимая модель поведения по существу является незаконной, поскольку приводит к результатам, которые законодателем порицаются.
При этом важно учитывать, что обычно норма законодателем формулируется достаточно абстрактно для того, чтобы охватить все потенциальные сценарии развития событий, однако жизнь настолько разнообразна, что предусмотреть все допустимые ситуации практически невозможно, чем нередко и пользуются недобросовестные участники оборота.
Осуществление действий, которые формально не запрещены законом, однако направлены на достижение противоправного результата и причинения другим лицам ущерба, именуются в гражданском праве злоупотреблением правом.
В сфере интеллектуальных прав как пример злоупотребления правом может рассматриваться деятельность так называемых патентных троллей (patent trolls) — лиц, формально являющихся обладателями исключительного права на патент, но фактически его не использующих и не имеющих намерения использовать. Такие лица, как правило, массово регистрируют за собой патенты, а затем предъявляют исковые требования к другим участникам оборота по тем или иным основаниям под предлогом якобы защиты своих исключительных прав.
Формально они действуют в рамках закона, поскольку являются правообладателями исключительных прав и предъявляют иски в их защиту. Только по существу в основе таких исков лежит не стремление защиты нарушенного права, а получение прибыли в виде компенсации с ответчиков, присужденной на основе судебных решений за якобы незаконное использование патентов.
То есть содержательно незаконные цели и действия намеренно такими лицами маскируются под внешне безупречные, что позволяет им создавать иллюзию нарушения своих прав и достаточно часто выигрывать суды.
В российской доктрине «патентный троллинг», на наш взгляд, достаточно четко описан следующим образом: «патентный тролль веером притязаний и демонстрацией готовности к долговременным патентным войнам создает „угрожающую кулису“ и блокаду в отношении лиц, реально осуществляющих производственную деятельность, склоняя и навязывая им односторонне выгодные условия лицензионных соглашений, как правило, с уплатой лицензионных сборов, размер которых объективно может быть охарактеризован как „несоразмерно высокий“ в соотношении с технологической полезностью патента или его значением с точки зрения экономической теории благосостояния»1.
Согласно аналогичной позиции, «сущность деятельности таких компаний состоит в том, что истец сфокусирован на коммерциализации судебных разбирательств, а не на торговле производимых товаров, или же на заключении лицензионных договоров для осуществления производства иными лицами. Стратегия „тролля“ состоит из поиска и идентификации сотен, а иногда и тысяч потенциальных ответчиков, для которых заключение мирового соглашения было бы менее капиталозатратным, нежели участие в затяжном судебном разбирательстве»2.
При этом проблема «патентного троллинга» как в зарубежном праве, так и в праве российском стоит достаточно остро, что проявляется в огромном количестве такого рода исков и издержек, которые вынуждены нести компании, в том числе и литигационных, на судебные разбирательства с «патентными троллями».
В России суды также вынуждены рассматривать тысячи «клоновых» дел, что даже привело, в свою очередь, к обращению арбитражных судов в КС РФ с запросом о конституционности норм о взыскании компенсации3.
Положения действующего законодательства и ключевые разъяснения высших судебных инстанций
В российском праве, строго говоря, не имеется специальных способов защиты против «патентных троллей», несмотря на то, что правоприменительная практика регулярно сталкивается с подобными спорами и реагирует на них по-разному4.
Однако, как мы уже говорили ранее, деятельность «патентных троллей» — это деятельность недобросовестная, представляющая собой злоупотребление правом. Следовательно, одним из способов борьбы с «патентным троллингом» является обращение к институту добросовестности в гражданском праве и запрету злоупотребления правом.
Общие положения о необходимости действовать добросовестно и о запрете получения выгоды из своего недобросовестного поведения установлены положениями п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ.
Положения о запрете злоупотребления правом и о последствиях злоупотребления правом закреплены п. 1, 2 ст. 10 ГК РФ.
Помимо нормативно установленных положений о добросовестности и о запрете злоупотребления правом имеются также и ключевые разъяснения ВС РФ.
В пункте 1 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» раскрывается содержание того, что такое добросовестное поведение, а также устанавливаются критерии поведения недобросовестного.
Так, добросовестное поведение — это «поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей в том числе в получении необходимой информации», тогда как недобросовестное поведение, напротив — «очевидное отклонение от добросовестного поведения».
Важным также является и абз. 3 п. 154 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором сказано, что «суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом».
Однако, на наш взгляд, одним из ключевых в рассматриваемой проблематике является недавно опубликованный ВС РФ «Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков», утвержденный Президиумом ВС РФ 15.11.2023 (далее — Обзор ВС РФ от 15.11.2023).
Здесь наибольший интерес представляет собой п. 2, в котором сказано, что «приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается».
Исходя из указанной правовой позиции следует, что ВС РФ дал негативную оценку действиям «патентных троллей» и ориентирует суды на пресечение подобных недобросовестных действий со стороны «формальных правообладателей» товарных знаков, которые в действительности приобретают их не с целью использования, а с целью дальнейшего инициирования судебных процессов по якобы защите своих нарушенных прав.
Стоит отметить, что в основу указанного пункта положено дело, рассмотренное ВС РФ, которое является во многом хрестоматийным с точки зрения наглядной демонстрации схемы деятельности лиц, аккумулирующих товарные знаки, но не использующих их (Определение ВС РФ от 30.06.2023 № 301-ЭС23-2808).
Заявитель по делу предъявил требования к ответчику о запрете использования им товарного знака, поскольку, по мнению заявителя, обозначение ответчика являлось сходным до степени смешения с товарным знаком заявителя, а также о взыскании компенсации.
В обоснование своей позиции заявитель ссылался на то, что он является правообладателем товарного знака, а ответчик якобы незаконно использовал свое обозначение на вывеске торгового центра, поскольку истец с ответчиком лицензионный договор на использование своего товарного знака не заключал. В качестве доказательства незаконного использования товарного знака истец предоставил фотографии торгового центра ответчика, а также лицензионные договоры с другими лицами.
Суд первой инстанции учел результаты рассмотрения подобных дел, в которых истцу было отказано в удовлетворении требований, и пришел к выводу, что истец в действительности не имел намерения использовать свой товарный знак, а подача искового заявления является злоупотреблением правом, в связи с чем пришел к обоснованному выводу о незаконности требований истца.
ВС РФ при рассмотрении дела признал законным вывод суда первой инстанции и также сделал вывод о злоупотреблении заявителем своим правом и об имитации нарушения его прав, в связи с чем в удовлетворении его требований было правомерно отказано.
Ранее в Определении ВС РФ от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 также была сформулирована важная правовая позиция, согласно которой «в случае установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано».
По нашему мнению, правовые позиции ВС РФ в отношении указанного вопроса должны скорректировать судебную практику и направить ее в сторону отказа в защите прав «патентных троллей» при предъявлении ими явно необоснованных исков к добросовестным участникам оборота.
Поскольку «патентные тролли» фактически не ведут какую-либо деятельность и не используют свои товарные знаки, а товарные знаки должны использоваться правообладателями, то в целях усиления правовой позиции можно также обратиться к нормам ГК РФ о необходимости использования правообладателями своих товарных знаков.
В этой связи важно учитывать также и Определение ВС РФ от 20.01.2016 № 310-ЭС15-12683, в котором отмечается, что «с учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца».
В данном случае, на наш взгляд, совершенно оправданно закрепляется приоритет лица, использующего товарный знак, перед правообладателем, который товарный знак не использует. Объяснение такому предпочтению может быть, по нашему мнению, следующим.
Правообладатель товарного знака, который не использует свой товарный знак, по сути, не дает ему функционировать в гражданском обороте5, такой товарный знак становится для оборота «невидимым», не ассоциируется со своим правообладателем, что в принципе противоречит существу исключительных прав и логике ГК РФ. Ровно по этой причине и закреплены положения ст. 1486 ГК РФ о последствиях неиспользования товарных знаков в виде прекращения их правовой охраны.
Из этого же вытекает и то, что с точки зрения экономики ценность лица, использующего товарный знак, и правообладателя, который свой товарный знак не использует, явно несопоставима, поскольку лицо, использующее товарный знак, на микроэкономическом уровне повышает благосостояние общества больше, чем правообладатель, который свой товарный знак не использует. В свою очередь, это также является немаловажным фактором в целях определения того, кому должна предоставляться исковая защита.
Именно по указанным причинам, на наш взгляд, при возникновении вопроса о защите прав предпочтение должно отдаваться лицу, добросовестно использующему товарный знак, а не «формальному правообладателю» товарного знака, который товарный знак не использует, поскольку, как гласит известный принцип, vigilantibus, non dormientibus, jura subveniunt («законы помогают бодрствующим, а не спящим»).
Доказывание недобросовестности
В подтверждение своей позиции по делу о недобросовестности и злоупотреблении правом ответчики могут представлять различные доказательства.
Прежде всего, важность приобретает анализ судебных дел, в которых участвовал или участвует заявитель. Если на момент предъявления иска истец участвует в нескольких десятках аналогичных дел с разным кругом лиц, то вероятно, что его деятельность является «патентным троллингом».
При этом необходимо подчеркнуть, что истцы могут избирать единую модель поведения создания видимости использования товарных знаков и многократно применяют ее в рамках других судебных дел.
Так, в рамках одного из дел, рассмотренных СИП, истец в качестве доказательства его использования представил лицензионные договоры с третьим лицом, фото и видеозапись сельского магазина, на котором была размещена вывеска с товарным знаком (постановление Президиума СИП от 21.02.2022 № С01-2211/2021 по делу № СИП-795/2021).
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в действительности правообладатель заключил лицензионный договор с владелицей сельского магазина, «выплатил ей денежные средства за размещение рекламных материалов и ввел ее в заблуждение в отношении целей использования рекламных материалов и об осуществлении ею хозяйственной деятельности под его контролем».
Вместе с тем, «делая вывод о мнимом использовании знака обслуживания», суд первой инстанции учел и иные установленные по делу обстоятельства: отсутствие указания на магазин в кассовых чеках, подтверждающих факт реализации товара в магазине, и на иных товарно-сопроводительных документах; заключение безвозмездного лицензионного договора.
Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о недоказанности ответчиком его использования с учетом отсутствия «доказательств, подтверждающих фактическое, а не мнимое использование спорного знака обслуживания».
В этом контексте важно также отметить положения п. 5 Обзора ВС РФ от 15.11.2023, в соответствии с которым сам факт заключения лицензионного договора не свидетельствует об использовании товарного знака, поскольку необходимо предоставить доказательства его реального исполнения — реализации лицензиатом товаров, защищаемых товарными знаками истца и однородных с товарами ответчика, или существования намерения такой реализации при заключении сторонами лицензионного договора (осуществления подготовки к реализации) (см. также, например, п. 38 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного суда РФ 23.09.2015).
Выводы
Таким образом, в спорах с «патентными троллями» для ответчиков, прежде всего, большое значение имеет доказательство их недобросовестности и злоупотребления правом. В этой связи важнейшее значение приобретают:
-
анализ стратегии поведения «патентного тролля»;
-
оценка доводов судебных актов, на основе которых судом было отказано в удовлетворении его требований;
-
информация из системы картотеки арбитражных дел с делами, в которых участвует заявитель, и из открытых источников. Нередко деятельность «патентных троллей» широко освещается в средствах массовой информации и может послужить дополнительным доказательством недобросовестности заявителя.
Кроме того, данные из открытых источников могут помочь в доказывании того, что заявитель по делу не ведет никакую предпринимательскую деятельность, а следовательно, и не использует свои товарные знаки, несмотря на то, что, как было отмечено выше, правообладатель обязан использовать свой товарный знак в соответствии с положениями действующего гражданского законодательства, так как в ином случае правовая охрана товарного знака может быть прекращена.
1 Синицын С.А. Злоупотребление правом: от общего к частному (на примере патентных прав) // Вестник гражданского права. 2022. № 6. С. 55—97. Статья доступна в СПС «КонсультантПлюс»
2 Гаджиев Г.А. Патентный троллинг: вопросы правовой квалификации // Журнал российского права. 2021. № 1. С. 31—39; № 3. С. 49—62. Статья доступна в СПС «КонсультантПлюс».
3 Гаджиев Г.А. Там же.
4 Синицын С.А. Там же.
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 № 14503/10 по делу № А40-77602/09‑15‑252.