При наличии двух действующих свидетельств на сходные товарные знаки до признания недействительным свидетельства с более поздней датой действия его обладателя не могут быть расценены как нарушение прав на товарный знак, зарегистрированный с более ранней датой приоритета (постановление Президиума ВАС РФ от 15.12.2009 № 10519/09).
В суд обратилась фирма с иском об обязании ответчика прекратить производство, продажу алкогольной продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, исключительными правами на который она обладает. На момент рассмотрения дела товарный знак, используемый ответчиком, не был зарегистрирован.
Суды первой и кассационной инстанций заявленные требования удовлетворили. А апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил.
Рассматривая дело в порядке надзора, ВАС РФ отметил, что на момент его рассмотрения в суде первой инстанции срок действия лицензионного договора, по которому фирме предоставлялось исключительное право на использование товарного знака, истек. Поэтому она не могла защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 ГК РФ для лицензиатов и правообладателей. В связи с этим требования фирмы не подлежат удовлетворению. Кроме того, не был учтен факт регистрации используемого ответчиком товарного знака на момент рассмотрения дела в кассации. Поскольку товарный знак был зарегистрирован ответчиком в установленном порядке и не был оспорен по правилам ст. 1513 ГК РФ, действия ответчика по его использованию не могут быть признаны нарушением прав на товарный знак со сходным наименованием.
Следовательно, если кто-то использует товарный знак, сходный с вашим, прежде чем обращаться в суд, необходимо выяснить, зарегистрирован ли он в установленном порядке. Если зарегистрирован, нужно подать возражение о предоставлении правовой защиты этому товарному знаку в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. И только после того, как решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности предоставление правовой охраны товарному знаку будет признано недействительным, можно обращаться за защитой своих прав в суд.