Продавец контрафактного товара может взыскать выплаченную правообладателю компенсацию с производителя, если докажет, что принимал меры по проверке его легальности

Проблемы возникнуть могут, если товар, который продает поставщик, контрафактный, то есть произведен без ведома и согласия правообладателя с нарушением его исключительных прав (например, одежда, маркированная чужим товарным знаком, или игрушки, сходные с чужим товарным знаком до степени смешения). Если правообладатель обнаружит продажу контрафакта, он сможет через суд потребовать, во-первых, изъятия контрафактных товаров из оборота и уничтожения их за счет нарушителя, а во-вторых — возмещения убытков или выплаты компенсации либо в фиксированном размере от 10 000 до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (п. 2, 4 ст. 1515 ГК РФ). Вариант определения размера компенсации правообладатель сможет выбрать самостоятельно.

Вероятнее всего, обнаружив контрафактный товар на сайте, правообладатель не станет выяснять, кто его поставил, а попытается предъявить требования сразу к продавцу. И тут возникает вопрос: отвечает ли продавец, если он не знал о том, что реализуемый им товар контрафактный?

Как следует из положений п. 3 ст. 1250 ГК РФ, такие меры ответственности, как возмещение убытков либо выплата компенсации, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если нарушения интеллектуальных прав было допущено им при осуществлении предпринимательской деятельности. Иными словами, правообладатель имеет все основания потребовать выплаты компенсации с продавца, даже если продавец не знал, что продает контрафакт. Но тут возникает следующий вопрос: а может ли продавец взыскать выплаченную правообладателю сумму с не поставившегоего в известность о контрафакте поставщика?

Возможность предъявить регрессное требование о возмещении понесенных в связи с защитой правообладателем своих интеллектуальных прав убытков к виновному лицу предусмотрена п. 4 ст. 1250 ГК РФ. Вот только у этой нормы есть большая специфика.

Вопрос о возможности продавца взыскать с производителя контрафакта в порядке регресса выплаченную правообладателю компенсацию возник в одном споре, который июле этого года попал на рассмотрение Суда по интеллектуальным правам. С компании, продававшей через сайт электротехническое оборудование по очистке масел и перекачке нефтепродуктов, маркированное чужими товарными знаками, правообладатель этих товарных знаков взыскал компенсацию в размере 2 млн руб. (Определение ВС РФ от 12.01.2015 № 302-ЭС14-6054 по делу № А19-15353/2013). Поскольку продавец оборудования сам его не производил, а только закупал у компании-производителя, то решил взыскать выплаченную правообладателю сумму в порядке регресса с производителя, который нанес спорные обозначения на оборудование.

Суд первой инстанции требования продавца удовлетворил частично, сославшись на ст. 1081 ГК РФ, согласно которой лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения. Апелляция решение суда первой инстанции отменила, указав на отсутствие причинно-следственной связи между действиями производителя (ответчика) и возникшими у продавца (истца) убытками. Кроме того, апелляция посчитала недоказанным факт поставки оборудования от производителя продавцу.

Суд по интеллектуальным правам с выводами апелляции согласился. Он указал, что право регрессного требования по ст. 1081 ГК РФ возникает у лица только в том случае, когда оно было привлечено к ответственности не за свои действия, а за действия другого лица. Как следует из системного толкования ст. 1229, 1484 ГК РФ, производство контрафактного товара с его вводом в гражданский оборот и последующая реализация контрафактной продукции представляют собой самостоятельные нарушения исключительных прав правообладателя и производитель и продавец такой продукции несут ответственность перед правообладателем за допущенное именно каждым из них нарушение. Из изложенного следует, что действия продавца по предложению к продаже продукции, маркированной товарными знаками без согласия их правообладателя, образует самостоятельное правонарушение, за которое продавец несет самостоятельную ответственность. А это значит, по мнению СИП РФ, что оснований для вывода о том, что продавец возместил правообладателю вред, причиненный производителем оборудования, а следовательно, и для применения ст. 1081 ГК РФ у судов не было. В иске продавцу отказали (постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.07.2016 № С01-567/2016 по делу № А41-57417/2014).

Кроме того, в постановлении по этому делу СИП РФ отдельно отметил, что продавец не может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности, в том числе в связи с отсутствием его вины, поскольку его деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Вместе с тем продавец, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку закупаемой им продукции на предмет незаконного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению к реализации контрафактной продукции.

Таким образом, СИП РФ выработал условия, которые должен выполнить продавец контрафакта, чтобы доказать право на регресс к производителю:

• доказать факт поставки ему контрафактных товаров (представив в суд договоры поставки и товарные накладные);

• обосновать размер регрессного требования и доказать причинно-следственную связь (приложив решение суда, на основании которого он выплатил компенсацию продавцу);

• попытаться доказать, что он предпринял все от него зависящее, чтобы проверить легальность приобретаемого товара.

Если продавец выполнит указанные условия, суд может встать на его сторону и взыскать выплаченную правообладателю компенсацию с производителя.