К компании предъявлен иск о нарушении исключительного права на товарный знак: учтет ли суд тот факт, что истец не использовал свой товарный знак?

Согласно п. 3 ст. 1250 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Таким образом, тот факт, что компания не знала о наличии товарного знака, зарегистрированного за другой компанией, не освобождает ее от ответственности. Тем более с учетом того, что данный объект является регистрируемым. Компания могла проверить обозначение по реестру, прежде чем начать его использовать.

Между тем у компании-нарушителя есть возможность избежать ответственности по другой причине — ввиду того, что правообладатель сам не использует свой товарный знак. Его действия по регистрации товарного знака и предъявлению к нарушителю иска могут быть квалифицированы в качестве злоупот­ребления правом.

Согласно п. 7 Справки Суда по интеллектуальным правам по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утв. постановлением Президиума СИП РФ от 21.03.2014 № СП-21/2) само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по аккумулированию товарных знаков, не свидетельствует о зло­употреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. Вместе с тем могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Важная правовая позиция была сформулирована в Определении ВС РФ от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013, в котором ВС РФ отметил, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак (на основании ст. 10 ГК РФ, ст. 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоя­тельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции). С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. У истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупот­ребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. Если же будет установлено, что правообладатель зарегистрировал товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Если в деле о нарушении исключительного права суд установит, что правообладатель недобросовестно зарегистрировал товарный знак, компания-нарушитель сможет подать возражения в Роспатент о  признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака (ст. 1513 ГК РФ).

В том случае, если суд не найдет в действиях истца злоупотребления правом, компания-нарушитель сможет подать иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Согласно ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбит­ражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Таким образом, для удовлетворения данного требования необходимы два условия: 1) неиспользование товарного знака в течение трех лет; 2) наличие у истца заинтересованности.

Наличие между сторонами спора о нарушении исключительного права свидетельствует не только о намерении использования истцом в деле о досрочном прекращении правовой охраны, но и о фактичес­ком использовании им товарного знака в своей деятельности. В такой ситуации истец признается лицом, заинтересованным (важное условие для удовлетворения требования по ст. 1486 ГК РФ) в устранении препятствий для осуществления своей деятельности, в том числе путем прекращения правовой охраны товарного знака. Как неоднократно отмечал СИП РФ, наличие споров между сторонами по поводу неправомерного использования истцом товарных знаков ответчика, признания действий по использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции само по себе не означает, что интерес истца является незаконным и не подлежит защите. Напротив, данное обстоятельство может свидетельствовать о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (см. постановления Президиума СИП РФ от 17.03.2016 № С01-35/2016 по делу № СИП-428/2015, от  05.06.2017 № С01-265/2017 по делу № СИП-669/2016).

Здесь, однако, важно учесть, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с  неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время, поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению (п. 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015).

Таким образом, при удовлетворении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака компания сможет продолжить использовать свое обозначение и даже зарегистрировать его в качестве товарного знака, однако требование правообладателя о выплате компенсации (ее размер, между тем, может быть снижен ввиду отсутствия интереса истца в товарном знаке) с большой вероятностью будет удовлетворено.