Действительно, в соответствии с п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, способных ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Согласно п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права, если правовая охрана была предоставлена ему с нарушением п. 1—5, 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ.
Между тем применительно к обозначенной ситуации говорить о введении потребителей в заблуждения не приходится.
В ноябре 2015 г. на обсуждение научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам был вынесен вопрос: совокупность каких именно обстоятельств должна быть основанием для применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, если соответствующее обозначение ранее использовалось иным субъектом? В подготовленной по его итогам справке СИП РФ было предложено следующее решение. Сам по себе факт использования обозначения иным производителем до даты подачи заявки на товарный знак не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем (информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики СИП РФ в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики ВС РФ по вопросам, возникающим при применении положений п. 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ, утв. постановлением Президиума СИП РФ от 05.04.2017 № СП-23/10).
Норма п. 3 ст. 1483 ГК РФ служит главным образом обеспечению интересов потребителей. Такие интересы могут быть нарушены только в том случае, если заявленное обозначение стало широко известно потребителям в отношении товаров другого производителя. В ином случае введения потребителей в заблуждение не будет. Одного факта предшествующего использования в таком случае очевидно недостаточно. Важно, чтобы с обозначением была связана положительная репутация изначального производителя, устойчивые представления потребителей о характеристиках маркируемых данным брендом товаров. Должен существовать реальный риск подмены товаров изначального производителя товарами заявителя.
Важно подчеркнуть, что в данном контексте имеется в виду именно средний российский потребитель. Риск введения в заблуждение должен существовать для преобладающего большинства адресатов товара соответствующего вида.
Таким образом, если используемое обозначение не является широко известным брендом, доказать факт введения потребителей в заблуждение не получится. При этом попытаться аннулировать регистрацию товарного знака можно по другому основанию — как акт недобросовестной конкуренции, злоупотребление правом.
Интерес в рассматриваемом аспекте представляет постановление СИП РФ от 03.06.2016 по делу № СИП-720/2015. Роспатент отказал российскому обществу в регистрации товарного знака Bucephal в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, установив наличие сходства заявленного обозначения с обозначением BUCEPHALUS, которым маркируется алкогольная продукция (вино), производимая американской компанией. Заявитель оспорил данное решение в суд.
СИП РФ констатировал, что ввиду незначительности ввозимых партий товара, маркированного противопоставленным обозначением, у российских потребителей не могла возникнуть ассоциативная связь между обозначением BUCEPHALUS и американской компанией. В связи с этим вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ по причине введения потребителей в заблуждение был признан необоснованным. Тем не менее суд отказал в признании решения об отказе в регистрации товарного знака недействительным по причине того, что действия заявителя представляли собой недобросовестную конкуренцию (злоупотребление правом). Дело в том, что общество пыталось получить необоснованные преимущества за счет уже существующего бренда элитного вина и возможность воспрепятствования введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации этого товара, имеющего сходное до степени смешения наименование. Такие действия запрещены ст. 10.bis Парижской конвенции. Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестности лица, зарегистрировавшего товарного знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица на момент подачи заявки использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди целевой аудитории потребителей.
Важно при этом учитывать, что Роспатент не обладает правомочиями по установлению злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, что подтверждается и судебной практикой (см., например, постановление Президиума СИП РФ от 19.09.2016 по делу № СИП-93/2016). Поэтому в рассматриваемом случае имеет смысл заявить требование о признании регистрации недобросовестной конкуренцией либо в суд, либо в ФАС России.
Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции установлению подлежат следующие обстоятельства:
-
факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;
-
известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;
-
наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;
-
наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;
-
причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения (постановление СИП РФ от 11.10.2016 по делу № А40-63125/2015; решение СИП РФ от 24.10.2017 по делу № СИП-794/2016).
При недоказанности хотя бы одного из перечисленных элементов действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.