Ответим на заданные вопросы по порядку.
Согласно ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляется, в частности, путем предъявления требований:
1) о признании права;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
3) возмещения убытков;
4) об изъятии материального носителя;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.
При этом в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.
Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП РФ) придерживается позиции, что абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации удовлетворению не подлежат. СИП РФ исходит из того, что удовлетворение подобного требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством подачи нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет (см. постановление СИП РФ от 06.10.2017 по делу № А40-122590/2015).
Учитывая подобную позицию суда кассационной инстанции, мы не рекомендуем вашей компании предъявлять к конкуренту претензию и подавать иск до тех пор, пока ответчик не начнет использовать ваш товарный знак.
Согласно п. 5 ст. 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию могут быть переданы на разрешение арбитражного суда по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.
Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.
Согласно п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.
В претензии о нарушении исключительного права необязательно должна быть указана конкрентная сумма компенсации для того, чтобы досудебный порядок урегулирования спор был признан соблюденным. Как отмечает СИП РФ, «размер компенсации определяется правообладателем по своему выбору».
Вместе с тем итоговая взыскиваемая сумма определяется судом, исходя из характера нарушения (постановление СИП РФ от 30.08.2017 по делу № А36-4979/2017). Однако уже на стадии досудебного урегулирования конфликта вашей компании следует выбрать конкретный способ расчета компенсации и указать его в претензии.
Если речь идет о взыскании компенсации в твердой сумме, то оправданно обозначить предельные значения возможной компенсации.
Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от 10 000 до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
3) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.
Нетрудно заметить, что ст. 1515 ГК РФ прямо не предусматривает возможности взыскания с нарушителя исключительного права прибыли, полученной с момента использования знака обслуживания.
Между тем в судебной практике сложился расширительный подход к толкованию положений п. 4 ст. 1515 ГК РФ в части распространения данной нормы не только на товары, но и на услуги.
Так, в постановлении от 02.04.2013 № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 Президиум ВАС РФ не согласился с позицией ответчика, который полагал, что подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы. Как отметил Президиум ВАС РФ, «согласно п. 2 ст. 1477 ГК РФ правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, поэтому при применении данной нормы денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг». При этом Президиум ВАС РФ признал допустимым предложенный истцом расчет компенсации как двойной стоимости реализации ответчиком услуг кабельного телевещания и услуг широкополосного доступа в интернет.
В деле № А43-12230/2014 суд удовлетворил требование правообладателя о взыскании компенсации, рассчитанной исходя из двойной стоимости оказанных ответчиком медицинских услуг (постановление СИП РФ от 05.07.2016 по делу № А43-12230/2014).
Следует, впрочем, учитывать, что суд может снизить установленную сумму компенсации.
Согласно п. 43.3 постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.
При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности,
-
характер допущенного нарушения,
-
срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности,
-
степень вины нарушителя,
-
наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя,
-
вероятные убытки правообладателя,
-
принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
В постановлении № 28-П от 13.12.2016 Конституционный суд РФ указал на возможность снижения компенсации ниже низшего предела, установленного в ГК РФ.
Долгое время в судебной практике сохранялся вопрос, можно ли снижать компенсацию, рассчитанную как двукратный размер стоимости права на использования или контрафактных товаров.
Суды по-разному подходили к решению данного вопроса. Между тем Судебная коллекгия по экономическим спорам ВС РФ в Определении от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233 сформулировала предельно четкую правовую позицию: снизить компенсацию, в том числе ниже установленного в ГК РФ предела, можно вне зависимости от способа ее расчета.
Представляется, что суды должны учитывать, что полученная ответчиком прибыль от оказания услуг связана не только с использованием им чужого товарного знака, но и его собственными усилиями (привлечением компетентных специалистов, приобретением необходимого оборудования и т.п.). В таком случае несправедливо взыскивать с него всю прибыль, тем более в двукратном размере.