Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ элементами нарушения исключительного права являются:
— «не санкционированное» правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения;
— однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;
— вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.
Понятие «сходные товарные знаки» является собирательным, в него включаются тождественные и сходные до степени смешения обозначения. Обозначение считается тождественным с другим обозначением в целом, если оно совпадает с ним во всех элементах. В случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения (п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482).
На практике возможны два варианта. Первый — в обозначениях истца и ответчика совпадает слово, которое несет основную нагрузку. При этом ответчик мог специально дополнить чужой товарный знак для создания видимости отсутствия нарушения. В действительности же он рассчитывает на невнимательность потребителей, которые, не обращая внимания на нюансы, будут атрибутировать контрафактные товары оригинальному производителю. Например, кондитерская фабрика «Красная звезда» не только начала использовать, но и зарегистрировала товарный знак «Дозор буревестника» в отношении конфет, притом что ранее на компанию «Бабаевский» был зарегистрирован товарный знак «Буревестник». Суд признал данные обозначения сходными до степени смешения (см. постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 № С01-128/2017 по делу № СИП-605/2016).
Второй вариант — предполагаемый нарушитель включил обозначение истца (речь в данном случае идет о словесной части) в самостоятельный бренд, который будет атрибутировать к нему как к источнику происхождения товара, а не к правообладателю бренда. Притом что обозначение не обладает значительной оригинальностью.
Долгое время в судебной практике господствовал подход, в соответствии с которым совпадение словесных элементов в обозначении истца и ответчика, обычно при условии однородности товаров, рассматривалось как нарушение исключительного права. Между тем в последние время подход стал более нюансированным, что заслуживает одобрения.
Так, весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело по иску некоммерческого частного образовательного учреждения «УЭЦ „Строитель“» к частному учреждению «УЦ „Иркутский строитель“» о нарушении исключительного права истца на товарный знак «Строитель», зарегистрированный в отношении услуг 41-го класса МКТУ (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2018 № С01-159/2018 по делу № А19-7251/2017).
Основанием для обращения в суд послужило то обстоятельство, что, по мнению истца, ответчик использует принадлежащий ему товарный знак в составе собственного наименования — учреждение «УЦ „Иркутский строитель“», в доменном имени сайта в интернете — ucstroitel.com, в составе контента названного сайта, а также на вывесках, в брошюрах и рекламе. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска. По их мнению, из имеющихся в деле доказательств невозможно установить, что использование ответчиком слова «строитель» вводит потребителей в заблуждение относительно того, кем (истцом или ответчиком) оказываются услуги.
На первый взгляд, данная ситуация схожа со спором о товарном знаке «Буревестник»: в обозначении ответчика использовалось тождественное товарному знаку истца слово, дополненное прилагательным. Между тем в действительности данные ситуации принципиально различаются. Поясним. Товарный знак не является результатом интеллектуальной деятельности, вкладом в научно-техническое развитие. Он обладает ценностью только как идентификатор источника происхождения товара (услуг). Государство гарантирует исключительное право на него, чтобы снизить издержки потребительского выбора, обеспечить добросовестную конкуренцию. В данном случае монополия на обозначение должна охватывать лишь сферу его использования в целях индивидуализации товаров (услуг). Любые иные действия по использованию сходного с товарным знаком обозначения не представляют собой нарушения.
Правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков.
Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности. Правообладатель имеет господство над товарным знаком как идентификатором товаров (услуг) конкретного производителя, но не над обозначением, зарегистрированным в качестве товарного знака. В этом заключается принципиальное отличие товарного знака как от вещи, так и от результата интеллектуальной деятельности. Вещь в юридическом смысле как объект права собственности совпадает с вещью как элементом объективной реальности. Формула патентоохраняемого объекта, определяющая объем правовой охраны, раскрывает разработанное техническое решение. Товарный знак как объект исключительного права далеко не всегда совпадает со знаком (символом) как элементом культуры и языка. Об использовании товарного знака и, соответственно, нарушении исключительного права можно говорить лишь тогда, когда он используется (с позиции потребителя, а не потенциального нарушителя) в качестве указателя на правообладателя как на источник происхождения товара. Если субъект использует обозначение в качестве своего идентификатора, как источник происхождения данного товара, то его действия не являются противоправными.
Если ваше обозначение включает неоригинальное слово, активно используемое в конкретной сфере деятельности, у вас хорошие шансы на то, что суд откажет в удовлетворении иска. Важно при этом доказать, что ваше обозначение не вводит потребителей в заблуждение.