Для начала рассмотрим вопрос, подлежат ли выплате роялти по договору коммерческой концессии, если пользователь не приступил к использованию предоставленных ему объектов.
Согласно п. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). Статьей 1030 ГК РФ предусмотрена уплата пользователем правообладателю по договору коммерческой концессии вознаграждения в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.
В соответствии с п. 4 ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила о возмездном лицензионном договоре. Пунктом 1 ст. 1235 ГК РФ установлено, что по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. В силу п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Согласно п. 13.7 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (п. 4 ст. 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.
В Определении ВС РФ от 18.10.2016 по делу № 78-КГ16-38 была сформулирована правовая позиция: вознаграждение по договору коммерческой концессии выплачивается за сам факт предоставления права на использование объектов интеллектуальной собственности. Следовательно, независимо от того, использовал ли ответчик товарный знак, он все равно должен был выплатить правообладателю роялти.
Таким образом, если исходить из того, что между вами и компанией заключен действительный договор коммерческой концессии, компания должна будет выплатить роялти, несмотря на то что не использовала объекты.
Здесь, однако, следует сразу отметить, что заключенный вами договор вряд ли будет квалифицирован как договор коммерческой концессии. Дело в том, что обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в комплексе исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания. В связи с этим при квалификации договора как договора коммерческой концессии важно установить, на какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) передавались права по нему и зарегистрирован ли этот товарный знак за его правообладателем. Подобная правовая позиция была сформулирована ВС РФ в Определении от 26.08.2015 № 304-ЭС15-5828 по делу № А45-13334/2014.
В вашем случае на момент заключения договора товарный знак не был зарегистрирован. Следовательно, права на него не могли быть переданы по договору коммерческой концессии.
Необходимо при этом учитывать, что неверная квалификация сторонами договора как договора коммерческой концессии не является основанием для признания его недействительным. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2016 № С01-973/2016 по делу № А68-11597/2015. В этом деле ООО «Виза Тревел Групп» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Перфект тревел» о взыскании задолженности по оплате ежемесячных роялти-платежей по договору коммерческой концессии. ООО «Перфект тревел» обратилось к истцу со встречными требованиями о признании сделки, оформленной как договор коммерческой концессии, недействительной. Из материалов дела следовало, что правообладатель передал пользователю право использовать продукт «визовый центр» пользователя, а также комплекс исключительных прав, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию. Права на товарный знак при этом не передавались. Но, несмотря на это, суды трех инстанций признали изначальное требование подлежащим удовлетворению, а встречное — нет. Они исходили из того, что неверная квалификация договора сторонами не влечет его недействительность.
Ваш случай, однако, несколько сложнее. В части передачи прав на незарегистрированный товарный знак соглашение в любом случае будет признано недействительным.
Условия о передаче ноу-хау суд может в принципе квалифицировать в качестве лицензионного договора. Между тем возникает вопрос: была ли определена цена за передачу прав на такой объект как существенное условие возмездного лицензионного договора? Вероятно, вы определили общую сумму за весь комплекс прав. В связи с этим в данной части договор может быть признан незаключенным.
Обязательным условием для передачи права использовать коммерческое обозначение (если такая передача происходит не в рамках договора коммерческой концессии) является заключение договора аренды предприятия. Между тем из предоставленной вами информации не следует, что вы передавали пользователю также предприятие. А потому договор в части передачи прав на коммерческое обозначение будет признан недействительным.