Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Согласно п. 43.4 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 5/29), если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.
На основе данной правовой позиции суды определяют стоимость права на использование исходя из цены ранее предоставленных правообладателем неисключительных лицензий (см., например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2018 № С01-294/2018 по делу № А40-208600/2016, от 24.04.2018 № С01-220/2018 по делу № А75-9720/2017). Если подобные лицензии ранее не выдавались правообладателем, суды, как правило, отказывают в удовлетворении требования о взыскании заявленной компенсации (даже при доказанности факта нарушения) (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2014 № С01-470/2014 по делу № А40-126600/2013).
Решение суда в рассматриваемой ситуации предугадать сложно. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что суд вряд ли удовлетворит требования правообладателя о взыскании компенсации в двукратном размере роялти, установленных в договоре исключительной лицензии за год использования товарного знака. Размер компенсации будет, скорее всего, существенно снижен. Либо суд в принципе откажет правообладателю в удовлетворении требования, даже если факт нарушения будет доказан. Вам следует обратить внимание суда на следующие обстоятельства.
Во-первых, исключительный характер лицензии по договору, заключенному между правообладателем и иным юридическим лицом.
При рассмотрении некоторых дел суды в принципе отказывались рассматривать условия исключительных лицензий при определении стоимости права на использование товарного знака. Так, в постановлении от 24.05.2017 № С01-693/2016 по делу № А45-20577/2015 СИП РФ констатировал, что размер вознаграждения, установленный в лицензионном договоре между предпринимателем и обществом, заключенном на условиях исключительной лицензии, не может быть принят за основу при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с нарушителя.
В другом деле СИП РФ, однако, сделал другой вывод: суд должен учесть цену исключительной лицензии при расчете стоимости права на использование товарного знака. При этом необходимо сделать поправку на разницу в цене на исключительное и неисключительное использование (см. постановление СИП РФ от 21.06.2018 № С01-386/2017 по делу № А54-3645/2016). Истец в данном деле требовал выплаты компенсации в 6 млн руб. Данная сумма была получена посредством умножения на два цены, установленной в договоре исключительной лицензии (2 × 3 млн руб.). Суд первой инстанции отказал во взыскании подобной компенсации. Он исходил из того, что согласно п. 43.4 Постановления № 5/29 за основу при расчете компенсации следует брать стоимость простой лицензии. Между тем представленное истцом в обоснование заявленного размера компенсации соглашение предусматривает исключительную лицензию. СИП РФ отменил данное решение и отправил дело на новое рассмотрение. Он указал, что, отказывая истцу во взыскании компенсации в полном объеме исходя из правовой природы представленного истцом соглашения как исключительной лицензии, суды не выясняли и не устанавливали, какая стоимость права использования спорных товарных знаков соответствует цене неисключительной лицензии в отношении этих товарных знаков. Истец, в отношении которого судами сделан вывод о нарушении его исключительных прав на товарные знаки ответчиком, не может быть лишен полностью права на получение компенсации, поскольку такое право предусмотрено положениями ГК РФ.
Во-вторых, следует обратить внимание суда на то обстоятельство, что цена в лицензионном договоре определена за год использования, тогда как вы использовали товарный знак непродолжительное время.
В одном из судебных споров правообладатель товарного знака заявил требование о взыскании с нарушителя его исключительного права компенсации в 2,4 млн руб. — двукратном размере стоимости неисключительной лицензии правообладателя. Суд первой инстанции удовлетворил требования в части — присудил выплатить 400 000 руб. компенсации. При этом суд исходил из того, что в этом деле имела место разовая реализация единицы товара каждым ответчиком, что могло привести к возникновению убытков, не превышающих стоимость права на использование одной единицы товара каждым ответчиком. При этом суд учел расчет убытков правообладателя, предоставленный ответчиками: «плата за использование товарного знака согласно условиям предоставленного договора — 1 200 000 руб. в год. Ставка платы за использование товарного знака в месяц составит 100 000 руб. Если определять стоимость использования товарного знака исходя из периода реализации, установленного материалами истца (один день), то размер убытков истца составит 100 000 / 30 = 3333 руб.». СИП РФ поддержал данное решение суда первой инстанции (постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2018 № С01-261/2018 по делу № А40-24046/2017).
В-третьих, имеет значение также тот факт, что правообладатель «аффилирован» с лицензиатом.
Суды исходят из того, что факт аффилированности сторон лицензионного договора мог повлиять на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения. От правообладателя, рассчитывающего получить существенную компенсацию, в таком случае требуется подтвердить соответствие свободному рынку определенной в договоре цены неисключительной лицензии (см., например, постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от 20.07.2018 по делу № А33-28024/2017, Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2017 № С01-693/2016 по делу № А45-20577/2015).
Наконец, вы можете также потребовать снижения компенсации на основании положений Постановления Конституционного суда РФ от 13.12.2016 № 28-П. В соответствии с данным актом суды должны учитывать при снижении размера компенсации тот факт, что нарушение было совершено ответчиком впервые, а также учитывать соразмерность компенсации понесенным правообладателями убыткам. Принципиально важно при этом, чтобы о снижении компенсации ниже предела, установленного законом, было прямо заявлено ответчиком, а также были приведены обоснования подобного требования (см. п. 21 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ 12.07.2017), определения ВС РФ от 11.07.2017 № 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 № 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 № 308-ЭС17-3088, от 18.01.2018 № 305-ЭС17-14355).