Использование незарегистрированного наименования, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком, не является нарушением исключительных прав правообладателя такого товарного знака, если оно добросовестно осуществлялось до даты получения приоритета на такой товарный знак (постановление Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 5282/11).
Лицу (правообладателю), на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом (ст. 1484 ГК РФ). Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на него в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1494 ГК РФ). Закон не позволяет использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Но бывает, что обозначения, сходные с зарегистрированным за конкретным лицом товарным знаком, использовались другими лицами до его регистрации и продолжают использоваться без регистрации в соответствии с действующим законодательством. Вопрос, насколько законно такое использование, стал предметом рассмотрения Президиумом ВАС РФ.
Суть дела
Телекомпания и общество выпускают журналы с одним и тем же наименованием. Телекомпания является правообладателем товарных знаков с приоритетом от 2002 и 2003 гг. Словесное наименование товарного знака используется в названии журнала, издаваемого телекомпанией. Общество издает журнал с аналогичным названием с 1971 г.
Телекомпания, считая, что общество незаконно использует наименование журнала, сходное до степени смешения с зарегистрированными ею товарными знаками, обратилась в суд с требованием запретить обществу использовать спорное словосочетание в его фирменном наименовании, а также издавать и распространять журнал с аналогичным названием.
Судебное разбирательство
Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, но в апелляции это решение отменили. Апелляционный суд исходил из следующего. Журнал под спорным наименованием выпускается с 1971 г. Данное обстоятельство подтверждается письмами Минюста СССР, сведениями о сообщениях в средствах массовой информации, свидетельствами о регистрации СМИ от 1990, 1992 и 2006 гг., редакционным уставом журнала, утвержденным в 1990 г., учредительным договором от 1993 г., уставом общества от 2004 и 2007 гг., а также сведениями на титульном листе журнала, на котором указано, что журнал учрежден в декабре 1970 г. и выходит с января 1971 г.
Согласно п. 1 ст. 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на него в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Как следует из материалов дела, приоритет товарным знакам телекомпании был предоставлен в 2002 и 2003 гг., то есть намного позднее регистрации СМИ и начала выпуска журнала общества. Таким образом, суд первой инстанции не учел, что право на название журнала, включающего спорное словосочетание, возникло у общества с 1971 г. в силу регистрации и издания журнала и использовалось до даты приоритета товарных знаков истца. Суд отверг доводы телекомпании, что общество создано только в 2003 г. и до этого момента журнал выпускался не обществом, а иными лицами. Из устава общества и выписок из ЕГРЮЛ следует, что оно является правопреемником редакции ранее выпускавшегося журнала. Суд отметил, что Законом СССР от 12.06.90 «О печати и других средствах массовой информации» не предусматривалась регистрация СМИ в качестве отдельного юридического лица.
Название СМИ используется для его индивидуализации, и исходя из этой функции к нему может быть применено положение ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, предусматривающее его защиту. Если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (п. 6 ст. 1252 ГК РФ). Таким образом, истец как владелец товарных знаков не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своего журнала до даты приоритета товарного знака (без расширения объема использования обозначения после регистрации товарного знака).
Суд кассационной инстанции с таким решением не согласился и вернул дело в апелляцию на новое рассмотрение, посчитав, что необходимо установить, была ли соблюдена процедура регистрации редакции журнала или самого журнала в качестве юридического лица в установленном законом порядке и подлежит ли применению ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При повторном рассмотрении дела апелляция удовлетворила исковые требования лишь в части запрета обществу использовать спорное словосочетание в своем фирменном наименовании.
Окружной суд новое решение апелляции отменил и удовлетворил исковые требования телекомпании в полном объеме, отметив следующее. Вывод суда апелляционной инстанции, что в силу ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности истец как владелец товарных знаков не вправе запрещать использовать спорное обозначение ответчику, который добросовестно его применял для индивидуализации своего журнала до даты приоритета товарного знака, необоснован, поскольку названная статья предусматривает охрану промышленной собственности и неприменима к рассматриваемым правоотношениям.
Позиция ВАС РФ
Передавая дело в Президиум ВАС РФ коллегия судей обратила внимание на следующее обстоятельство. Запрещая обществу издавать и распространять журнал с использованием спорного обозначения, окружной суд сослался на отсутствие в материалах дела документов, подтверждающих факт, что общество является правопреемником лиц, выпускавших журнал с 1971 г. Но в деле есть документы, подтверждающие и факт правопреемства, и факт использования спорного наименования до предоставления приоритета товарным знакам телекомпании — учредительный договор от 1993 г., уставы редакции журнала с 1990 г., передаточные акты и выписки из ЕГРЮЛ. В результате Президиум ВАС РФ отказал телекомпании в удовлетворении иска и оставил в силе первоначальное решение суда апелляционной инстанции.