Что нового в правилах и процедурах регистрации товарных знаков

С 12 сентября 2015 г. действует Административный регламент, на основании которого Роспатент предоставляет государственную услугу по госрегистрации товарного знака¹, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 483 (далее — Регламент). Немного раньше — 31 августа 2015 г. вступил в силу приказ того же ведомства от 20.07.2015 № 482, которым утверждены еще четыре нормативных правовых акта, определяющих процедуру регистрации товарных знаков. Проанализируем, что изменилось при регистрации брендов, логотипов, торговых марок в качестве товарных знаков.

Принятие документов, регламентируюших процедурную составляющую при регистрации товарных знаков, ожидалось с 2008 г. — с того момента, как вступила в силу часть IV Гражданского кодекса РФ, регулирующая вопросы интеллектуальной собственности.

Отсутствие названных документов все эти годы затрудняло работу экспертов Роспатента, патентных поверенных и юристов, работающим с товарными знаками.

Сегодня ситуация изменилась, и вместо одного, столь ожидаемого Регламента, утвержден целый пакет нормативных правовых актов.

Пять документов вместо одного

Итак, помимо Регламента, в настоящее время действуют:

• Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков (далее — Новые правила)²;

• Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы (далее — Требования)²;

• Порядок преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот (далее — Порядок)²;

• Перечень сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак (далее — Перечень)².

Кроме того, утверждены форма свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) и форма свидетельства на коллективный знак².

Такой подход к разработке нормативных правовых актов существенно отличается от того, который применялся раньше — до внесения поправок в ГК РФ. Тогда действовал Закон РФ от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее — Старые правила).

Многие положения Закона о товарных знаках нашли отражение в части IV ГК РФ, а именно в разделе 2 главы 76 (ст. 1477—1515). Причем и до и после 2008 г. документом, регулирующим порядок процедуры регистрации товарного знака от составления заявки до его регистрации в Государственном реестре, были Старые правила, только после 2008 г. они действовали в части, не противоречащей гражданскому законодательству.

Регламент

В Регламенте четко прописываются порядок, основания, сроки и перечень услуг, которые необходимы для предоставления госуслуги по регистрации товарного знака.

Так, в Регламенте приведена подробная контактная информация о подразделениях Роспатента и ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), отвечающих за предоставление госуслуги, а также данные Единого портала государственных услуг, через который возможна подача заявок на регистрацию товарного знака, чего раньше не было. Также приводится перечень документов, которые могут быть представлены заявителем, четко прописаны основания по приостановлению и отказу в предоставлении услуги. Зафиксированы административные процедуры по всем этапам прохождения заявки, а также формы контроля за предоставлением госуслуги.

К числу положительных новаций можно отнести установление в Регламенте процедурных сроков: как общего срока рассмотрения заявки — он составляет 18 месяцев и две недели (п. 13 Регламента), так и сроков по этапам регистрации товарного знака:

• формальная экспертиза — один месяц (п. 100 Регламента);

• экспертиза обозначения — 12 месяцев (п. 112 Регламента);

• выдача свидетельства на товарный знак — 1,5 месяца (п. 165, 170 Регламента).

Для тех, кто постоянно подает заявки на регистрацию товарных знаков, данные сроки не новы, поскольку именно они применяются на практике. Однако их закрепление в Регламенте гарантирует заявителям, что эти сроки не будут увеличиваться, как это иногда бывало, например, в силу загруженности экспертов.

Кроме того, в Регламенте указаны размеры пошлин³, взимаемых при регистрации товарного знака. Это освобождает заявителей от изучения Положения о пошлинах и позволит более правильно рассчитывать итоговую сумму пошлин. Однако необходимость внесения столь детальной информации в Регламент вызывает сомнение. Насколько оперативно будут внесены изменения в Регламент при изменении размера пошлин? Ведь введение новых подзаконных актов, регламентирующих процедуры составления, принятия, рассмотрения заявки ждали семь лет (!).

В Регламенте детально описан порядок действий Роспатента на каждом этапе делопроизводства по заявке на регистрацию товарного знака. С одной стороны, это снимает ряд вопросов, возникающих у заявителей и их представителей, с другой стороны, действия, которые не попали в Регламент, отныне не могут быть осуществлены.

Обратимся, например, к разделу Регламента под названием «Административная процедура экспертизы заявленного обозначения». В пункте 98 Регламента указано, что названная процедура включает административные действия:

1) по проверке соответствия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения (далее — заявленное обозначение) требованиям законодательства РФ;

2) по рассмотрению дополнительных материалов, без которых невозможно проведение экспертизы заявленного обозначения, представленных заявителем по запросу;

3) по рассмотрению доводов заявителя, поступивших в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства РФ, если такое уведомление направлялось на стадии экспертизы заявленного обозначения;

4) по рассмотрению заявления об отзыве заявки, поданного по инициативе заявителя, предусмотренного подп. 12 п. 3 Новых правил.

Таким образом, согласно положениям данного пункта экспертиза вправе рассматривать только дополнительные материалы, представленные по запросу, и доводы заявителя, представленные в ответ на уведомление (предварительный отказ) в регистрации. Перечень заявлений и ходатайств, поданных заявителем по собственной инициативе, также предусмотренных в п. 3 Новых правил (процедуры рассмотрения которых описаны в п. 126—162 Регламента), является закрытым.

Иными словами, если заявитель, например, при подаче заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, в состав которого входит словесный элемент, приобретение различительной способности которого нужно будет доказывать, должен ждать запроса или уведомления. Документы, направленные им в процессе экспертизы до вынесения экспертом уведомления, скорее всего, не будут приняты во внимание, поскольку такая обязанность на эксперта не возложена.

Стоит обратить внимание на п. 106 Регламента. В нем указано, что, если в процессе рассмотрения заявки до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения поступило обращение от любого заинтересованного лица, содержащее указание номера рассматриваемой заявки и документально подтвержденные сведения о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства РФ, представленные сведения учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Это важный инструмент для правообладателей зарегистрированных товарных знаков и тем более для хозяйствующих субъектов, которые использовали обозначение без регистрации и обнаружили, что кто-то уже подал тождественное или сходное до степени смешения обозначение с обозначением, которое они давно и добросовестно использовали в гражданском обороте. Обязанность эксперта рассмотреть обращение заинтересованных лиц при вынесении решения по результатам экспертизы предусмотрена в ГК РФ с 1 октября 2014 г. и позволяет заинтересованным лицам способствовать вынесению законного решения.

Новые правила: требуется больше документов

Все положения, касающиеся содержания заявки и документов, прилагаемых к заявке, а также заявлений и ходатайств заявителя перенесены из Старых правил в Новые правила. Закрытый перечень документов, прилагаемых к заявке, включен в п. 2 Новых правил (см. табл.).

Как видно из таблицы, этот перечень существенно шире того, который был приведен в п. 2.12 Старых правил.

Перечень документов, прилагаемых к заявке (таблица)

Подпунк­ты п. 2 Новых правил	Документ (документальное подтверждение)	Пояснение к новым требованиям
1	Документальное подтверждение согласия на обработку персональных данных представителя заявителя, предусмотренного Федеральным законом от 27.07.2006 № 152­ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон № 152­ФЗ), если заявка подана представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным
2	Устав коллективного знака, если заявка подается на госрегистрацию коллективного знака
3	Копия первой заявки на товарный знак, поданной заявителем в государстве — участнике Конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., заключенной в г. Париже (далее — Парижская конвенция), при представлении заявки, содержащей требование об установлении конвенционного приоритета (далее — конвенционная заявка)
4	Документальное подтверждение правомерности испрашивания выставочного приоритета при представлении заявки, содержащей требование об установлении выставочного приоритета
5	Документальное подтверждение получения заявителем согласий субъектов персональных данных, указанных в заявке, или их представителей на обработку персональных данных указанных лиц, предусмотренных Законом № 152­ФЗ.	Новое требование. Сопровождает все заявления и ходатайства, подаваемые заявителем в процессе регистрации товарного знака. Патентные поверенные освобождаются от предоставления такого согласия, но должны подтвердить получение заявителем согласия от субъектов персональных данных
6	Документальное подтверждение даты основания производства, права заявителя на награды, если заявляемое обозначение содержит указание на дату основания производства, изображение наград, присужденных предприятию или производимым заявителем товарам	Новое требование. Документы представляются в случае указания в обозначении изображение наград, за участия в различных конкурсах. Для исключения запроса экспертизы за­явителю следует позаботиться об этом до подачи заявки
7	Документальное подтверждение согласия соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации в случае, предусмотренном п. 2 ст. 1231.1 ГК РФ	Новое требование. Является отражением новеллы законодательства, исключающей предоставление правовой охраны в качестве товарного знака обозначениям, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части*. Предоставление согласия компетентного органа, исключает необходимость направлять запрос экспертизы или уведомление и ускоряет принятие окончательного решения по заявке
8	Документальное подтверждение согласия (так называемое «письмо­согласие») собственника или лица, уполномоченного собственником, на госрегистрацию товарного знака в случае, предусмотренном п. 4 ст. 1483 ГК РФ
9	Письмо­согласие правообладателя товарного знака, имеющего более ранний приоритет, в случае, предусмотренном п. 6 ст. 1483 ГК РФ	Новое требование
10	Письмо­согласие обладателя авторского права или его правопреемника в случае, предусмотренном подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ	Новое требование. Предоставляется в случае, когда заявленное обозначение содержит результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые авторским правом
11	Письмо­согласие соответствующего лица или его наследника в случае, предусмотренном подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ	Новое требование. Предоставляется в случае, когда в заявленном обозначении используется имя, псевдоним, портрет или факсимиле лица, известного в РФ
12	Письмо­согласие, предусмотренное п. 6 и подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 Кодекса, в случае, предусмотренном п. 10 ст. 1483 ГК РФ	Новое требование
13	Доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного и иного представителя на ведение дел с Роспатентом, выданная заявителем представителю, представителем заявителя иному представителю в порядке передоверия. Законный представитель представляет заверенную копию документа установленного образца, подтверждающего полномочия законного представителя, если ведение дел с Роспатентом осуществляется заявителем через законного представителя	Согласно п. 23 Требований, если заявление подается от имени патентного поверенного, доверенность прилагается по его инициативе
14	Перевод документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском языке
* Федеральный закон от 12.03.2014 № 35­ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Регистрация изменений в заявку

Несомненным достоинством анализируемых документов выступает регламентация делопроизводства по внесению изменений в заявку. Приведен четкий перечень документов, которые должны быть представлены заявителем (п. 3 Новых правил).

Следует обратить внимание на содержание документов, прилагаемых к заявлению о внесении изменений в заявку в части изменения сведений о заявителе в случае передачи права на регистрацию товарного знака (подп. 2 п. 3 Новых правил).

Так, при передаче прав на регистрацию товарного знака обязательным стало предоставление копии договора, чего раньше не требовалось. Подготовка такого договора — обязательная составляющая процесса передачи прав на регистрацию товарного знака, но с точки зрения заявителя новое требование создает дополнительные сложности при передаче права на заявку.

Разновидности обозначений

Расширен перечень разновидностей обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака (п. 32 Новых правил). Конкретизацию получили признаки, позволяющие описать заявленное на регистрацию обозначение (логотип, бренд, марка), что нашло детальное отражение в п. 27 Требований.

Подробно и четко прописаны обозначения, которые признаются экспертизой не обладающими различительной способностью, а также указаны документы, которые могут быть представлены заявителем в качестве доказательства приобретенной различительной способности (п. 34, 35 Новых правил). Стоит отметить, что в Старых правилах такая детальная регламентация отсутствовала, указанные пробелы заполняли методические рекомендации Роспатента.

Более детально по сравнению с ранее действующим актом раскрыты такие положения, как рассмотрение вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя; рассмотрение вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 37 Новых правил).

В п. 46 Новых правил перечислены требования к письменному согласию правообладателя старшего товарного знака. В Старых правилах они не приводились, требования к таким документам предусматривались в методических рекомендациях.

Новая форма заявки и другие новации

Положения по составлению заявки отражены в Требованиях. Это, по сути, инструкция по заполнению заявления на регистрацию товарного знака как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Среди нововведений стоит отметить изменение формы заявки (Приложение № 1 к Требованиям). Обязательны для указания такие реквизиты заявителя, как ОРГН (ОРГНИП для индивидуальных предпринимателей), ИНН/КПП. Ранее в заявке отражались лишь наименование юрлица и его адрес, что значительно затрудняло подачу иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Под одним наименованием в ЕГРЮЛ могло быть зарегистрировано несколько лиц, мог измениться адрес правообладателя, поскольку далеко не все исполняли требования об актуальности данных в реестре товарных знаков, да и такая обязанность в ГК РФ закреплена совсем недавно.

В форму заявки введена графа с информацией об оплате пошлин, что значительно упрощает работу регистрационного органа, но, на наш взгляд, неуместно в заявке. Данное нововведение — следствие отмены требования о необходимости предоставления копий платежного документа. Предусмотрена также графа о согласии на обработку персональных данных.

Согласно Требованиям представляются лишь два изображения заявленного обозначения, причем второй экземпляр оформляется как приложение к заявке с обязательной подписью заявителя или патентного поверенного.

Детально прописаны требования к оформлению перечня товаров и услуг, описанию заявленного обозначения, что ранее предусмотрено не было.

Одним из достоинств Требований можно назвать приложения: разработаны все типовые документы, которые могут понадобиться заявителю в процессе регистрации товарного знака.

Порядок и Перечень — последние два документа из пакета по регулированию процедуры регистрации товарного знака — являются отражением соответствующих глав Старых правил.

Таким образом, новый пакет нормативных правовых документов не меняет процедуру регистрации товарного знака. В то же время, на наш взгляд, он привнесет четкость в работу экспертов и избавит заявителей, поверенных и юристов от формальных ошибок при подготовке документов.

К сведению

Согласно п. 1 ст. 1231.1 ГК РФ к официальным символам, наименованиям и отличительным знакам относятся:

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т. п.);

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

При этом на основании п. 2 той же статьи Гражданского кодекса РФ указанные официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в промышленный образец или средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.