Судьи Верховного суда РФ 11 апреля обсудили проект постановления об интеллектуальной собственности. Новых позиций в нем содержится немного. В основном это разъяснения из других постановлений пленумов ВС РФ и ВАС РФ, а также позиции КС РФ и последняя практика судов, в том числе Суда по интеллектуальным правам. Получилось 185 пунктов с разъяснениями во всех сферах, связанных с интеллектуальной собственностью, в том числе о защите и распоряжении интеллектуальными правами, о привлечении к ответственности информационных посредников, об авторских правах и т.д.
Пленум ВС РФ подготовил проект постановления «О применении части четвертой Гражданского кодекса» (далее — проект). Документ получился объемным — 185 пунктов на 94 листах. В нем содержатся разъяснения о распоряжении и защите исключительного права, авторском праве, правах, смежных с авторскими, патентном праве, праве на ноу-хау, на фирменное наименование, на товарные знаки и знаки обслуживания, наименование мест происхождения товара, на коммерческое обозначение и т.д.
Некоторые положения в проекте были изложены ранее Конституционным судом. Например, о переходе исключительных прав при реорганизации компаний (постановление КС РФ от 03.07.2018 № 28-П). В пункте 51 проекта предусмотрена аналогичная позиция. При реорганизации исключительное право переходит к правопреемнику и подлежит защите с момента внесения записи ЕГРЮЛ. С этого момента правопреемник может пользоваться результатом интеллектуальной деятельности. Но распоряжение таким правом возможно только после регистрации перехода исключительного права или одновременно с ней.
В связи с принятием проекта перестанет действовать ряд других постановлений пленумов ВС РФ и ВАС РФ в сфере интеллектуальной собственности. Например, постановление от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами».
После обсуждения проект отправили на доработку.
Доказательства при рассмотрении дел в суде
ВС РФ решил включить в проект перечень доказательств, которые можно использовать для защиты интеллектуальных прав.
Он отметил, что это могут быть любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные в интернете. Их может заверить не только нотариус, но и сами лица, участвующие в деле. Также допустимыми доказательствами являются распечатки материалов из интернета (скриншоты) с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, и точного времени ее получения.
Такие распечатки суд должен оценить при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами.
При доказывании продажи контрафакта необязательно представлять товарный или кассовый чек либо свидетельские показания. Соответствущий факт может подтвердить аудио- или видеозапись. Согласие на аудиозапись или видеосъемку того лица, в отношении которого они производятся, не требуется. Информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является информацией о его частной жизни.
Суд вправе просмотреть размещенную на определенном ресурсе информацию в режиме реального времени. Например, в случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к судебному разбирательству.
При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента податель возражения или заявления вправе представлять доказательства, которые не исследовались при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение или заявление новыми доводами (основаниями).
Ответственность информационных посредников
В проекте предусмотрены правила определения, когда лицо является информационным посредником, а когда — нет. Если лицо является информационным посредником, то оно несет ответственность в виде возмещения убытков и выплаты компенсации за нарушение интеллектуальных прав только при наличии вины, а в определенных случаях и вовсе не несет ответственность.
Владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта, поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Если владелец сайта внес изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании этого материала и получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала или получение доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации, презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.
Также включены разъяснения о размещении ссылок на сайте. Например, лицо, предоставляющее ссылку на другой материал в интернете, приравнивается к лицам, указанным в п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ (к лицам, которые не несут ответственность), так как оно определяет возможность перехода к этому материалу. Если используется ссылка, при которой на просматриваемом сайте отражается находящийся на ином сайте материал без перехода на этот сайт, то возможность применения к лицу, разместившему такую ссылку, норм об информационных посредниках зависит от нескольких факторов:
-
каким образом оформлена ссылка (в частности, указано ли, что материал находится на ином сайте) и
-
как посетители сайта воспринимают данный материал (как часть просматриваемого сайта и исходящий от лица, разместившего ссылку, или нет).
Если отсутствует указание на то, что материал находится на ином сайте, и посетители сайта воспринимают материал как часть просматриваемого сайта, то лицо, разместившее ссылку, признается непосредственно использующим результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Защита фирменного наименования
По общему правилу, защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности. Но суд может отказать в защите права на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, на основании ст. 10 ГК РФ, если будет установлено, что это лицо начало заниматься конкретным видом деятельности с целью воспользоваться репутацией лица, которое такую деятельность начало осуществлять ранее.
Также ВС РФ напомнил, что в фирменном наименовании не должно содержаться слов «Россия», «российский» и других производных. Слово «русский» в этот перечень не попадает, оно может использоваться в фирменном наименовании.
Персонаж
В проекте подробно изложены положения о персонаже. Под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений действующего лица в произведении в форме, присущей произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.
Не любое действующее лицо произведения является персонажем. Истец, обращающийся в суд за защитой прав именно на персонаж как часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности. При этом учитывается, обладает ли конкретное действующее лицо произведения достаточными индивидуализирующими его характеристиками. В частности, определены ли внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.
При подтверждении наличия индивидуализирующих характеристик действующего лица его охраноспособность в качестве персонажа презюмируется. Ответчик вправе оспаривать такую охраноспособность.
Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем его воспроизведения или переработки. Воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения. Например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа.
В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).
Комментарий эксперта
Анатолий Семенов, общественный представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности
Разработчики проекта Пленума ВС РФ поставили себе задачу — взять из всего прецедентного материала предшествующих актов обязательного судебного толкования полезные, на их взгляд, позиции и «кодифицировать» их в едином новом акте, отменив все старые. Зачастую эти старые акты действуют фрагментарно «в части, не противоречащей» lex posteriori, а суды путаются в отношении их действия во времени и коллизионного толкования.
Из нового в проекте можно выделить ряд пунктов, кодифицирующих относительно свежую практику коллегий ВС РФ, а иногда наоборот, исправляющих ее. Отмечу некоторые из них.
Подсудность споров о неиспользовании товарного знака банкротом
Пункт 11 проекта подразумевает отмену специальной подсудности споров о неиспользовании товарного знака банкротящегося лица Суду по интеллектуальным правам в пользу суда, рассматривающего банкротное дело. Это попытка кодифицировать подход, изложенный судьями И.А. Букиной, Е.Н. Зарубиной и И.В. Разумовым в Определении от 21.03.2018 № 306-ЭС17-19720 по делу № А55-5711/2014.
Данный подход является ошибочным. Он игнорирует тот факт, что помимо частных целей сохранения единства банкротной массы имеются вполне себе публичные цели законодателя по прекращению охраны неиспользуемых обозначений, препятствующих гражданскому обороту, а в случае удовлетворения иска о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака какие-либо законные интересы кредиторов отсутствуют в принципе. По сути, в отсутствие законодательного установления предлагается ввести безальтернативное принуждение истца к выкупу оспариваемого товарного знака на торгах в длительной банкротной процедуре вместо специального иска о досрочном прекращении правовой охраны в порядке ст. 1486 ГК РФ.
Хранение материального носителя с объектом авторских прав
В пункте 95 проекта указано, что само по себе хранение материального носителя, в котором выражен объект авторского права, без цели введения его в гражданский оборот не является самостоятельным способом использования произведения, в связи с чем такое хранение не требует специального согласия правообладателя.
Поддерживаю исправление в п. 95 проекта ошибки, допущенной СКЭС ВС РФ. В Определении от 08.06.2016 № 308-ЭС14-1400 по делу № А20-2391/2013 Коллегия безосновательно приравняла бездействие (хранение) к действию (воспроизведению экземпляров). Данная позиция была основана на нескольких ошибках. Во-первых, на логической ошибке: хранение как бездействие не может привести к воспроизведению экземпляра. Во-вторых, на неправильном переводе термина «storage» из согласованного заявления к ст. 1 (4) Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20.12.96. В частности, как «запись», приводящая к изготовлению одного и более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме, а не «хранение». В-третьих, на позиции законодателя, единообразно исключившего хранение из числа способов использования объектов авторских и смежных прав путем его отдельного указания (п. 4 ст. 1252 ГК РФ, ч. 2 ст. 146 УК РФ).
Фактически ВС РФ возвращается к своей собственной позиции, изложенной в п. 25 постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15.
Доли в исключительном праве
Достаточно неоднозначно выглядит попытка разрешить проблему регулирования долей в исключительном праве (п. 24, 25 и 70 проекта). Отрицая соправообладание только на фирменное наименование, следовало бы учесть позицию о том, что российским законодательством также не предусмотрен порядок регистрации на имя нескольких лиц еще и товарного знака, за исключением регистрации коллективного товарного знака (Определение СКЭС ВС РФ от 03.07.2018 № 305-КГ18-2488 по делу № А40-210165/2016).
При этом п. 24 проекта содержит взаимоисключающие выводы. С одной стороны, об отсутствии права у соправообладателей на раздел исключительного права и выдел из него долей и распоряжении исключительным правом только совместно. С другой стороны, допускается, что соглашением может быть определено право каждого правообладателя самостоятельно распоряжаться своей долей в исключительном праве и предусмотрен порядок распоряжения такой долей. При этом п. 25 проекта констатирует неизбежность возникновения долей в исключительном праве в порядке наследования, а п. 70 проекта — долевое распределение компенсации за нарушение исключительного права.
В отношении долей следовало бы предусмотреть ситуацию, когда доли признаются иностранным правом страны создания произведения (ст. 1224, 1256, глава 67 ГК РФ), а также смягчить последствия нарушения соправообладателями требования о наличии соглашения между ними относительно совместного распоряжения правом.
Так, по аналогии с корпоративным регулированием, следовало бы предписать порядок разрешения «дедлока» (так называемой «трагедии разобщенности» — tragedy of anticommons), указав, что продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в исключительном праве на результат интеллектуальной деятельности допускается в случае, если соправообладатели отказались от ее приобретения либо не получено их согласие на отчуждение доли или части доли соправообладателю или третьему лицу.
«Двойная охрана» результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
В пункте 127 проекта так и остался неразрешенным крайне спорный и болезненный вопрос «двойной охраны» результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, лежащий в основе большого числа злоупотреблений и нарушений, в том числе со стороны патентных и товарно-знаковых троллей, сквоттеров и иных недобросовестных лиц, например, занимающихся получением правовой охраны на объекты, находящиеся в общественном достоянии (так называемые «вечнозеленые патенты», регистрация общеупотребительных обозначений и т.п.).
Следовало бы прямо прописать право лица, использующего общественное достояние, на «иск о ненарушении» с требованиями о признании своего права на такое использование и пресечение создающих угрозу действий правообладателя по осуществлению исключительного права в связи с использованием общественного достояния таким лицом.
Кроме того, нужно прямо отойти от имевшейся ранее и допускавшей двойную охрану позиции, изложенной (с возможностью иного варианта) в п. 127 проекта. Так, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Иное бы прямо противоречило абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ, в котором законодатель прямо указывает, что другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.
Такие случаи делятся на три вида:
прекращение исключительного права (общественное достояние);
ограничение исключительного права;
самостоятельные исключительные права у разных лиц.
Ситуация, когда законодатель допускает одновременное наличие исключительных прав на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации, отрегулирована в п. 4 ст. 1229 ГК РФ и также содержит закрытый перечень таких случаев, а именно — п. 3 ст. 1454 (исключительное право на топологию), п. 2 ст. 1466 (исключительное право на секрет производства) и п. 2 ст. 1518 ГК РФ (наименование места происхождения товаров).
Как следует из данного закрытого перечня, законодатель прямо указал, что не допускает возможности одновременного наличия исключительных прав на иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Этот же вывод следует из системной взаимосвязи положений п. 1 и 2 ст. 1383, п. 1 и 2 ст. 1496 и п. 6 ст. 1252 ГК РФ, которыми не допускается регистрация и признание нескольких исключительных прав в отношении одного и того же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Кроме того, из устойчивой судебной практики СИП следует, что существование нескольких исключительных прав на один и тот же объект противоречит публичным (общественным) интересам, на что указывалось, в частности, в решениях Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2019 № СИП-819/2018, от 20.02.2019 № СИП-635/2018, постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2018 № СИП-314/2017, от 27.03.2017 № СИП-464/2016, от 02.05.2017 № СИП-711/2016 и др.