Если участник зарегистрировал на себя товарный знак, схожий с наименованием ООО, другой участник вправе оспаривать регистрацию

ВС РФ решил, что участник общества вправе оспаривать регистрацию товарного знака за другим участником, если товарный знак схож с наименованием общества. Такая регистрация является злоупотреблением правом.

Суть дела

Три физических лица создали ООО Спортивный клуб «ГолдФинч Тим» (далее — общество). Один из них зарегистрировал на себя товарный знак «GoldFinchTeam». У этого участника было 42,5% доли в уставном капитале общества, а также он являлся генеральным директором.

Через несколько месяцев после регистрации товарного знака в Роспатент поступило возражение другого участника общества против предоставления правовой охраны товарному знаку. Роспатент отказал ему. Он указал, что у заявителя отсутствует экономический интерес. Не было доказательств, что общество занималось однородными услугами как на дату подачи возражения (07.05.2019), так и на дату, предшествующую подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (07.06.2018). Кроме того, Роспатент указал, что не может решать вопрос о злоупотреблении правом со стороны правообладателя в административном порядке.

Участник общества, который подал возражение, решил оспорить решение Роспатента в суде.

Позиции судов

Суд первой инстанции признал незаконным решение Роспатента. Он обязал Роспатент аннулировать правовую охрану товарного знака, зарегистрированного на имя участника с долей в размере 42,5%.

Кассация отменила это решение и отказала в удовлетворении заявления. Она указала, что избранный заявителем способ защиты не приведет к восстановлению его прав как участника общества. Суд посчитал, что заявитель мог подать требования о взыскании убытков и об исключении из общества участника, который зарегистрировал товарный знак на себя.

Позиция ВС РФ

СКЭС ВС РФ отменила постановление кассации в части отказа в признании недействительным решения Роспатента.

Коллегия ВС РФ указала, что произвольная часть сокращенного фирменного наименования общества на английском языке (Limited Liability Company Sports Club «GoldFinch Team») является сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком («GoldFinchTeam»).

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может подать заинтересованное лицо (п. 2 ст. 1513 ГК РФ). Данная норма не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности. В связи с этим заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 № 16133/11 по делу № А40-4717/2011.

Если участник общества полагает, что действия исполнительного органа юридического лица не отвечают интересам общества, то он вправе оспорить такие действия по основаниям, определенным законом. В этом деле участник общества ссылался на то, что другой участник, зарегистрировавший на себя товарный знак, действовал недобросовестно, преследуя цель перевести коммерческую деятельность общества на себя. Поскольку этот участник являлся еще и генеральным директором, у него не было интереса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку. При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно признал заявителя заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.

ВС РФ посчитал, что поскольку именно заявителю (участнику общества) принадлежит выбор способа защиты своих прав, то отказ в удовлетворении его заявления со ссылкой на иные способы защиты права не соответствует закону.

При рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подачу заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. При этом он может принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку. Признание действий лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом невозможно в рамках рассмотрения заявления, содержащего отдельное требование о признании таких действий злоупотреблением правом, а осуществляется при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения соответствующего возражения (п. 171 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

По смыслу ст. 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом суд должен установить, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В данном деле суды установили, что в июле 2016 г. участники общества договорились о создании общества с целью предоставления платных спортивных услуг, связанных с лыжным спортом, что нашло отражение в видах деятельности общества. Участник с долей уставного капитала в размере 47,2% зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с указанием в ЕГРИП на те же виды деятельности, для которых было создано и само общество.

Обращаясь с заявкой на регистрацию товарного знака, сходного с фирменным наименованием общества, а также совершая действия, направленные на получение исключительного права на спорный товарный знак с целью продвижения услуг в области спорта, для оказания которых было создано общество, участник общества, будучи генеральным директором, не мог не знать, что регистрация товарного знака нарушает права и интересы других участников, а также право общества на фирменное наименование.

Таким образом, целью действий этого участника было создание собственного бизнеса по оказанию услуг в сфере спорта с использованием товарного знака, сходного с произвольной частью фирменного наименования общества. При этом ВС РФ учел, что общество вело коммерческую деятельность в этот же период и имелся корпоративный конфликт.

В итоге СКЭС ВС РФ признала, что действия участника, который зарегистрировал товарный знак на себя, являются злоупотреблением правом по отношению к заявителю и обществу.